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原作者：郑中人台湾世新大学兼任副教授
前言 2
第一節美國實用性(UTILITY)之概念 5
第二節產業利用性的立法沿革 10
一、產業利用性之立法演變 11
二、學者的見解與智慧局的解釋 12
三、檢討與分析 16
第三節、常與產業利用性相混淆之其他要件 20
一、充份揭露與產業利用性 20
二、可實施性與產業利用性 23
三、申請專利範圍 26
第四節行政法院專利判決分析 28
一、產業利用性興可實施性混為一談 28
二、申請專利範圍過廣與產業利用性之混淆 37
1.醫藥相關發明之產業利用性 39
2. 只引第二十二條第三項 41
3. 引第二十二條第四項 43
4. 同時引第二十二條第三項及第四項 48
第五節、問題檢討 55
一.充份揭露、可實施性以及請求項具體明確是否為專利要件 56
二. 是否必須以實施例支持申請專利範圍 60
三.申請專利範圍太廣應屬第二十二條第三項規範或第四項規範 63
第六節結論 65
前言
发明必须具备专利要件(patentability)才能申请专利 。一般所称专利要件是指法定标的(statutory subject matter) 、产业利用性(industrial application) 、新颖性(novelty)及进步性(inventive step) 。各国专利制度发展初期旨在外国引进技术发展国内产业，所以只要是国内没有的，不问是自己发明的或引进国外已知的技术，就给予专利权。当国内科技的水准与产业的发展赶上外国时，给予专利权始要求新颖性。到了十九世纪中叶申请专利的发明案件逐渐增加到无法负荷时，更进一步要件非显而易知性。所以产业利用性是最原始的专利要件 ，原始到很多人习焉不察，一般的机械电子的专利申请案，很少是以不具产业利用性驳回，唯有在医药化学以及新兴的生化科技的申请案，产业利用性的要件又再度成为焦点。各国专利法上没有产业利用性的定义条款，美国专利法仅在专利法第101条规定…….有用的发明….可以请求专利 。因此美国学术上或实务上称为utility，一般译为实用性。虽然如此，美国法院在审理个案解释实用性时不断地发展出一些思维架构与逻辑体系，使审查人员或发明人及其代理人在相当程度内沟通讨论。相对地，我国民国七十五前的专利法对产业利用性是有明文加以特别定义的 ，八十三年修法时删除定义规定，仅在第二十条第一项规定凡可供产业上利用之发明，无下列情事之一者，得依本法申请取得发明专利。由于专利法本身无定义规定，审查实务仍然沿用七十五年修法的定义。专利法上的定义还是相当抽象，实务上未发展出一套推理架构，造成人言言殊，甚至常和「请求项必须具体确定」 或「充份揭露」 或「可实施性」 的专利说明书的记载要件混为一谈，使发明人或其代理人无所适从。
按发明千殊万别，各种技术之特征也南辕北辙，天底下没有二件相同的专利发明，因此很难以一抽象的定义规范或解释所有申请案的产业利用性的争议。所以欲探求产业利用性之真义，必须从行政法院相关判决着手。本文企图从行政法院关于专利之判决整理归纳出一些原则或体系。
本文第一节介绍美国实用性的发展与理论，第二节回顾我国产业利用性的立法沿革，第三节详论经常与产业利用性相混淆等其它要件，第四节分析行政法院关于产业利用性的判决，第五节归纳行政法院相关判决的问题，最后第六节结论。
第一节美国实用性(utility)之概念
技术上发明必须具有实用性(utility)，始能申请专利。因为给予发明人专利权禁止他人制造、贩卖或使用其发明品，其目的系奖励发明人利用现有知识创造发明可供日常生活使用的东西，并不是鼓励科学家从事基础研究，探索宇宙自然现象，发现科学真理、自然现象、自然法则等理论的或概念的知识。所以其发明必须对人类物质生活有实际的用途，才给予专利权之奖励。美国最高法院在Brenner v. Mannson乙案明白表示实用性要件的立法目的是在给予发明人独占权之前，以实质效用的形式，以及以立即可得的特定利益之方法，确定社会能取得对价 。申言之，发明必须在现实生活上有具体的应用，祗在实验上有用的或极其奢侈浪费的应用(throw away)如发明喂食蛇的蛋白质，不能取得专利 。
判断发明有无实用之价值，系以所请求的发明能否达到发明人在专利说明书上发明说明部分 所揭露的目的。申请专利范围上界定的发明不必达到发明说明所揭露的全部目的，也毋需较原有替代或竞争技术进步，更不要求能实际量产或商业化。美国专利法权威Donald S. Chisum将发明实用性之要件再析分为三：(1)请求专利范围所界定的发明必须能运作（operable）以及能使用(capable of use)，(2)发明必须运作达到某些最小的有益人类的目的，以及(3)发明必须具有非不法、不道德或违反公共政策之有人类的目的 。换言之，就是请求项所请求的发明能(1)制造与使用，(2)具有人类生活上的实际用途，且(3)该实际用途并不违反公序良俗。请求项界定的发明必须能运作，所以请求项如引述任何不可能实现的或不可能达成其结果的要件，或不正确或不可能运作的要件（Limitation），审查人员应以欠缺实用性而驳回其申请。例如：基因或蛋白质序列或构象（conformation）不对或不正确，或所请求的结构不能执行请求的发明之功能、或发明人原来所要的功能。在机械电子等案件所主张的运作的模式很容易了解，如符合已知的物理和化学法则，其运作是不会被质疑的，是以不会进一步要求证据。另一方面，如所称的运作明显地与众所周知的科学原理冲突，例如申请人声称发现一能产生永远动力的机器，则不能运作的推定是强到足以要求其提出明确证据反驳 。此外，如系争装置的性质是无法以任何已知的科学原理来试验，则申请人有义务证明该装置的运作和实用，以及说明其运作的原理 。如果发明的实用性不是众知过告的(well-established utility)，专利说明书之说明部份必须揭露发明的具体特定的实际用途(specific utility)，即有商业上的特定应用(practical use)。
在化学医药以及生物方面，因为该领域技术的特性，特别注意实用性的问题而发展一些原则：化学物质发明如不知其特定实用，即给予专利，可能会造成知识的独占。由专利权人垄断瀚漠无涯的未知，甚至不可知的领域，势必阻断科学发展的领域 ，故如化学化合物之唯一用途祗是可能作为用途实验（use-testing），而没有现时的商业或实务应用，即不具实用性。简言之，祗有科学研究的用途，不应给予专利。此一要件旨在防止申请人申请只有未来有希望的化合物，取得专利后才从容不迫地继续研究该化合物之特定实际用途，无异鼓励研究人员或业者先申请无数个理论上存在的结构，但不知其特性的化合物，而后才从容地探索其用途，结果可能会造成没有愿意投资于功能或效用的研究上。
一般不具产业利用性要件的情形有二，第一是发明人认为其发明有实用性的理由不明显，第二是申请人认定其发明具有特定用途的说辞或理由不可靠(incredible)。第一种情形即申请人在专利说明书，未记载或说明所主张的发明具有特定用途(specific utility)，或叙述不明确，有此种情形时，不得径以专利说明书未揭露发明的用途或功效之事实就认定申请案欠缺实用性予以核驳，要进一步探求所申请的发明是否具有众所周知的用途(well established utility)，如果具有众所周知的用途，即应认定其符合实用性之要件。所谓众所周知的实用性是指，熟习该项技术者依据揭露的发明特征或申请人在说明书的记载立即知道发明的用途 。一般申请人都会在专利说明书记载发明的功效或用途。申请人在专利说明书叙述的发明用途粗略分为二种，一种是申请人明确指出发明的具体用途或发明的具体应用，另一种是申请人祇表示发明证明有用，但未具体指明可能有用的理由。后者例如申请人揭露特定的生物活性以及该生物活性和特定疾病的合理关系。若仅说明可能治疗未指出的疾病，或只说明发明有有用的生物特性，并不符合专利法上实用性的要件。
另申请人在专利说明部分所叙述的特定用途必须实质且可靠(substantial and credible)，即相关领域的一般技术人员（the person skilled in the art ） ，能根据说明部分的叙述或资料，相信申请人主张发明具有特定用途的陈述与理由，此即可靠性。所谓可靠性，即申请人在说明书说明部份所提供的逻辑与事实以及已知技艺，能支持其实用性的主张。一般而言申请人在说明书的实用性的主张是可靠的，除非(1)实用性的叙述的逻辑有严重错误，或(2)主张实用性的事实和其逻辑扞格不入 。
在医药品方面，申请人主张对人有实用性之专利申请祗要证明对实验的动物有特定的效果，例如哈佛鼠证明能抑制老鼠的瘤，或证明体外的药理活性即可符合实用性的要件。因为关于化合物药理活性的知识显然对社会大众有益处的，医疗专业人员利用具有药理活性的化学品，可以很容易迅速地对抗以及减轻病症。既然给予研究人员诱因尽量多揭露化合物的药理活性是很重要的，是以适当的证据能证明药理活性就构成实际用途的证据 。
法院知道在人体临床试验前，一般实务常使用试验动物以评估化学物(chemical compound)的医药上的可能应用。法院亦了解化学物质在防止减轻或治疗某些实验室的动物上疾病或不适症状(disorder)的证明，并不必然表示该化学物质使用在人体上也会有相同的特征。但法院仍然判定专利申请人在专利说明书主张一个新且非显而易知的化学物质显示某些有用的医药特征，并以有统计意义在标准实验的动物上的试验证明该特征，即足以证明该化学物质已有法定的实用性。所谓标准实验的动物系指熟悉该项技术者通常所用的动物证明特定的医药应用，这些动物有时是老鼠，有时是兔子，有时是鸡，也有猴子。
法院坚信教导社会大众某一化学物质在标准实验动物上显示某些想要的医药特征，即对技术有相当有用的贡献，纵使认为事实上在治疗人体时该化学物质可能没有价值。
专利局常要求申请人必须以人体实验证明其发明之疗效，但CAFC(Court of Appeals Federal Court)认为专利局虽然出于善意以及适当的动机，但不能改变国会并未赋予专利局保护大众免于化学专利的可能滥用之事实。并未发现专利法或其它法律给予专利局权利或义务去要求申请人对其所请求的化学物质或其它物质，于说明该化学物质或其它物质在医药应用上是有用外，还要证明如用在人体上是安全的有效的可靠的。如国会想要赋予专利局该项责任时，不是由法院也非由专利局自行规定，必须由法律规定 。
第二节产业利用性的立法沿革
本节先回顾立法的演变，并检视学者见解与智能局的解释。
一、产业利用性之立法演变
台湾从民国三十八年元月元旦施行专利法，该法第一条开宗明义规定凡新发明之具有工业上价值者，得呈请专利。发明之具有工业上价值就是现在所说的产业利用性。同法第三条将工业上价值定义为，谓无左列情事之一者:一、不合实用者。二、尚未达到工业上实施之阶段者。工业上价值者被解释为申请专利的发明限于工业上的发明，排除工业以外例如农业畜牧等业之发明，至民国六十八年修法时将前开工业上价值者改为产业上利用价值者，才解决争议 。同法第三条定义条款没有改变。八十三年专利法全盘大翻修，在第二十条第一项规定凡可供产业上利用之发明，无下列情事之一者，得依本法申请取得发明专利:同时删除行之有年的产业利用性之定义条款。依据行政院删除该「产业上利用价值」条文之提案要旨所载：「修正条文第二十条第一项之序文『可供产业上利用』此一概念即含有合于实用及预期可达到产业上实施阶段」 ，法院依据上述行政院删除第三条之说明，推演得到如下之解释:可知「预期」可达到产业上利用阶段之发明即为现行法条所称「可供产业上利用之发明」，发明无需「已」达到产业上可利用之阶段方可谓「可供产业上利用」 。
二、学者的见解与智能局的解释
对于抽象的产业利用性，国内学者有相当不同的看法。秦宏济先生没有直接就实用性阐释，祗在讨论发明时指出必须达到一定的技术效果，而所谓达到一定的技术效果者，必须具有新的功用 。新的功用不必较原有物品更为精良、更为经济或效率更高，甚至在稳定情形下，制造更劣之物，亦自有其价值 ，秦氏之论述简洁中肯确为的论。
何孝元先生认为，可供工业上利用而发生某种效用，即有工业上价值 ，工业上价值不同于学术上或实验上之利用，所以发明应适于工业经济予以生产、或可供工业经营利用者，始具有实用性，可供工业上利用或以工业经营生产。其强调祗要发明就有实用性，因此发明之方法或物品本身不问是否系用于工业上，祗须应用人工或自然力，在工业上将原料予以加精制或制造生产之发明，即属有工业上价值，显然何氏并非以发明本身之最终用途判断有无实用性，其见解似与美国最高法院之判决南辕北辙；另一方面，何氏将旧专利法第三条：「本法所称工业上价值，谓无下列情事之一者：一、不合实用者，二、尚未达到工业上实施之阶段者」解释为消极条件，列举有工业上价值之事由，不合实用之发明即不具工业上价值 。其认为实用系指在使用上有实际利益而言，如仅在「理论上颇具实用」，实际上不能应用者，亦属不合实用，所以构造上过于繁杂，或系方法上手续太复杂，无法发生一定之效果或须耗费钜大之人力财力而较原有方法为不易使用，尚未达到工业上实施阶段之发明，不具工业上价值 。查方法上手续太复杂，不一定无法发生一定之效果，如仍发生一定之效果，还是具有实用价值，且已达工业上实施之阶段。笔者认为应以有无结果来论断，不应以构造繁杂或手续复杂决定实用性，应由市场来决定。另笔者认为，发明应合于实用与达到工业上实施之阶段，是不同的二件事，合于实用似相对应于美国专利法上的实际用途，未达到工业实施阶段，则相当于可运作operate能使用capable of use,应指申请案请求之发明已能依其在专利说明书上所揭露的方式达到其所要的功能或目的，换言之，即可以制造及使用。依上揭第三条规定具备实用性的发明必须能制造与使用且具有实际用途。惟能制造的不一定合于实用，例如有很多化学物质可以合成制造出来，但不一定了解其用途。
李恔先生对产业上之利用性之解释完全摆脱当时专利法第三条解释条文之限制，认为专利制度在于促进产业之发达，自须具有产业上之利用价值，若仅能作为学术的、实验的发明，而不合于实用，自不能为专利之对象。李先生所说的「若仅能作为学术的、实验的发明」似雷同于上述美国法院的解释，即欠缺人类实际生活上的用途。然笔者认为，所谓产业上之利用性，并非即指得获经济的利益，因为发明是否能获经济的利益，系于经济的、社会的各种条件，此与发明之本质，亦即技术的价值未必有关系 。
李茂堂先生认为凡是能够在产业上利用的，可以实施的就是有实用性，和表现该项产业技术的方法或物品的本身在经济上、商业上或市场上的价值，并没有必然关系 。然笔者认为，判断是否有用，系以某种发明创作的物品或方法能够实际达成它发明创作的目的为准。因此若不能达成发明创作的目的，或者原本想要解决的问题或困难，事实上根本就不存在，发明创作目的不可能实现，就不符合实用性的要件。且发明的创作目的也必须有助于人类日常生活品质的提升，国家才给予独占权。如发明的主要创作目的违反公序良俗也认为具有实用性而给予专利权，岂不违反专利法的立法目的。故实用性除了可实施外，还要有实际用途。
蔡明诚教授主张发明之标的如得于各种产业，包括农业，予以制造或利用者，其视为产业利用性 。蔡教授之产业利用性似也少了实际用途之要件。
中央标准局在六十七年首次出版专利审查基准，其第一辑简单地解释工业价值之判断:「虽为发明，如为人体之治疗方法，诊断方法，在专利法上不能认为工业上能利用的发明不予专利」，接着说明「发明专利若为化学方法，该方法本身或其目的生成物，在工业上必需能利用，但申请当时之技术水准尚不能被认为工业上可利用，在『将来有其可利用之可能』的发明，应认为工业上可利用之发明。」上述所谓「将来有其利用之可能」的发明，系指在某程度下有实用化，企业化之可能根据之发明而言。例如制造一种新奇化合物的方法，其目的化合物在生物体外已被认有抗菌作用，但对生物体内的抗菌作用或毒性之试验结果尚为不明，同时是否可当为费药品使用尝未被确定以前之发明，或基于新奇反应之处理手段所使用的方法所采用的原料，在申请专利当初工业上难予制造或获得，虽不能实时赴(应为赋之误)予实用化或企业化，但在将来上核原料来源可很容易使其工业化并成为无问题之发明。」 大体上而言，比现在的解释还正确，至少没有与未完成的发明或实际上显然无法实施的发明牵扯上。现行的智能局的审查基准，还是沿用七十五年专利法第三条产业利用性的定义，只是加以衍生不当扩大。智能局从反面解释产业利用性，即列出非可供产业上利用之发明类型，逻辑相当简单，其所谓非可供产业上利用之发明分为:一、未完成之发明，二、非可供营业上利用之发明，以及三、实际上显然无法实施之发明。未完成之发明再细分为欠缺达成目的之技术手段的构想，以及有技术手段但显然不能达成目的之构想。前者更分为二类1.欠缺达成目的之全部技术手段的构想，2欠缺达成目的之部分技术手段。对实际上显然无法实施之发明的进一步解释为发明在理论上虽然可实施，但在实际上却无法实施时即属于非可供产业上利用之发明。
三、检讨与分析
自民国元年之奖励工艺品暂订章程到民国二十八年之奖励工业技术暂行条例，皆未以发明尚未达到工业上实施阶段作为专利要件，三十八年专利法第三条始以「达工业实施之阶段」为判断发明是否具有工业上价值之标准，明文定为工业上价值之要素，其立法理由经济部于三十一年印行之专利法草案说明，并未叙述。此条文经学者之演绎，给予审查人员、行政救济各阶段之人员(包括行政法院法官)以及外围之鉴定机构之专家学者，以其个人对产业之认知或立场，主观随意判断发明不具工业上价值，而驳回许多发明，这是我国专利制度迟迟未上轨道之主要原因之一。民国八十三年修法虽然删除第三条产业上利用性之解释条文，但其理由并不是推翻过去学者之见解、中央标准局以及各行政法院之司法解释，而仅是将本条删除，因在修正条文第二十第一项「可供产业上利用」此一概念即含有合于实用及预其可达到产业上实施阶段 。
按专利法赋予发明人专利权，在于奖励其对产业技术的贡献，而不在于经济上的成就，以独占权诱导发明人将其发明之技术公诸于世，使相关技术领域的一般技术水准的人能制造与使用其发明，而非要求发明人必须自行或授权他人实施，始授予独占权 。因此祗要发明之技术能解决发明人所认定的技术问题或满足其所体认的某种社会需求，即对产业上有贡献，其发明即有价值。盖发明经揭露后，或成为社会实用技术或知识的一部，供社会大众查寻利用，而不必再花费人才财力解决同样或类似问题或设计同样或类似产品以满足社会需要，欲利用发明技术之人，必须以自已风险进行商业化，将发明商业化是主要的创新活动，创新活动主要是经济活动，受经济原则的规范，创新活动当然也是技术发展活动，且此种技术发展之成果，可能也有得申请专利之发明或改良，但原则上创新中之技术发展活动应属于一般技术人员必备基本技术的日常活动。基本技术的操作会使技术人员之技术更精练成熟，或改进制造方法，使手工更精致，品质更完善或改良或增加产品之功能或规格，使产品更完美，创新活动中的技术活动成果，基本上大都属于感觉不到的进步，一种缓慢在直线上推进的演化，不是专利法所欲奖励诱导的技术活动。相对于创新活动之技术成果，发明活动技术进步是可以察觉辨识的，其轨迹不是直线的，发明活动原则上较不受经济原则的规范，一项技术发明能否成功地商业化，除了相关技术配合的因素，主要在于天然资源、经济环境、产业结构、文化宗教、社会习俗等因素。这些因素影响发明商业化，不是发明人能控制或预测的，不能要求将发明商业化作为专利授予之条件，因为发明商业化是企业家的责任；企业家掌握管理影响发明商业化的各种因素：发明的选择、经营(包括研发)团队的组合，资金的募集、产品的行销、市场的开拓等，其成败是由市场决定，风险由企业承坦，不是法律立法或行政机构所能决定或判断的，所以各国专利法没有将商业化的条件规定为取得专利的要件，行政机关亦无须判断该要件是否成就。
产业利用性应指发明本身之用途而言，因为发明对人类有用途，始给予专利，这是专利法的制订目的或理由，发明必须具有符合人类需要的目的，用途是专利的对价，若其用途违反公序良俗或妨害卫生健康，就没有对价；没有对价，就不应给予专利权，有无用途是以申请案主张的发明是否能运转达到申请人在专利说明书所声称之效果。发明是否比具有同样目的的现有装置好，商业上是否可行，也不在乎是否比现有技术进步，技术进步是非显而易知的概念。
发明祇要能运转产生说明书所宣称的结果，即符合产业利用性的要素（operative），也就是能达到其预设之目的。产业利用并不要求发明，必须达到可以上市行销的程度，发明能依说明书操作产生发明人主张的结果或目的，发明即完成reduction to practice。发明完成要商业化，必须经过更密集的发展技术工程，这项创新的活动是企业家的工作，不是发明人所应承担，所以专利法的实用性，不问发明是否达到商业化程度，也不在乎发明的经济或商业价值，发明的经济或商业价值应由市场来决定 。而非由审查员或法官来判断。
产业利用性不是比较的问题，发明能产生预设的功能达到预定的结果即可，不必与现有相同功能或目的的产品比较，实际上不可能拟订一个比较基准，发明的实用性无法量化，找不出一个同分母，可以真实反映每一贡献的价值，速度比较快的方法也许比现有的危险或昂贵，省力的不一定省时，省时的不一定成本低。专利法所规定的实用性，效果应从专利说明书上申请人所宣称的目的，判断其所主张的发明有无对社会有益的用途。
出处:知识产权法学 |
240331
原作者：郑中人台湾世新大学兼任副教授
前言 2
第一節美國實用性(UTILITY)之概念 5
第二節產業利用性的立法沿革 10
一、產業利用性之立法演變 11
二、學者的見解與智慧局的解釋 12
三、檢討與分析 16
第三節、常與產業利用性相混淆之其他要件 20
一、充份揭露與產業利用性 20
二、可實施性與產業利用性 23
三、申請專利範圍 26
第四節行政法院專利判決分析 28
一、產業利用性興可實施性混為一談 28
二、申請專利範圍過廣與產業利用性之混淆 37
1.醫藥相關發明之產業利用性 39
2. 只引第二十二條第三項 41
3. 引第二十二條第四項 43
4. 同時引第二十二條第三項及第四項 48
第五節、問題檢討 55
一.充份揭露、可實施性以及請求項具體明確是否為專利要件 56
二. 是否必須以實施例支持申請專利範圍 60
三.申請專利範圍太廣應屬第二十二條第三項規範或第四項規範 63
第六節結論 65
前言
发明必须具备专利要件(patentability)才能申请专利 。一般所称专利要件是指法定标的(statutory subject matter) 、产业利用性(industrial application) 、新颖性(novelty)及进步性(inventive step) 。各国专利制度发展初期旨在外国引进技术发展国内产业，所以只要是国内没有的，不问是自己发明的或引进国外已知的技术，就给予专利权。当国内科技的水准与产业的发展赶上外国时，给予专利权始要求新颖性。到了十九世纪中叶申请专利的发明案件逐渐增加到无法负荷时，更进一步要件非显而易知性。所以产业利用性是最原始的专利要件 ，原始到很多人习焉不察，一般的机械电子的专利申请案，很少是以不具产业利用性驳回，唯有在医药化学以及新兴的生化科技的申请案，产业利用性的要件又再度成为焦点。各国专利法上没有产业利用性的定义条款，美国专利法仅在专利法第101条规定…….有用的发明….可以请求专利 。因此美国学术上或实务上称为utility，一般译为实用性。虽然如此，美国法院在审理个案解释实用性时不断地发展出一些思维架构与逻辑体系，使审查人员或发明人及其代理人在相当程度内沟通讨论。相对地，我国民国七十五前的专利法对产业利用性是有明文加以特别定义的 ，八十三年修法时删除定义规定，仅在第二十条第一项规定凡可供产业上利用之发明，无下列情事之一者，得依本法申请取得发明专利。由于专利法本身无定义规定，审查实务仍然沿用七十五年修法的定义。专利法上的定义还是相当抽象，实务上未发展出一套推理架构，造成人言言殊，甚至常和「请求项必须具体确定」 或「充份揭露」 或「可实施性」 的专利说明书的记载要件混为一谈，使发明人或其代理人无所适从。
按发明千殊万别，各种技术之特征也南辕北辙，天底下没有二件相同的专利发明，因此很难以一抽象的定义规范或解释所有申请案的产业利用性的争议。所以欲探求产业利用性之真义，必须从行政法院相关判决着手。本文企图从行政法院关于专利之判决整理归纳出一些原则或体系。
本文第一节介绍美国实用性的发展与理论，第二节回顾我国产业利用性的立法沿革，第三节详论经常与产业利用性相混淆等其它要件，第四节分析行政法院关于产业利用性的判决，第五节归纳行政法院相关判决的问题，最后第六节结论。
第一节美国实用性(utility)之概念
技术上发明必须具有实用性(utility)，始能申请专利。因为给予发明人专利权禁止他人制造、贩卖或使用其发明品，其目的系奖励发明人利用现有知识创造发明可供日常生活使用的东西，并不是鼓励科学家从事基础研究，探索宇宙自然现象，发现科学真理、自然现象、自然法则等理论的或概念的知识。所以其发明必须对人类物质生活有实际的用途，才给予专利权之奖励。美国最高法院在Brenner v. Mannson乙案明白表示实用性要件的立法目的是在给予发明人独占权之前，以实质效用的形式，以及以立即可得的特定利益之方法，确定社会能取得对价 。申言之，发明必须在现实生活上有具体的应用，祗在实验上有用的或极其奢侈浪费的应用(throw away)如发明喂食蛇的蛋白质，不能取得专利 。
判断发明有无实用之价值，系以所请求的发明能否达到发明人在专利说明书上发明说明部分 所揭露的目的。申请专利范围上界定的发明不必达到发明说明所揭露的全部目的，也毋需较原有替代或竞争技术进步，更不要求能实际量产或商业化。美国专利法权威Donald S. Chisum将发明实用性之要件再析分为三：(1)请求专利范围所界定的发明必须能运作（operable）以及能使用(capable of use)，(2)发明必须运作达到某些最小的有益人类的目的，以及(3)发明必须具有非不法、不道德或违反公共政策之有人类的目的 。换言之，就是请求项所请求的发明能(1)制造与使用，(2)具有人类生活上的实际用途，且(3)该实际用途并不违反公序良俗。请求项界定的发明必须能运作，所以请求项如引述任何不可能实现的或不可能达成其结果的要件，或不正确或不可能运作的要件（Limitation），审查人员应以欠缺实用性而驳回其申请。例如：基因或蛋白质序列或构象（conformation）不对或不正确，或所请求的结构不能执行请求的发明之功能、或发明人原来所要的功能。在机械电子等案件所主张的运作的模式很容易了解，如符合已知的物理和化学法则，其运作是不会被质疑的，是以不会进一步要求证据。另一方面，如所称的运作明显地与众所周知的科学原理冲突，例如申请人声称发现一能产生永远动力的机器，则不能运作的推定是强到足以要求其提出明确证据反驳 。此外，如系争装置的性质是无法以任何已知的科学原理来试验，则申请人有义务证明该装置的运作和实用，以及说明其运作的原理 。如果发明的实用性不是众知过告的(well-established utility)，专利说明书之说明部份必须揭露发明的具体特定的实际用途(specific utility)，即有商业上的特定应用(practical use)。
在化学医药以及生物方面，因为该领域技术的特性，特别注意实用性的问题而发展一些原则：化学物质发明如不知其特定实用，即给予专利，可能会造成知识的独占。由专利权人垄断瀚漠无涯的未知，甚至不可知的领域，势必阻断科学发展的领域 ，故如化学化合物之唯一用途祗是可能作为用途实验（use-testing），而没有现时的商业或实务应用，即不具实用性。简言之，祗有科学研究的用途，不应给予专利。此一要件旨在防止申请人申请只有未来有希望的化合物，取得专利后才从容不迫地继续研究该化合物之特定实际用途，无异鼓励研究人员或业者先申请无数个理论上存在的结构，但不知其特性的化合物，而后才从容地探索其用途，结果可能会造成没有愿意投资于功能或效用的研究上。
一般不具产业利用性要件的情形有二，第一是发明人认为其发明有实用性的理由不明显，第二是申请人认定其发明具有特定用途的说辞或理由不可靠(incredible)。第一种情形即申请人在专利说明书，未记载或说明所主张的发明具有特定用途(specific utility)，或叙述不明确，有此种情形时，不得径以专利说明书未揭露发明的用途或功效之事实就认定申请案欠缺实用性予以核驳，要进一步探求所申请的发明是否具有众所周知的用途(well established utility)，如果具有众所周知的用途，即应认定其符合实用性之要件。所谓众所周知的实用性是指，熟习该项技术者依据揭露的发明特征或申请人在说明书的记载立即知道发明的用途 。一般申请人都会在专利说明书记载发明的功效或用途。申请人在专利说明书叙述的发明用途粗略分为二种，一种是申请人明确指出发明的具体用途或发明的具体应用，另一种是申请人祇表示发明证明有用，但未具体指明可能有用的理由。后者例如申请人揭露特定的生物活性以及该生物活性和特定疾病的合理关系。若仅说明可能治疗未指出的疾病，或只说明发明有有用的生物特性，并不符合专利法上实用性的要件。
另申请人在专利说明部分所叙述的特定用途必须实质且可靠(substantial and credible)，即相关领域的一般技术人员（the person skilled in the art ） ，能根据说明部分的叙述或资料，相信申请人主张发明具有特定用途的陈述与理由，此即可靠性。所谓可靠性，即申请人在说明书说明部份所提供的逻辑与事实以及已知技艺，能支持其实用性的主张。一般而言申请人在说明书的实用性的主张是可靠的，除非(1)实用性的叙述的逻辑有严重错误，或(2)主张实用性的事实和其逻辑扞格不入 。
在医药品方面，申请人主张对人有实用性之专利申请祗要证明对实验的动物有特定的效果，例如哈佛鼠证明能抑制老鼠的瘤，或证明体外的药理活性即可符合实用性的要件。因为关于化合物药理活性的知识显然对社会大众有益处的，医疗专业人员利用具有药理活性的化学品，可以很容易迅速地对抗以及减轻病症。既然给予研究人员诱因尽量多揭露化合物的药理活性是很重要的，是以适当的证据能证明药理活性就构成实际用途的证据 。
法院知道在人体临床试验前，一般实务常使用试验动物以评估化学物(chemical compound)的医药上的可能应用。法院亦了解化学物质在防止减轻或治疗某些实验室的动物上疾病或不适症状(disorder)的证明，并不必然表示该化学物质使用在人体上也会有相同的特征。但法院仍然判定专利申请人在专利说明书主张一个新且非显而易知的化学物质显示某些有用的医药特征，并以有统计意义在标准实验的动物上的试验证明该特征，即足以证明该化学物质已有法定的实用性。所谓标准实验的动物系指熟悉该项技术者通常所用的动物证明特定的医药应用，这些动物有时是老鼠，有时是兔子，有时是鸡，也有猴子。
法院坚信教导社会大众某一化学物质在标准实验动物上显示某些想要的医药特征，即对技术有相当有用的贡献，纵使认为事实上在治疗人体时该化学物质可能没有价值。
专利局常要求申请人必须以人体实验证明其发明之疗效，但CAFC(Court of Appeals Federal Court)认为专利局虽然出于善意以及适当的动机，但不能改变国会并未赋予专利局保护大众免于化学专利的可能滥用之事实。并未发现专利法或其它法律给予专利局权利或义务去要求申请人对其所请求的化学物质或其它物质，于说明该化学物质或其它物质在医药应用上是有用外，还要证明如用在人体上是安全的有效的可靠的。如国会想要赋予专利局该项责任时，不是由法院也非由专利局自行规定，必须由法律规定 。
第二节产业利用性的立法沿革
本节先回顾立法的演变，并检视学者见解与智能局的解释。
一、产业利用性之立法演变
台湾从民国三十八年元月元旦施行专利法，该法第一条开宗明义规定凡新发明之具有工业上价值者，得呈请专利。发明之具有工业上价值就是现在所说的产业利用性。同法第三条将工业上价值定义为，谓无左列情事之一者:一、不合实用者。二、尚未达到工业上实施之阶段者。工业上价值者被解释为申请专利的发明限于工业上的发明，排除工业以外例如农业畜牧等业之发明，至民国六十八年修法时将前开工业上价值者改为产业上利用价值者，才解决争议 。同法第三条定义条款没有改变。八十三年专利法全盘大翻修，在第二十条第一项规定凡可供产业上利用之发明，无下列情事之一者，得依本法申请取得发明专利:同时删除行之有年的产业利用性之定义条款。依据行政院删除该「产业上利用价值」条文之提案要旨所载：「修正条文第二十条第一项之序文『可供产业上利用』此一概念即含有合于实用及预期可达到产业上实施阶段」 ，法院依据上述行政院删除第三条之说明，推演得到如下之解释:可知「预期」可达到产业上利用阶段之发明即为现行法条所称「可供产业上利用之发明」，发明无需「已」达到产业上可利用之阶段方可谓「可供产业上利用」 。
二、学者的见解与智能局的解释
对于抽象的产业利用性，国内学者有相当不同的看法。秦宏济先生没有直接就实用性阐释，祗在讨论发明时指出必须达到一定的技术效果，而所谓达到一定的技术效果者，必须具有新的功用 。新的功用不必较原有物品更为精良、更为经济或效率更高，甚至在稳定情形下，制造更劣之物，亦自有其价值 ，秦氏之论述简洁中肯确为的论。
何孝元先生认为，可供工业上利用而发生某种效用，即有工业上价值 ，工业上价值不同于学术上或实验上之利用，所以发明应适于工业经济予以生产、或可供工业经营利用者，始具有实用性，可供工业上利用或以工业经营生产。其强调祗要发明就有实用性，因此发明之方法或物品本身不问是否系用于工业上，祗须应用人工或自然力，在工业上将原料予以加精制或制造生产之发明，即属有工业上价值，显然何氏并非以发明本身之最终用途判断有无实用性，其见解似与美国最高法院之判决南辕北辙；另一方面，何氏将旧专利法第三条：「本法所称工业上价值，谓无下列情事之一者：一、不合实用者，二、尚未达到工业上实施之阶段者」解释为消极条件，列举有工业上价值之事由，不合实用之发明即不具工业上价值 。其认为实用系指在使用上有实际利益而言，如仅在「理论上颇具实用」，实际上不能应用者，亦属不合实用，所以构造上过于繁杂，或系方法上手续太复杂，无法发生一定之效果或须耗费钜大之人力财力而较原有方法为不易使用，尚未达到工业上实施阶段之发明，不具工业上价值 。查方法上手续太复杂，不一定无法发生一定之效果，如仍发生一定之效果，还是具有实用价值，且已达工业上实施之阶段。笔者认为应以有无结果来论断，不应以构造繁杂或手续复杂决定实用性，应由市场来决定。另笔者认为，发明应合于实用与达到工业上实施之阶段，是不同的二件事，合于实用似相对应于美国专利法上的实际用途，未达到工业实施阶段，则相当于可运作operate能使用capable of use,应指申请案请求之发明已能依其在专利说明书上所揭露的方式达到其所要的功能或目的，换言之，即可以制造及使用。依上揭第三条规定具备实用性的发明必须能制造与使用且具有实际用途。惟能制造的不一定合于实用，例如有很多化学物质可以合成制造出来，但不一定了解其用途。
李恔先生对产业上之利用性之解释完全摆脱当时专利法第三条解释条文之限制，认为专利制度在于促进产业之发达，自须具有产业上之利用价值，若仅能作为学术的、实验的发明，而不合于实用，自不能为专利之对象。李先生所说的「若仅能作为学术的、实验的发明」似雷同于上述美国法院的解释，即欠缺人类实际生活上的用途。然笔者认为，所谓产业上之利用性，并非即指得获经济的利益，因为发明是否能获经济的利益，系于经济的、社会的各种条件，此与发明之本质，亦即技术的价值未必有关系 。
李茂堂先生认为凡是能够在产业上利用的，可以实施的就是有实用性，和表现该项产业技术的方法或物品的本身在经济上、商业上或市场上的价值，并没有必然关系 。然笔者认为，判断是否有用，系以某种发明创作的物品或方法能够实际达成它发明创作的目的为准。因此若不能达成发明创作的目的，或者原本想要解决的问题或困难，事实上根本就不存在，发明创作目的不可能实现，就不符合实用性的要件。且发明的创作目的也必须有助于人类日常生活品质的提升，国家才给予独占权。如发明的主要创作目的违反公序良俗也认为具有实用性而给予专利权，岂不违反专利法的立法目的。故实用性除了可实施外，还要有实际用途。
蔡明诚教授主张发明之标的如得于各种产业，包括农业，予以制造或利用者，其视为产业利用性 。蔡教授之产业利用性似也少了实际用途之要件。
中央标准局在六十七年首次出版专利审查基准，其第一辑简单地解释工业价值之判断:「虽为发明，如为人体之治疗方法，诊断方法，在专利法上不能认为工业上能利用的发明不予专利」，接着说明「发明专利若为化学方法，该方法本身或其目的生成物，在工业上必需能利用，但申请当时之技术水准尚不能被认为工业上可利用，在『将来有其可利用之可能』的发明，应认为工业上可利用之发明。」上述所谓「将来有其利用之可能」的发明，系指在某程度下有实用化，企业化之可能根据之发明而言。例如制造一种新奇化合物的方法，其目的化合物在生物体外已被认有抗菌作用，但对生物体内的抗菌作用或毒性之试验结果尚为不明，同时是否可当为费药品使用尝未被确定以前之发明，或基于新奇反应之处理手段所使用的方法所采用的原料，在申请专利当初工业上难予制造或获得，虽不能实时赴(应为赋之误)予实用化或企业化，但在将来上核原料来源可很容易使其工业化并成为无问题之发明。」 大体上而言，比现在的解释还正确，至少没有与未完成的发明或实际上显然无法实施的发明牵扯上。现行的智能局的审查基准，还是沿用七十五年专利法第三条产业利用性的定义，只是加以衍生不当扩大。智能局从反面解释产业利用性，即列出非可供产业上利用之发明类型，逻辑相当简单，其所谓非可供产业上利用之发明分为:一、未完成之发明，二、非可供营业上利用之发明，以及三、实际上显然无法实施之发明。未完成之发明再细分为欠缺达成目的之技术手段的构想，以及有技术手段但显然不能达成目的之构想。前者更分为二类1.欠缺达成目的之全部技术手段的构想，2欠缺达成目的之部分技术手段。对实际上显然无法实施之发明的进一步解释为发明在理论上虽然可实施，但在实际上却无法实施时即属于非可供产业上利用之发明。
三、检讨与分析
自民国元年之奖励工艺品暂订章程到民国二十八年之奖励工业技术暂行条例，皆未以发明尚未达到工业上实施阶段作为专利要件，三十八年专利法第三条始以「达工业实施之阶段」为判断发明是否具有工业上价值之标准，明文定为工业上价值之要素，其立法理由经济部于三十一年印行之专利法草案说明，并未叙述。此条文经学者之演绎，给予审查人员、行政救济各阶段之人员(包括行政法院法官)以及外围之鉴定机构之专家学者，以其个人对产业之认知或立场，主观随意判断发明不具工业上价值，而驳回许多发明，这是我国专利制度迟迟未上轨道之主要原因之一。民国八十三年修法虽然删除第三条产业上利用性之解释条文，但其理由并不是推翻过去学者之见解、中央标准局以及各行政法院之司法解释，而仅是将本条删除，因在修正条文第二十第一项「可供产业上利用」此一概念即含有合于实用及预其可达到产业上实施阶段 。
按专利法赋予发明人专利权，在于奖励其对产业技术的贡献，而不在于经济上的成就，以独占权诱导发明人将其发明之技术公诸于世，使相关技术领域的一般技术水准的人能制造与使用其发明，而非要求发明人必须自行或授权他人实施，始授予独占权 。因此祗要发明之技术能解决发明人所认定的技术问题或满足其所体认的某种社会需求，即对产业上有贡献，其发明即有价值。盖发明经揭露后，或成为社会实用技术或知识的一部，供社会大众查寻利用，而不必再花费人才财力解决同样或类似问题或设计同样或类似产品以满足社会需要，欲利用发明技术之人，必须以自已风险进行商业化，将发明商业化是主要的创新活动，创新活动主要是经济活动，受经济原则的规范，创新活动当然也是技术发展活动，且此种技术发展之成果，可能也有得申请专利之发明或改良，但原则上创新中之技术发展活动应属于一般技术人员必备基本技术的日常活动。基本技术的操作会使技术人员之技术更精练成熟，或改进制造方法，使手工更精致，品质更完善或改良或增加产品之功能或规格，使产品更完美，创新活动中的技术活动成果，基本上大都属于感觉不到的进步，一种缓慢在直线上推进的演化，不是专利法所欲奖励诱导的技术活动。相对于创新活动之技术成果，发明活动技术进步是可以察觉辨识的，其轨迹不是直线的，发明活动原则上较不受经济原则的规范，一项技术发明能否成功地商业化，除了相关技术配合的因素，主要在于天然资源、经济环境、产业结构、文化宗教、社会习俗等因素。这些因素影响发明商业化，不是发明人能控制或预测的，不能要求将发明商业化作为专利授予之条件，因为发明商业化是企业家的责任；企业家掌握管理影响发明商业化的各种因素：发明的选择、经营(包括研发)团队的组合，资金的募集、产品的行销、市场的开拓等，其成败是由市场决定，风险由企业承坦，不是法律立法或行政机构所能决定或判断的，所以各国专利法没有将商业化的条件规定为取得专利的要件，行政机关亦无须判断该要件是否成就。
产业利用性应指发明本身之用途而言，因为发明对人类有用途，始给予专利，这是专利法的制订目的或理由，发明必须具有符合人类需要的目的，用途是专利的对价，若其用途违反公序良俗或妨害卫生健康，就没有对价；没有对价，就不应给予专利权，有无用途是以申请案主张的发明是否能运转达到申请人在专利说明书所声称之效果。发明是否比具有同样目的的现有装置好，商业上是否可行，也不在乎是否比现有技术进步，技术进步是非显而易知的概念。
发明祇要能运转产生说明书所宣称的结果，即符合产业利用性的要素（operative），也就是能达到其预设之目的。产业利用并不要求发明，必须达到可以上市行销的程度，发明能依说明书操作产生发明人主张的结果或目的，发明即完成reduction to practice。发明完成要商业化，必须经过更密集的发展技术工程，这项创新的活动是企业家的工作，不是发明人所应承担，所以专利法的实用性，不问发明是否达到商业化程度，也不在乎发明的经济或商业价值，发明的经济或商业价值应由市场来决定 。而非由审查员或法官来判断。
产业利用性不是比较的问题，发明能产生预设的功能达到预定的结果即可，不必与现有相同功能或目的的产品比较，实际上不可能拟订一个比较基准，发明的实用性无法量化，找不出一个同分母，可以真实反映每一贡献的价值，速度比较快的方法也许比现有的危险或昂贵，省力的不一定省时，省时的不一定成本低。专利法所规定的实用性，效果应从专利说明书上申请人所宣称的目的，判断其所主张的发明有无对社会有益的用途。
出处:知识产权法学
