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原作者：郑中人台湾世新大学兼任副教授
关于专利侵害诉讼，法官、检察官或律师或许因为没有技术背景，遇到技术问题，动辄委由智慧财产局等鉴定机构处理，且对于鉴定机构之处理结果不敢置喙，造成我国专利侵害诉讼实质上由智慧财产局等鉴定机构审判之现象。然而专利法上之发明，完全以申请人在申请专利范围所界定之发明为凭。不论是发明是否具备专利要件，专利无效之判断，以及专利侵害之认定，概以申请专利范围为准。可以说不懂申请专利范围，就无法了解专利法。申请专利范围是专利法的入门门坎。申请专利范围是欧美专利制度发达国家历经一二百年之经验累积，所建立之一套理论。有周密完整的逻辑结构，以界定抽象的发明概念。熟悉此套逻辑结构，加上深厚的法学训练，大约可以掌握国内百分六十以上专利之发明的概念。本文系以没有理工背景之法学研究者之立场，应用撰写与解释请求专利之一般原理原则，来分析检讨士林地方法院之一则关于专利侵害之判决。此判决除专利侵害之争议外亦涉及再发明之问题。但本文主要探讨再发明之问题，以及介绍专利侵害判断之一般原则。
一、背景
本案看似是一件很单纯的是否侵害专利的刑事诉讼案件，其实涉及到几个重要、简单但常被误解的基本原则值得加以评论。案情是自诉人郑先生发明电气箱用之通路定位座，委托专利事务所于78年8月7日申请新型专利申请案号78207496，翌年三月一日核准公告（公告编号130207），嗣于85.4.12向台湾板桥地方法院法院提起刑事自诉，控告某一电机有限公司之代表人简女士与其业务负责人共同擅自制造、贩卖与自诉人前述专利物品之构造相同之XX牌新型卡入式分电箱，违反专利法第125条与128条之规定；然而被告之一简先生，亦于82年10月14日自行申请新型卡式分电箱之导电座结构(申请案号82214899)，智慧财产局(智慧财产局前身)于83年9月1日核准公告(公告编号229896)，公告后历经案外人张00、杨00、刘00及马00分别提出异议，四人均委托上述同一家专利事务所为之，前揭四位异议人皆引用自诉人之第 78207496号（申请案号）新型专利，证明简先生之第82214899号新型专利欠缺新颖性（见经济部智慧财产局专利异议审定书台专（判）04020字第110928号、第110929号、第110930号以及第111234号)，惟该四件异议案皆被智慧财产局审定异议不成立。
二、法院之判决
板桥地方法院将被控产品送请智能财产局鉴定是否与自诉人主张被害新型专利相同，智慧财产局虽认定被控产品系属利用自诉人主张被侵专利之主要技术内容所完成之创作，属被侵害专利的再发明。法院似乎采信智慧财产局之认定，却以被告未具备侵权之故意，而与专利法第一百二十五条及第一百二十八条之构成要件不合，判决被告无罪。法院认定被告无犯罪故意之理由，是被告申请专利过程中亦据案外人以自诉人之新型专利为据提出异议，经智慧财产局认定被告简先生所申请之新型专利与自诉人之上开专利整体结构特征不同，而审定为异议不成立。且被告于制造贩卖上开分电箱产品之际，既自认系依据其所取得之新型专利而为，所以主观上难谓有侵害自诉人专利权之认识而欠缺犯罪故意。最后，尚认本件应系被告应如何征得自诉人同意而实施其再发明之民事债权债务关系而已。
本判决涉及专利侵害之认定，责任要件之故意之要件，再发明之定义，以及再发明之立法目的等问题。惟本文祇介绍专利侵害之认定以及探讨再发明之一般原则。
三 、专利侵害之认定
若主张被告产品侵害原告专利，原告应证明其(1)拥有有效之专利权，(2)以及被控产品侵害该专利。前者祗要原告提出专利权证书即可。盖专利权证书之功\效在推定专利有效，因此专利有无效之原因由被告提出反证证明。后者原告必须证明请求范围所引述的组件，组件间的结构关系，运作方法与效果或功能等限制均在被控的产品上出现，即符合全要件原则。假使符合，未必构成侵害，还要进一步分析被控产品有无逆均等论。有逆均等论时，即组成组件虽然相同，但其所用原理或达成之作用或功\效不同者，不构成侵害。不构成均等论者，一定侵害原告之专利。
如果不符合全要件原则，必须进一步探讨被控产品上有无与 “未在被控产品出现的组件” 均等之组件。如有均等之组件出现，则再检视被告有无主张申请档案禁反言原则之抗弁，即从原告申请该专利之所有档案数据里，检视原告曾否于申请专利过程中，放弃该实质等同的组件，如果有就不构成侵害，因为原告既然在申请过程中放弃，自不能日后在诉讼上主张其己放弃之部分；如果申请档案禁反言原则不成立，则构成侵害；反之，即不构成侵害。
如认定被控产品不该当自诉人被害专利之全部构成要件，则可径自判决驳回。因为如被控产品不侵害系争专利，自然不构成系争专利之再发明﹔反之如被控产品被认定该当系争专利之构成要件，则被告可进一步主张该被控产品是自己所有专利(即再发明)之实施例。如法院判定该被控产品确属被告自己所有专利之实施例，则被告该专利之构成要件势必含有被害专利之全部组件及其它限制，也就是被告再发明之抗辩成立。设若被控产品确实是被害专利之再发明，就本案而言，似应进一步讨论被告是否给予自诉人补偿金？如未给付﹐才有到底是否构成专利第125及128条刑事责任之问题，或如地院所云纯属民事债权债务的纠纷。现行专利法已修改为得协议交互授权实施，协议不成立时，得依第七十八条第一项申请特许实施。
四、请求专利部分之解释
因此法院首先必须确定原告主张被侵害专利之请求专利部分(claim)之范围，因为依专利法之规定，专利权之范围以专利说明书之专利请求范围为准。双方对请求专利部分如有争议时，(1)应由法院就争议请求专利部分解释，(2)请求专利部分的解释确定后，就比对被控产品与请求专利部分的组件及其它限制，判断被控产品是否被专利权所涵盖。请求专利部分的解释是法律适用问题，而非事实认定问题。虽然如此，请求专利部分的解释经常涉及事实问题，即当事人对于请求专利部分所用的文字之技术意义如有争执时，得由专家证人作证以确定其意义，此部分是属于事实认定问题。依美国相关法律规定，事实问题是由陪审团认定，法官再根据陪审团认定的事实适用法律；而依我国诉讼法规定事实认定与法律适用皆属法官之职权。\r
如上所述专利侵害诉讼受理法院应先确定申请专利范围，如有技术上之争执，可由鉴定机构鉴定，法官依其鉴定结果适用法律。本案法院未就自诉人系争之专利权界定其范围，分析其构成要件，径送鉴定机构鉴定，等于由鉴定机构解释法律(解释专利权之范围)、认定事实(被控产品有无被害专利所界定之发明之全部构成要件)并适用法律(判断有无构成要件之该当性)。现行所谓侵害鉴定，事实上是包括申请专利范围的界定与构成要件的分析，而非仅判断被控产品是否有“已经”解释的申请专利范围所界定的全部组件及其它限制。法院未分析确定专利之构成要件，即由鉴定机构分析确定并判断有无构成要件该当性，其判决是否适法颇值得深思研究。
所以目前智慧财产局或其它鉴定机构实际系从事解释与适用法律以及认定事实的工作，显然违反宪法第七十七条「司法院为国家最高司法机关，掌理民事、刑事、行政诉讼之审判。」第八十条「法官须依据法律独立审判不受任何干涉。」的规定。
再者，本案法院虽未明白指出，被控产品该当被害专利之构成要件，但其依据智慧财产局之认定被控产品系被害专利之再发明，而后以被告主观上无犯罪故意，判决被告无罪，显然意指被控产品该当被害专利之构成要件。如上所述，当法院认定被告产品该当被害专利之构成要件后，如被告主张该被控产品系其专利之实施例时，法院才得以采酌。本案法院除对专利侵害之判断有所有误解外，其推理逻辑亦嫌速断。
五、我国专利法有关再发明规定之演变
查再发明的历史可溯自”民国”二十一年之奖励工业技术暂行条例。其第六条规定条凡利用他人物品或方法在其专利权期内再有发明时，得呈请奖励。但新发明人应给原发明人以相当之补偿金或协议合制，原发明人无正当理由不得拒绝 。”民国”三十八年之专利法第九条规定利用他人之发明或新型，在其专利内再发明者，得申请专利。但再发明人应给专利权人以相当之补偿金或协议合制，专利权人如无正当理由不得拒绝。而后几次修正皆未触及再发明。”民国”八十三年专利法全面修订，再发明规定在第二十九条第一项，其条文曰：利用他人之发明或新型再发明者，得申请发明专利。并增加第二项明文定义再发明，即再发明系指利用他人发明或新型之主要技术内容所完成之发明。
六、再发明之立法目的
在”民国”八十三年修法之前，历年专利法皆规定，再发明人应给原发明人以相当之补偿金或协议合制，原发明人无正当理由不得拒绝。但无明文规定再发明之定义，而在第六十八条规定再发明之专利权人非经原发明之专利权人同意不得实施其发明。现行专利法加以明文规定，该法第八十条第一项规定第二十九条再发明专利权人未经原专利权人同意，不得实施其发明；同条第三项规定前二项再发明专利权人与原发明专利权人，或制造方法专利权人与物品专利权人，得协议交互授权实施，协议不成时，得依第七十八条第一项申请特许实施。\r
但书之立法目的为何？似未有人探讨。按再发明是为发明之改良，其一定含有原发明之全部要件，所以当然侵害原发明。因此原发明之专利仍然有效时，实施再发明一定侵害原发明之专利权。 任何人欲制造使用再发明之专利品或方法非取得原发明之专利人之同意不可，而原发明人可能不会同意。因为既然是改良所以比原发明更能被市场接受而影响原发明之市场。结果再发明人之发明无法上市销售，其私人投资不能回收（当然不一定如此），社会也无法享有再发明之利益，有失专利法鼓励发明之基本目的。再者依当时专利法规定，再发明人取得专利后二年内如未实行制造，其专利将被撤销； 反之如依法实施必侵害原发明人之专利权，为使再发明人应实施再发明专利，而不侵害原发明人之专利权，同时兼顾原发明之权利，所以以法律限制原发明人之禁止他人实施之权利，而代以报酬请求权。有些国家为防止原发明人某其私利，而拒绝同意再发明人实施其原发明之专利，尤其是后进国家，特别规定改良专利权人勿需原发明之专利权人之同意，得径行实施其再发明，惟必须给付相当之权利金。换言之，为调和公益（社会享受再发明之技术）与私利（原发明人无法独占市场，因有改良之产品竞争），而例外地不给原发明专利权人排他权，而以报酬请求权（补偿金或约定权利金）代之。反之则不然，即原发明人未经再发明之专利权人之同意不得实施再发明。亦有国家规定原发明人也可以不需要再发明人之同意而使用再发明。我国自”民国”二十一年之奖励工业技术暂行条例，即采只有再发明人得不经原发明人之同意实施其发明。然而现行专利法不但明文规定再发明专利权人未经原专利权人同意，不得实施其发明，而且删除上述但书之规定，改为“再发明人与原发明专利权人……得协议交互授权实施、协议不成时得依第七十八条第一项申请特许实施。”其修改之理由并未交待，但显然与过去之政策不同。
七、再发明之定义
在”民国”八十三年以前专利法没有明文规定再发明之定义，也没有学者探讨。历年专利法皆将追加专利径称再发明；而他人之再发明则曰“利用他人之发明或新型，在其专利内再发明者”。 此二条文皆称为再发明，所以学者称自己之再发明为追加专利，他人之再发明，为再发明。二者都是再发明，其概念大致相同，不同者祗是再发明之发明人有别而异，以及追加专利可能包括不属再发明之改良。事实上二者之立法目的不同，条文用辞亦有别，其概念内涵似有不同。本文祗探讨利用他人之发明或新型之发明，合先说明。依条文之文义解释，再发明系指利用他人之发明或新型之发明。但利用到什么程度始构成再发明，有待确定。按再发明一般称为改良，是改良的一种，但改良不必然是专利法上之再发明。再发明一定含有被改良的发明之全部构成要件。此原则系行之已久为各国所接受之专利基本原理。而依旧法第九条但书规定但再发明人应给专利权人以相当之补偿金或协议合制，专利权人如无正当理由不得拒绝，如参酌该法第六十八条第一项第二款规定，利用他人发明为再发明之专利权人，非实施原发明人之发明，不能实施其再发明，可确定利用他人发明或新型系指利用原发明之全部技术。换言之，构成原发明之全部要件而非部分要件而已。如果是全部要件，就没有主要技术或次要技术之问题。八十三年修法时，意图解决再发明之定义问题，分别在第二十八条及第二十九条各增加一项定义再发明，即“前项之再发明系指利用他人发明或新型(原发明)之主要技术内容所完成之发明”。 该定义不但无法解决问题反而制造很多问题。
首先得追加专利之发明与再发明之发明的范围，原本不应相同的，前者除改良外，还有与原发明有密切关系之发明，或扩张原发明应用领域之发明。而且这些特定发明必须在原发明之专利权期限内；而后者之发明则限于那些含有被改良之发明的发明，以及被改良之发明仍在专利权期间。盖被改良之发明的专利权如已届期或其它原因而丧失专利权，而成为公共财任何人皆可使用，勿庸原发明人之同意，当然没有但书之问题。依现行法之规定，得追加专利之发明与应得原发明人同意始得实施之发明，都是利用先前发明或新型(包括自己或他人之原发明)所完成之发明”，两者之内涵与范围，除原发明之发明人有别外其余均相同。再者依现行法之规定应得原发明人同意始得实施之发明，不限于含有原发明全部要件之发明，凡具有原发明之主要技术之发明皆属之。显然现行法扩大再发明之内涵，如这些祗含原发明之主要技术而非全部技术的发明之实施必须得原发明人之同意，则显然违反确立已久专利权范围以说明书所载之申请专利范围为准之原则。除上述外，现行法之规定还产生什么是主要技术之争论。按现在绝大多数发明之请求(claim)均是以组合(combination)之形式主张，实施必须得原发明人同意之发明应指含有构成组合之全部组件，而依现行法之规定必定产生那些组合之组件才是主要技术之争议。例如原发明系A+B+C+D，即A, B, C, 与D等四个组件组成，依现行法之规定A, B, C, D AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, ACD,或 BCD皆可能是A+B+C+D发明之主要技术，因此含有A, B, C, D AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, ACD,或 BCD之一的发明均可能被主张是再发明。
现行法对再发明之定义已上述，在专利制度发达之国家，再发明之定义非常明确，可以说从无争论。我国专利法之所谓再发明就是一般所称之改良。即发明含有他发明始称为改良。以上述例子为例，必须在A+B+C+D上另加E 或其它组件，或修改A, B, C, 或D之任一组件，即A+B+C+D+E 或a+B+C+D 始称为改良。被改良之发明如有专利权，上述之改良一定侵害被改良之发明专利权。但改良如具备专利要件亦可取得专利权。换言之，A+B+C+D+E如有非显而易知性，或A+B+C+d 与A+B+C+D实质不同足以具备非显而易知性，则A+B+C+D+E 和A+B+C+d等发明亦可取得专利权。从这里可以证明，一发明是否可取得专利与该发明是否侵害其它发明之专利权，是不同之二件事不同混为一谈。法院不能以被告取得某一发明之专利，推论该发明当然不会侵害其它发明之专利权。
八、系争专利权之范围
如上所述法院依智慧财产局之鉴定判断被控产品是利用自诉人之系争专利之主要技术内容所完成之创作，即专利法第一百零五条准用同法第二十九条之再发明。然而欲探讨被控产品是否如智能财产局之鉴定系系争专利之再发明，应先界定系争专利之范围。而申请专利范围之界定方法主要有二，中心界定主义与外围界定主义。 前者专利之范围，必须从整个专利说明书，包括部分图式部分以及申请专利范围，归纳发明的中心思想，找出发明的种（Type），凡属于该种的名类 均属于专利权人的专利范围，后者专利权人之专利范围仅限于申请专利范围，不得将专利说明书其余部分的组件引进申请专利范围，唯有在申请专利范围所用之文辞有疑义时，才可参考说明部分，以及以功能装置(means plus function)方式撰写申请专利范围时，才可参考说明部分所揭露的对应的实施例的组件，及其结构。我国专利法直到”民国”83年始规定，发明专利权范围，以说明书所载之申请专利范围为准；必要时得审酌说明书及图式。就前段而言，我国似采外围界定主义，而后段规定却使人无法肯定我国的确采外围界定主义， 因为何谓必要时？有不同看法，如解释为申请专利范围所用之文辞含义不明时，以及以功能加装置方式撰写请求时，可参考说明部分外，专利权之范围完全以申请专利范围为断，就可断言我国采外围界定主义。如有其它解释，即其它情形亦视为必要时，则肯定非采边界定主义。学者主张我国现行法似采欧洲专利公约第六十九条的折衷主义。
如以外围界定主义撰写申请专利范围时，在申请专利范围有疑义时，自然以外围界定主义之原则解释之。同样如以中心界定主义撰写就应以中心界定主义之法理解释。而不能如智慧财产局之官员所云申请专利范围不论以什么方法界定，以中心界定主义或外围界定主义解释结论都是一样。本节尝试分别以外围界定主义与中心界定主义解释分析系争之专利权范围，以便分析本案法院之判决。
1.外围界定主义
按请求之结构一般是由前言、转折与本文所组成，前言一般叙述发明之用途或其前提或运作之环境，改良之专利则引述被改良之技术。转折基本上有开放式与闭封式，二者之法律效果显然不同，前者被控产品祇要有请求项所引述的组件，即构成侵害，不问有无其它组件；后者如被控产品有请求项所引述的组件以外的组件，始能达到发明之目的或效果，则不构成侵害。本文必须引述构成发明之组件（方法发明是步骤或动作）、组件间之结构关系（步骤或动作之先后顺序）、运作方式、效果或功能或目的。\r
按自诉人之专利之申请专利范围有二请求项，第一项是独立项，第二项为依附于第一项之附属项。第一项之申请专利范围如下
1.一种电气箱用之通路定位座，其系于电气箱板体之两外侧及一端外侧均设有弹性夹，以供固定断路器之一侧，其特征在于：
定位座，其系设于板体之中央处，于前后端两侧各形成脚座，另于定位座成型时，即于内部形成数呈规则排列接线铜条，使接线铜条主接脚均突出于定位座一端，而数接线铜条之接脚并依序排列于定位座位之两侧;
当定位座固定于板体上时，便可藉定位座接脚与弹性夹之配合，使断路器固定于接脚与弹性夹间，形成一组装方便且接触良好之结构。
前言首先说明通路定位座之用途即供电气箱用，有人主张如被控产品非供电气箱用，即非其专利范围。但原则上前言所述之用途或目的不是发明之构成要件，所以如被控产品祗要该当构成要件，不问其用途如何，均构成侵害。紧接者叙述通路定位座系于电气箱板体之两外侧及一端外侧均设有弹性夹，以供固定断路器之一侧。此部份显然是通路定位座之结构的一部分，似与前言无关，理应放在本文，也许请求项之撰写者认为此组件非其发明，其发明仅在于特征部分，然而没有此部分，任何人就无法实施其发明。简单地说，其发明就无法完成运作，盖\定位座之接脚必须与弹性夹一起配合才能使断路器固定，即与本文之定位座有共同运作(co-acting)之关系，当然是构成专利发明要件之一。
也许撰写人企图以撰写形式扩大专利范围。详细地说，即将部份组件放在前言叙述，而主张专利发明之构成要件限于本文所述之特征部分，因此构成要件之组件数少，其专利范围当然扩大。\r
转折如前述有二种开放式与封闭式，在英文很容易判断，凡用 comprise或 which comprising 者就是开放式；使用 consist of 或 which comprising or consist essentially of 则系封闭式。中文似无相对应的用辞，实务上comprise翻译为包括，consist of 在于。以此而论本案使用“其特征在于”实务上似乎视为开放式的转折。本文并未如一般组合式之叙述，详列各组件，而是平铺自述式的，将组件以及其结构关系或其它物理条件一起叙述，所以必须详细仔细分析如下：定位座之构成是脚座以及铜条，脚座之结构关系是在定位座的前后两端。铜条有主接脚，其结构关系是规则排列于定位座上突出于定位座之一端，数接线铜条依序排列于定位座之两侧，而定位座之运作方式是藉定位座之接脚与板体二侧及一端之弹性夹配合使断路器固定于接脚与弹性夹间。上述组件以及其结构关系或其它物理条件，就是请求专利权之构成要件(the terms of a claim)，即界定专利范围的木桩或竹篱。
第二项之申请专利范围如下：
2.如申请专利范围第1项所述之电气箱用之通路定位座，其中定位座系以螺杆固定于板体上，而螺杆之顶端并形成螺孔，藉此可使一盖板覆于断路器上时，可藉螺栓锁定，另盖\板上设有孔折及边孔槽，可使断路器之开关突出于盖板上。\r
第二项是附属项，依专利法实行细则第十六条第二项规定，附属项应包括所依附项目之全部技术内容，所以第二项界定之发明，其构成要件不但包括本项所引述的组件及其它条件，还有第一项所引述的组件及其它条件，本项所加的组件以及其它条件有：以顶端有螺孔之螺杆，其作用是锁定板盖，盖\板上设有孔折与边孔槽，其功能是使断路器之开关突出于盖\板上。本项主要在描述定位座固定于板体之方法，即以螺杆固定，第一项并未引述该条件，所以不论被控产品用何种方法将定位座固定于板体皆该当第一项之构成要件。可见自诉人之发明之主要组件有二，一是两侧及一端设有弹性夹之板体，二是定位座。欠缺其一都无法完成其发明之目的。
九、被告新型专利之范围
被告82214899新型申请专利范围如下
一种「新型卡式分电箱之导电座结构」之主要结构特征系在于：
一卡式分电箱导电座座体（1）上缘中央位置预铸有一内陷之凹槽造(1a)，是为可供置入一导电片者；而于其上缘四角位置上则预铸有四点凹洞装置(1c)，为供套接卡式盖板(2)之用;
同时将其中两侧之凸缘装置(1b)则予以架高,为可供将另一导电片置于两侧凸缘装置(1b)之上方位置后，再以一卡式盖板(2)覆盖其上;
其中该卡式盖板(2)下缘四角位置上，系分别设置有四凸点装置(2a),为可藉以套置入导电座座体(1)上四角位置上凹洞装置(1c)内达密实者；
至其中二极导电片(3)、(4)中间，则预留有一通风口之设计，为可避免有灰尘或铁削等直接侵入，致造成电线走火等意外事故者；
复于导电座座体(1)前后二侧之一侧设置有三定点凸点装置(1d)，而于另侧则设置有三定点凹洞装置(1e)，是为可供各节卡式导电座座体(1)随时依实际需要彼此组装、套接以增减其长度之结构。
依上述之申请专利范围所界定之发明，非常清楚明确勿庸赘言即可明白，它祗是一种导电座而已，没有设有弹性夹之板体。而且定位座之结构与被告之专利上引述的完全不同。
比对二者之申请专利范围，二者之发明客体完全不同。自诉人之专利发明是两侧及一端设有弹性夹之板体与特定定位座之组合，不是定位座本身；被告之专利发明是定位座本身，是被告专利发明二个组件中之一组件而已。而被告之专利发明没有设有弹性夹之板体，何况前者之定位座之结构与后者明显不同。基上所述，被告之专利发明不可能是利用自诉人之主要技术所完成之发明，不是现行专利法所定义之再发明。再者，被告专利发明没有引述设有弹性夹之板体，而自诉人之专利发明是板体与定位座之组合，依改良专利之定义，也不是自诉人之专利发明之改良。
下面试着从中心主义解释自诉人的发明与被告之发明是否相同。按本案被告之发明局限于定位座之结构而已，而自诉人之发明主要目的在解决传统上主断路与分断路之接线方式，进一步地说，是改良现有中间以一体之接脚衔接方式，该衔接方式之缺点：一侧以固定架，另一侧以弹性片固定，因此，如系固定架这边之断路器损坏时，就必须先将接线铜条上之螺栓先旋松，将弹性夹该侧之全部断路器取下，再将接线铜条取下，才能把固定这边损坏的断路器取下，所以自诉人设计板体之三侧接设弹性夹，以及利用定位座之接线铜条凸出之接脚来固定断路器。被告之发明是导电座座体（自诉人称为是定位器），其发明之目的系改良传统一体成型之固定长度的导电座，以及分隔其二极导电片之方法。前者缺点是生产用的模具大、组具射出成型的时间长，造成生产效率不经济，而且安装后发现长宽不够或有损坏时，必须一次全部换新，对消费者不经济；后者二极导电片中，仅以单源之绝缘板阻隔灰尘或其它杂物，一旦渗入容易导通电流，造成电线走火。所以发明可组立之卡式导电座之新结构，并将导电片分别一置于卡式导电座中央内陷凹槽，一放于二侧相对凸缘，所以二极导电片中间自然预留通风口之结构。从上述很明显的可以看出二个发明概念完全不同，目的与功能也不同，技术自然不同。虽然被告之发明是定位座之改良，但并非自诉人发明的再发明。\r
依上述中心界定主义分析被告之专利与自诉人之专利不同，前者不是利用后者之主要技术内容所完成。而且被告之专利没有板体之组件，何况二者之定位座之结构迥然不同，被告之专利不可能是自诉人之专利之改良，不构成自诉人之专利再发明。
十一、被控产品之分析
被控产品有无侵害自诉人之专利权，应依被控产品有无该专利之全部构成要件已如上述。法院函请智慧财产局就所送电气箱用之通路定位座样品与第七八二零七四九六号专利案申请专利范围异同提供意见，而非样品是否为第七八二零七四九六号专利之再发明，。受委托之鉴定机构，本案系智慧财产局应针对法院之问题表示意见，即就有无异同之事实表示意见，供法院认定事实与适用法律之参考。详言之，法院依据智慧财产局之异同鉴定报告判断被控产品有无系争专利之全部构成要件，以供法院适用法律之参考，智慧财产局不能代为适用法律。不幸智慧财产局答非所问，更越俎代庖认定被控产品是系争专利之再发明。换言之，判定被控产品侵害系争专利。被控产品依智能财产局之叙述其内容如下：「其板体中央处设置一定位座，定位座上缘中央为可供置入一导电片之凹槽构造，四角位置有四点凹洞装置供套接卡式盖板之用，两侧凸缘装置予架高供将另一导电片置于上方位置后再以卡式盖\板覆盖其上，该卡式盖\板下缘四角位置上分别设置四凸点装置，可藉以套置入定位座上缘四角上之凹洞装置;定位座前后二侧之一侧设置有三定点凸点装置，另侧设置有三定点凹洞装置，可供各节卡式定位座依需要彼此组装、套接以增减其长度，板体两外侧及一端外侧设置弹性之扣件，可藉导电片之接脚卡定于断路器之一侧，再将断路器之另一侧往下压掣使具弹性之扣件定于断路器之另一侧往下压掣，使用弹性之扣件夹定于断路器之另侧。」与上述自诉人之专利比较，其定位座之结构与自诉人之专利上之定位座明显不同，且该产品之板体两外侧及一端外侧设置弹性之扣件与自诉人之专利上之弹性夹有别，所以被控产品不构成自诉人专利之侵害。至于被控产品上之弹性之扣件与自诉人之专利上之弹性夹是否等同，有无构成等效侵害，则应视被控样品之定位座在侵害时，同一技术领域的一般技术人员是否认为二者有互换性，被控样品之定位座是否有实质相同的功能(function)、以相同的方法（way）完成相同的结果（result）以及二者差异是否不少，这时候才需要专家鉴定、解释、说明，而后由法官自己判断。如果答案是否定，则样品当然不是专利法上自诉人专利的再发明，因为样品并不含有原发明的全部组件及其它限制。
依智能财产局分析的被控产品与被告之专利之申请专利范围比对，可发现被控产品含其专利之申请专利范围之全部组件，虽然被控产品除申请专利范围之全部组件外，另有板体两外侧及一端外侧设置弹性之扣件，可藉导电片之接脚卡定于断路器之一侧，再将断路器之另一侧往下压掣，使具弹性之扣件定于断路器之另一侧往下压掣，使用弹性之扣件夹定于断路器之另侧，但因该专利之申请专利范围之转折辞似属开放式的，所以祗问产品有无该专利所引述之全部组件，而不管有无其它组件。
更何况其判断样品之定位器第八二二一四八号专利案所述构造系改良第78207496号专利案之创作之唯一理由，是「惟样品之各节卡式定位置座依需要彼此组装套接后之成品，藉导电片之接脚与弹性扣件之配合，使断路器固定于接脚与弹性扣件间之作用功效，与第七八二0七四九六号专利案相同。」显然智能财产局误以为被控产品上之定位座之功效作用与系争专利上所引述之定位座组件相同，所以二者之发明相同。按系争二个专利均是新型专利，是物之形状、结构或装置之创作。以不同结构完成相同之功\效作用，也可以构成新的发明，这是专利法的基本概念。智能财产局竟然不问结构是否异同，径以作用功效相同为由率尔擅断故样品为利用第七八二0七四九六号专利案之主要技术内容所完成之创作。智慧财产局之专业能力实在需要加强。另令人质疑的是，在上开推论中，智慧财产局谓样品之「定位座」而非「样品」系改良第七八二0七四九六号专利案之创作，最后却推而扩大为样品，其推理前后不一致。最大的问题是，中央标局没有进行分析比对自诉人之专利请求范围与被告之专利请求范围，而是分析比对样品之定位器，就遽下结论，认为样品之定位器，即第八二二一四八九七号专利案所述构造系改良第78207496号专利案之创作。按再发明既然系利用他人之发明或新型之主要技术内容所完成，所以智慧财产局应先界定自诉人之系争专利之主要技术之大前题，才能判断样品是否属于该主要技术，而下结论。不幸的是法院也不加详查其推理过程就采用。也许法院没有足够的技术背景以审查其技术内容，但如就其推理过程多加注意亦可弥补技术背景之不足。\r
十二、智慧财产局异议案之评析
智能财产局认定被控产品是依据被告自己的专利实施，然而该专利在中央标准核准公告后屡遭异议，异议皆是不具备新颖性，其所依据的已知技艺(即引证案)，都有自诉人主张遭被告侵害之专利，虽然专利侵害是审理被控产品有无被害专利之全部构成要件；专利异议是关于被异议之专利是否符合专利要件。二者问题之性质不同。前者祗问被控产品有无界定系争专利之全部构成要件，不管两者之间是无有不同；后者仅论两者之间是否相异，不应论究被异议案之发明是否侵害引证案之专利权。但有四个异议案皆以系争专利作为被告专利欠缺新颖性之引证案，而且智慧财产局在这四个异议案皆认定被异议案(即被告之专利)与自诉人之系争专利不同，而在鉴定报告却有相异(事实上是相互冲突)的认定，所以有必要探讨智慧财产局对该数个异议案之行政处分。此亦涉及我国个专利法上一个大问题，即智慧财产局应否受其处分之拘束，而后不得为相反之意见。以本案为例，智慧财产局在异议案已认定被异议案即被告之专利与自诉人之系争专利不同，是否就应受其拘束，不得在鉴定报告有相异的意见。
按发明必须具备新颖性、非显而易知性以及实用性始能取得专利。新颖性之规定在专利法第二十条第一项：凡可供产业上利用之发明，无下列情事之一者，得依本法取得专利：à申请前已见于刊物或已公开使用者。á有相同之发明或新型申请在先并经核准专利专利者。?申请前已陈列于展览会者。新型专利之新颖性九十八条之规定相同。简单地说，决定新颖性之有无应就申请人主张系其发明之申请专利范围(claim)与引证的已知技艺比较，两者如相同，该申请专利范围就无新颖性；反之，则有新颖性，即申请专利范围所界定发明的要件都在单一的引证案出现，则该引证案先于申请案之发明问世。简单的说，如申请专利范围的全部要件不在单一引证案己知技艺一一对应出现，即申请专利范围与该引证案不同，则具有新颖性。专利审查为了方便比较，必须先分类而后由审查人员从同类的现有书面技术资料如：各国专利公报、学术刊物其它各种出版品，找寻有无相同的己知技艺。如果没有，其它条件亦具备，则核准公告，请社会大众一起审查。在公告期间任何人皆可提出证据，证明该证据所记载之技术与公告中的核准案之发明技术相同，且早于公告案申请专利范围所界定之发明存在(be anticipated)。如果属实，则异议或举发成立，专利即被撤销。
本案被告之八二二二四八九号专利案于公告期间屡遭异议：第一次异议之引证案有:八十三年七月一日公告之八二二一三七八0号配线排之改良构造《引证一》与自诉人之七八二0七四九六号电气箱用之通路定位座《引证案二》；第二次异议之引证案有自诉人上述之专利案《引证一》,八十二年十月二十一日公告之第八二二00三三四号开关之电路导接座专利案《引证案二》以及七十六年八月十六日公告之第七六二0一0二九号大牌开关箱开关接线结构之改良《引证案三》；第三次异议之引证案有（1）自诉人前揭之电气箱用之通路定位座专利案（2）八十二年十月二十一日公告之第八二二00三三四号开关之电路导接座以及（3）七十六年八月十六日公告之七六二0一0二九号大楼开关箱开关接条结构之改良专利；第四项异议案之引证案是自诉人之上述七八二0七四九六号电气箱用之通路定位座专利案以及七八二0七九九五号及七八二0七四九六号专利案。上开四个异议案之共同引证之已知技艺，即是自诉人之电气箱用之通路定位座（第二、三项异议即台专判04020第110929号与110930号异议审定书之三引证案完全一样）；本文祇讨论与本案刑事判决自诉人主张被侵害之78207496号与被告被异议的82214899号。
智慧财产局在110928号议审定书开宗明义即将被异议案之申请专利范围之全文引录，同样也列出引证案之第78207496号专利案之申请专利范围，便以「引证二为一定长度之定位座，非如本案视需要各节卡式导电座座体可彼此组装，套接以增减其长度，本案构成中之导电座座体及盖板，其上之凸缘及凹洞装置以为卡合套接用，亦未揭露于引证案」为理由，认定二案整体构成特征不同，所以不具证明能力（110928号、110929号、110930号、111234号四件异议审定书对第78207496号之意见完全相同，一字不差）。
如上所述某一申请案有无新颖性，端视其申请专利范围是否涵盖(read on)引证案(已知技艺)，即申请专利范围的组件及其它限制是否全部在引证案上出现，而不是二者有无不同的问题。简单地说，请求是否涵盖于该引证案，不是比较二者之不同的问题，而是要看引证案七八二0七四九六号专利案之申请专利范围，有无被异议案第八二二一四八九九号专利案的申请专利范围涵盖。\r
被异议案的申请专利范围之组件：A：à座体上缘中央位置有一凹槽构造，á该上缘四角位置有四角凹洞装置，?座体二侧凸缘装置架高，?该座体前后二侧之一侧设有三凸点装置，另一侧设三凹洞装置，以供各节卡式座体彼此组装套接,以调整其长度；B：卡式盖板其下缘四角位置分别设置四凸点装置，以套入上述座体上缘四角位置之四点凹洞装置；C：二极导电片，一置该座体凹槽构造，另一置于该座体二侧凸缘装置，该二极导电片中间留一通风口。而引证案第七八二0七四九六号专利案之申请专利范围所界定之发明名称是「电气箱用之通路定位座」，解构分析其组件以及其它限制如下：A.电气箱板体之二侧及一端侧均设有弹性夹，B.该板体之中央有一定位座，à其前后端二侧有脚座，á内部设有数接线铜条，该数接线铜条之主接脚均突出于该定位座一端，使其依序排列于该定位座之二侧，以与板体之弹性夹卡击固定。由此可见该引证案之申请专利范围之发明，与上述被异议案之不同；另引证案既然先于被异议案即于79年3月1日公告，所以也是第十条第一项第一款之刊物，而其申请专利范围界定之发明，则为该条项第二款之有相同之发明或新型申请在先并经核准专利者。另外，说明部分经常会介绍已知技艺，所介绍的已知技艺也可能使被异议案丧失新颖性。惟异议审定书皆未论及，可能构成提起诉愿之原因。智慧财产局对于其它引证案之处理都犯了上述毛病。另台专(判)04020字第111234号异议审定书之四之推论相当奇特，值得提出讨论：异议证据二为大德企业行、元魁企业有限公司之上安牌卡式分电箱广告型录，其底页载有本产品拥有专利第51418、52677号（各为七八二0七九九五及七八二0七四九六号专利号）请勿仿冒字样，异议人所提的证据似不应被解为产品而已，理应包括该产品所含的专利技术，即七八二0七九九五及七八二0七四九六号专利案，虽然广告型录及证据四样品，并无印制日期及制造日期，不足以证明本案申请日前已公开揭露诚为正确，然而其上专利号码智能财产局既然表示是在本案申请日前取得，却又被认为无确切证据证明在本案申请日期前已公开，而不具证据力，不予论断。又证据三广告型录及证据四样品，虽载有在本案申请日前取得专利之专利号码（证书号51418、52677，公告号为第78207995号、第78207496号），智慧财产局似乎忘了第二十条第一项第二款之规定。
总之，智慧财产局在四件异议审定书一致认为，自诉人主张被侵害的专利并不构成被告专利之己知技艺，使被告之专利不具新颖性。比较智慧财产局鉴定报告所述的被控样品之定位座与自诉人专利之请求专利部份上界定之定位座，明显不同，此可从上节智慧财产局异议审定书获得左证。因此，被控样品少了被侵害专利之组件“两侧及一端设有弹性夹之板体”，所以样品不构成字义上侵害自诉人之专利。至于有无构成等效侵害，则应视被控样品之定位座在侵害时，同一技术领域的一般技术人员是否认为二者有互换性，被控样品之定位座是否有实质相同的功能(function)、以相同的方法（way）完成相同的结果（result）以及二者差异是否不少，这时候才需要专家鉴定、解释、说明，而后由法官自己判断。如果答案是否定，则样品当然不是专利法上自诉人专利的再发明，因为样品并不含有原发明的全部组件及其它限制。
肆、本案法院判决之检讨––代结论
法院判决虽然是被告均无罪，但其理由是根据智慧财产局明显错误的鉴定，以及对再发明概念之误解，而认定被控样品是自诉人被侵害专利之再发明，其当然结论是被告侵害自诉人之专利权。惟法院却从被告犯罪之责任条件立论，认为「被告自认系其依据其所取得新型专利而为之，是其主观上难谓有侵害自诉人专利权之认识，而欠缺故意之要件，亦无其它积极证据，足资证明被告…确有违反专利法第125条或第128条之犯行。」。此推论非无商榷之余地，盖被告自认系依据其所取得新型专利为之，并不当然排斥被告亦有侵害自诉人专利权之认识。因为如被告知道，其发明是自诉人发明之改良，且发明之专利权仍在有效期间，竟实施自己之再发明时，不能说没有侵害自诉人专利之故意。法院显然同意智慧财产局之鉴定报告之结论，即被控样品是自诉人之再发明，也知道专利法第105条准用第80条第一项规定，再发明专利权未经原专利权人同意不得实施其发明，另一方面却根据智慧财产局认定，被告所申请之新型专利与自诉人上开专利整体特征不同而审定异议不成立，显然是未区别被控之样品与样品所含之专利系不同之二件事，所以遽下认定「被告于制造贩卖上开分电箱产品之际，既自认系依其所取得之新型专利而为之，是其于主观上难谓其有侵害自诉人专利权之认识，而欠缺故意之要件。」法院可能亦认为再发明系侵害原发明专利权人之专利，然而何以主张「本件应系被告应如何征得诉自人同意而实施其再发明之民事债权债务关系而已」？诚然，再发明专利权人固可不必征得原发明专利人同意而径行实施，但要给予合理报酬。如未依规定，不给予报酬，其法律效果如何？专利法未规定，或可视为如本案法院所主张民事债权债务关系而已，抑或以侵害专利权论，而此种侵害专利权是否有专利法125条或第128条之适用，也值得深思探讨。
注释:
申请专利范围英文是Claim，一般称为请求项，也有人用权利项称之。本文可能间或使用请求项。
专利法第五十六条三项，第一百零三条第二项与第一百一十七条第二项。
这是国内一位精通专利法之资深专利代理人恽逸群先生之经验之谈。
此判决系去年智慧财产局主办的专利侵害研讨会上王锦宽先生在讨论再发明时所提出的判决书事后作者向王先生索取的，在此谢谢王先生给予作者复印件。
关于专利侵害之认定，中央标准扃于”民国”八十五年六月发行一本专利侵害鉴定基准，惟有许多观念与论断有待斟酌。主要学术论著有黄文仪，申请专利范围的解释与专利侵害判断，”民国”八十三年二月出版，以及吴永川﹐中美专利侵害分析之比较研究﹐东吴大学法律研究所硕士论文﹐85年。
此有一问题依我国专利法规定，被告可否在专利侵害诉讼抗辩专利无效，即主张系争专利欠缺专利要专利专利件之一，而罹于无效。换言之，我国普通法院可否审查智慧财产局之专利审查之行政处分。如果答案是否定，被告必须另行向智慧财产局依专利法以及诉愿法与行政诉讼法相关规定请求行政救济，原法院祗好停止诉讼。 |
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原作者：郑中人台湾世新大学兼任副教授
关于专利侵害诉讼，法官、检察官或律师或许因为没有技术背景，遇到技术问题，动辄委由智慧财产局等鉴定机构处理，且对于鉴定机构之处理结果不敢置喙，造成我国专利侵害诉讼实质上由智慧财产局等鉴定机构审判之现象。然而专利法上之发明，完全以申请人在申请专利范围所界定之发明为凭。不论是发明是否具备专利要件，专利无效之判断，以及专利侵害之认定，概以申请专利范围为准。可以说不懂申请专利范围，就无法了解专利法。申请专利范围是专利法的入门门坎。申请专利范围是欧美专利制度发达国家历经一二百年之经验累积，所建立之一套理论。有周密完整的逻辑结构，以界定抽象的发明概念。熟悉此套逻辑结构，加上深厚的法学训练，大约可以掌握国内百分六十以上专利之发明的概念。本文系以没有理工背景之法学研究者之立场，应用撰写与解释请求专利之一般原理原则，来分析检讨士林地方法院之一则关于专利侵害之判决。此判决除专利侵害之争议外亦涉及再发明之问题。但本文主要探讨再发明之问题，以及介绍专利侵害判断之一般原则。
一、背景
本案看似是一件很单纯的是否侵害专利的刑事诉讼案件，其实涉及到几个重要、简单但常被误解的基本原则值得加以评论。案情是自诉人郑先生发明电气箱用之通路定位座，委托专利事务所于78年8月7日申请新型专利申请案号78207496，翌年三月一日核准公告（公告编号130207），嗣于85.4.12向台湾板桥地方法院法院提起刑事自诉，控告某一电机有限公司之代表人简女士与其业务负责人共同擅自制造、贩卖与自诉人前述专利物品之构造相同之XX牌新型卡入式分电箱，违反专利法第125条与128条之规定；然而被告之一简先生，亦于82年10月14日自行申请新型卡式分电箱之导电座结构(申请案号82214899)，智慧财产局(智慧财产局前身)于83年9月1日核准公告(公告编号229896)，公告后历经案外人张00、杨00、刘00及马00分别提出异议，四人均委托上述同一家专利事务所为之，前揭四位异议人皆引用自诉人之第 78207496号（申请案号）新型专利，证明简先生之第82214899号新型专利欠缺新颖性（见经济部智慧财产局专利异议审定书台专（判）04020字第110928号、第110929号、第110930号以及第111234号)，惟该四件异议案皆被智慧财产局审定异议不成立。
二、法院之判决
板桥地方法院将被控产品送请智能财产局鉴定是否与自诉人主张被害新型专利相同，智慧财产局虽认定被控产品系属利用自诉人主张被侵专利之主要技术内容所完成之创作，属被侵害专利的再发明。法院似乎采信智慧财产局之认定，却以被告未具备侵权之故意，而与专利法第一百二十五条及第一百二十八条之构成要件不合，判决被告无罪。法院认定被告无犯罪故意之理由，是被告申请专利过程中亦据案外人以自诉人之新型专利为据提出异议，经智慧财产局认定被告简先生所申请之新型专利与自诉人之上开专利整体结构特征不同，而审定为异议不成立。且被告于制造贩卖上开分电箱产品之际，既自认系依据其所取得之新型专利而为，所以主观上难谓有侵害自诉人专利权之认识而欠缺犯罪故意。最后，尚认本件应系被告应如何征得自诉人同意而实施其再发明之民事债权债务关系而已。
本判决涉及专利侵害之认定，责任要件之故意之要件，再发明之定义，以及再发明之立法目的等问题。惟本文祇介绍专利侵害之认定以及探讨再发明之一般原则。
三 、专利侵害之认定
若主张被告产品侵害原告专利，原告应证明其(1)拥有有效之专利权，(2)以及被控产品侵害该专利。前者祗要原告提出专利权证书即可。盖专利权证书之功\效在推定专利有效，因此专利有无效之原因由被告提出反证证明。后者原告必须证明请求范围所引述的组件，组件间的结构关系，运作方法与效果或功能等限制均在被控的产品上出现，即符合全要件原则。假使符合，未必构成侵害，还要进一步分析被控产品有无逆均等论。有逆均等论时，即组成组件虽然相同，但其所用原理或达成之作用或功\效不同者，不构成侵害。不构成均等论者，一定侵害原告之专利。
如果不符合全要件原则，必须进一步探讨被控产品上有无与 “未在被控产品出现的组件” 均等之组件。如有均等之组件出现，则再检视被告有无主张申请档案禁反言原则之抗弁，即从原告申请该专利之所有档案数据里，检视原告曾否于申请专利过程中，放弃该实质等同的组件，如果有就不构成侵害，因为原告既然在申请过程中放弃，自不能日后在诉讼上主张其己放弃之部分；如果申请档案禁反言原则不成立，则构成侵害；反之，即不构成侵害。
如认定被控产品不该当自诉人被害专利之全部构成要件，则可径自判决驳回。因为如被控产品不侵害系争专利，自然不构成系争专利之再发明﹔反之如被控产品被认定该当系争专利之构成要件，则被告可进一步主张该被控产品是自己所有专利(即再发明)之实施例。如法院判定该被控产品确属被告自己所有专利之实施例，则被告该专利之构成要件势必含有被害专利之全部组件及其它限制，也就是被告再发明之抗辩成立。设若被控产品确实是被害专利之再发明，就本案而言，似应进一步讨论被告是否给予自诉人补偿金？如未给付﹐才有到底是否构成专利第125及128条刑事责任之问题，或如地院所云纯属民事债权债务的纠纷。现行专利法已修改为得协议交互授权实施，协议不成立时，得依第七十八条第一项申请特许实施。
四、请求专利部分之解释
因此法院首先必须确定原告主张被侵害专利之请求专利部分(claim)之范围，因为依专利法之规定，专利权之范围以专利说明书之专利请求范围为准。双方对请求专利部分如有争议时，(1)应由法院就争议请求专利部分解释，(2)请求专利部分的解释确定后，就比对被控产品与请求专利部分的组件及其它限制，判断被控产品是否被专利权所涵盖。请求专利部分的解释是法律适用问题，而非事实认定问题。虽然如此，请求专利部分的解释经常涉及事实问题，即当事人对于请求专利部分所用的文字之技术意义如有争执时，得由专家证人作证以确定其意义，此部分是属于事实认定问题。依美国相关法律规定，事实问题是由陪审团认定，法官再根据陪审团认定的事实适用法律；而依我国诉讼法规定事实认定与法律适用皆属法官之职权。\r
如上所述专利侵害诉讼受理法院应先确定申请专利范围，如有技术上之争执，可由鉴定机构鉴定，法官依其鉴定结果适用法律。本案法院未就自诉人系争之专利权界定其范围，分析其构成要件，径送鉴定机构鉴定，等于由鉴定机构解释法律(解释专利权之范围)、认定事实(被控产品有无被害专利所界定之发明之全部构成要件)并适用法律(判断有无构成要件之该当性)。现行所谓侵害鉴定，事实上是包括申请专利范围的界定与构成要件的分析，而非仅判断被控产品是否有“已经”解释的申请专利范围所界定的全部组件及其它限制。法院未分析确定专利之构成要件，即由鉴定机构分析确定并判断有无构成要件该当性，其判决是否适法颇值得深思研究。
所以目前智慧财产局或其它鉴定机构实际系从事解释与适用法律以及认定事实的工作，显然违反宪法第七十七条「司法院为国家最高司法机关，掌理民事、刑事、行政诉讼之审判。」第八十条「法官须依据法律独立审判不受任何干涉。」的规定。
再者，本案法院虽未明白指出，被控产品该当被害专利之构成要件，但其依据智慧财产局之认定被控产品系被害专利之再发明，而后以被告主观上无犯罪故意，判决被告无罪，显然意指被控产品该当被害专利之构成要件。如上所述，当法院认定被告产品该当被害专利之构成要件后，如被告主张该被控产品系其专利之实施例时，法院才得以采酌。本案法院除对专利侵害之判断有所有误解外，其推理逻辑亦嫌速断。
五、我国专利法有关再发明规定之演变
查再发明的历史可溯自”民国”二十一年之奖励工业技术暂行条例。其第六条规定条凡利用他人物品或方法在其专利权期内再有发明时，得呈请奖励。但新发明人应给原发明人以相当之补偿金或协议合制，原发明人无正当理由不得拒绝 。”民国”三十八年之专利法第九条规定利用他人之发明或新型，在其专利内再发明者，得申请专利。但再发明人应给专利权人以相当之补偿金或协议合制，专利权人如无正当理由不得拒绝。而后几次修正皆未触及再发明。”民国”八十三年专利法全面修订，再发明规定在第二十九条第一项，其条文曰：利用他人之发明或新型再发明者，得申请发明专利。并增加第二项明文定义再发明，即再发明系指利用他人发明或新型之主要技术内容所完成之发明。
六、再发明之立法目的
在”民国”八十三年修法之前，历年专利法皆规定，再发明人应给原发明人以相当之补偿金或协议合制，原发明人无正当理由不得拒绝。但无明文规定再发明之定义，而在第六十八条规定再发明之专利权人非经原发明之专利权人同意不得实施其发明。现行专利法加以明文规定，该法第八十条第一项规定第二十九条再发明专利权人未经原专利权人同意，不得实施其发明；同条第三项规定前二项再发明专利权人与原发明专利权人，或制造方法专利权人与物品专利权人，得协议交互授权实施，协议不成时，得依第七十八条第一项申请特许实施。\r
但书之立法目的为何？似未有人探讨。按再发明是为发明之改良，其一定含有原发明之全部要件，所以当然侵害原发明。因此原发明之专利仍然有效时，实施再发明一定侵害原发明之专利权。 任何人欲制造使用再发明之专利品或方法非取得原发明之专利人之同意不可，而原发明人可能不会同意。因为既然是改良所以比原发明更能被市场接受而影响原发明之市场。结果再发明人之发明无法上市销售，其私人投资不能回收（当然不一定如此），社会也无法享有再发明之利益，有失专利法鼓励发明之基本目的。再者依当时专利法规定，再发明人取得专利后二年内如未实行制造，其专利将被撤销； 反之如依法实施必侵害原发明人之专利权，为使再发明人应实施再发明专利，而不侵害原发明人之专利权，同时兼顾原发明之权利，所以以法律限制原发明人之禁止他人实施之权利，而代以报酬请求权。有些国家为防止原发明人某其私利，而拒绝同意再发明人实施其原发明之专利，尤其是后进国家，特别规定改良专利权人勿需原发明之专利权人之同意，得径行实施其再发明，惟必须给付相当之权利金。换言之，为调和公益（社会享受再发明之技术）与私利（原发明人无法独占市场，因有改良之产品竞争），而例外地不给原发明专利权人排他权，而以报酬请求权（补偿金或约定权利金）代之。反之则不然，即原发明人未经再发明之专利权人之同意不得实施再发明。亦有国家规定原发明人也可以不需要再发明人之同意而使用再发明。我国自”民国”二十一年之奖励工业技术暂行条例，即采只有再发明人得不经原发明人之同意实施其发明。然而现行专利法不但明文规定再发明专利权人未经原专利权人同意，不得实施其发明，而且删除上述但书之规定，改为“再发明人与原发明专利权人……得协议交互授权实施、协议不成时得依第七十八条第一项申请特许实施。”其修改之理由并未交待，但显然与过去之政策不同。
七、再发明之定义
在”民国”八十三年以前专利法没有明文规定再发明之定义，也没有学者探讨。历年专利法皆将追加专利径称再发明；而他人之再发明则曰“利用他人之发明或新型，在其专利内再发明者”。 此二条文皆称为再发明，所以学者称自己之再发明为追加专利，他人之再发明，为再发明。二者都是再发明，其概念大致相同，不同者祗是再发明之发明人有别而异，以及追加专利可能包括不属再发明之改良。事实上二者之立法目的不同，条文用辞亦有别，其概念内涵似有不同。本文祗探讨利用他人之发明或新型之发明，合先说明。依条文之文义解释，再发明系指利用他人之发明或新型之发明。但利用到什么程度始构成再发明，有待确定。按再发明一般称为改良，是改良的一种，但改良不必然是专利法上之再发明。再发明一定含有被改良的发明之全部构成要件。此原则系行之已久为各国所接受之专利基本原理。而依旧法第九条但书规定但再发明人应给专利权人以相当之补偿金或协议合制，专利权人如无正当理由不得拒绝，如参酌该法第六十八条第一项第二款规定，利用他人发明为再发明之专利权人，非实施原发明人之发明，不能实施其再发明，可确定利用他人发明或新型系指利用原发明之全部技术。换言之，构成原发明之全部要件而非部分要件而已。如果是全部要件，就没有主要技术或次要技术之问题。八十三年修法时，意图解决再发明之定义问题，分别在第二十八条及第二十九条各增加一项定义再发明，即“前项之再发明系指利用他人发明或新型(原发明)之主要技术内容所完成之发明”。 该定义不但无法解决问题反而制造很多问题。
首先得追加专利之发明与再发明之发明的范围，原本不应相同的，前者除改良外，还有与原发明有密切关系之发明，或扩张原发明应用领域之发明。而且这些特定发明必须在原发明之专利权期限内；而后者之发明则限于那些含有被改良之发明的发明，以及被改良之发明仍在专利权期间。盖被改良之发明的专利权如已届期或其它原因而丧失专利权，而成为公共财任何人皆可使用，勿庸原发明人之同意，当然没有但书之问题。依现行法之规定，得追加专利之发明与应得原发明人同意始得实施之发明，都是利用先前发明或新型(包括自己或他人之原发明)所完成之发明”，两者之内涵与范围，除原发明之发明人有别外其余均相同。再者依现行法之规定应得原发明人同意始得实施之发明，不限于含有原发明全部要件之发明，凡具有原发明之主要技术之发明皆属之。显然现行法扩大再发明之内涵，如这些祗含原发明之主要技术而非全部技术的发明之实施必须得原发明人之同意，则显然违反确立已久专利权范围以说明书所载之申请专利范围为准之原则。除上述外，现行法之规定还产生什么是主要技术之争论。按现在绝大多数发明之请求(claim)均是以组合(combination)之形式主张，实施必须得原发明人同意之发明应指含有构成组合之全部组件，而依现行法之规定必定产生那些组合之组件才是主要技术之争议。例如原发明系A+B+C+D，即A, B, C, 与D等四个组件组成，依现行法之规定A, B, C, D AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, ACD,或 BCD皆可能是A+B+C+D发明之主要技术，因此含有A, B, C, D AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, ACD,或 BCD之一的发明均可能被主张是再发明。
现行法对再发明之定义已上述，在专利制度发达之国家，再发明之定义非常明确，可以说从无争论。我国专利法之所谓再发明就是一般所称之改良。即发明含有他发明始称为改良。以上述例子为例，必须在A+B+C+D上另加E 或其它组件，或修改A, B, C, 或D之任一组件，即A+B+C+D+E 或a+B+C+D 始称为改良。被改良之发明如有专利权，上述之改良一定侵害被改良之发明专利权。但改良如具备专利要件亦可取得专利权。换言之，A+B+C+D+E如有非显而易知性，或A+B+C+d 与A+B+C+D实质不同足以具备非显而易知性，则A+B+C+D+E 和A+B+C+d等发明亦可取得专利权。从这里可以证明，一发明是否可取得专利与该发明是否侵害其它发明之专利权，是不同之二件事不同混为一谈。法院不能以被告取得某一发明之专利，推论该发明当然不会侵害其它发明之专利权。
八、系争专利权之范围
如上所述法院依智慧财产局之鉴定判断被控产品是利用自诉人之系争专利之主要技术内容所完成之创作，即专利法第一百零五条准用同法第二十九条之再发明。然而欲探讨被控产品是否如智能财产局之鉴定系系争专利之再发明，应先界定系争专利之范围。而申请专利范围之界定方法主要有二，中心界定主义与外围界定主义。 前者专利之范围，必须从整个专利说明书，包括部分图式部分以及申请专利范围，归纳发明的中心思想，找出发明的种（Type），凡属于该种的名类 均属于专利权人的专利范围，后者专利权人之专利范围仅限于申请专利范围，不得将专利说明书其余部分的组件引进申请专利范围，唯有在申请专利范围所用之文辞有疑义时，才可参考说明部分，以及以功能装置(means plus function)方式撰写申请专利范围时，才可参考说明部分所揭露的对应的实施例的组件，及其结构。我国专利法直到”民国”83年始规定，发明专利权范围，以说明书所载之申请专利范围为准；必要时得审酌说明书及图式。就前段而言，我国似采外围界定主义，而后段规定却使人无法肯定我国的确采外围界定主义， 因为何谓必要时？有不同看法，如解释为申请专利范围所用之文辞含义不明时，以及以功能加装置方式撰写请求时，可参考说明部分外，专利权之范围完全以申请专利范围为断，就可断言我国采外围界定主义。如有其它解释，即其它情形亦视为必要时，则肯定非采边界定主义。学者主张我国现行法似采欧洲专利公约第六十九条的折衷主义。
如以外围界定主义撰写申请专利范围时，在申请专利范围有疑义时，自然以外围界定主义之原则解释之。同样如以中心界定主义撰写就应以中心界定主义之法理解释。而不能如智慧财产局之官员所云申请专利范围不论以什么方法界定，以中心界定主义或外围界定主义解释结论都是一样。本节尝试分别以外围界定主义与中心界定主义解释分析系争之专利权范围，以便分析本案法院之判决。
1.外围界定主义
按请求之结构一般是由前言、转折与本文所组成，前言一般叙述发明之用途或其前提或运作之环境，改良之专利则引述被改良之技术。转折基本上有开放式与闭封式，二者之法律效果显然不同，前者被控产品祇要有请求项所引述的组件，即构成侵害，不问有无其它组件；后者如被控产品有请求项所引述的组件以外的组件，始能达到发明之目的或效果，则不构成侵害。本文必须引述构成发明之组件（方法发明是步骤或动作）、组件间之结构关系（步骤或动作之先后顺序）、运作方式、效果或功能或目的。\r
按自诉人之专利之申请专利范围有二请求项，第一项是独立项，第二项为依附于第一项之附属项。第一项之申请专利范围如下
1.一种电气箱用之通路定位座，其系于电气箱板体之两外侧及一端外侧均设有弹性夹，以供固定断路器之一侧，其特征在于：
定位座，其系设于板体之中央处，于前后端两侧各形成脚座，另于定位座成型时，即于内部形成数呈规则排列接线铜条，使接线铜条主接脚均突出于定位座一端，而数接线铜条之接脚并依序排列于定位座位之两侧;
当定位座固定于板体上时，便可藉定位座接脚与弹性夹之配合，使断路器固定于接脚与弹性夹间，形成一组装方便且接触良好之结构。
前言首先说明通路定位座之用途即供电气箱用，有人主张如被控产品非供电气箱用，即非其专利范围。但原则上前言所述之用途或目的不是发明之构成要件，所以如被控产品祗要该当构成要件，不问其用途如何，均构成侵害。紧接者叙述通路定位座系于电气箱板体之两外侧及一端外侧均设有弹性夹，以供固定断路器之一侧。此部份显然是通路定位座之结构的一部分，似与前言无关，理应放在本文，也许请求项之撰写者认为此组件非其发明，其发明仅在于特征部分，然而没有此部分，任何人就无法实施其发明。简单地说，其发明就无法完成运作，盖\定位座之接脚必须与弹性夹一起配合才能使断路器固定，即与本文之定位座有共同运作(co-acting)之关系，当然是构成专利发明要件之一。
也许撰写人企图以撰写形式扩大专利范围。详细地说，即将部份组件放在前言叙述，而主张专利发明之构成要件限于本文所述之特征部分，因此构成要件之组件数少，其专利范围当然扩大。\r
转折如前述有二种开放式与封闭式，在英文很容易判断，凡用 comprise或 which comprising 者就是开放式；使用 consist of 或 which comprising or consist essentially of 则系封闭式。中文似无相对应的用辞，实务上comprise翻译为包括，consist of 在于。以此而论本案使用“其特征在于”实务上似乎视为开放式的转折。本文并未如一般组合式之叙述，详列各组件，而是平铺自述式的，将组件以及其结构关系或其它物理条件一起叙述，所以必须详细仔细分析如下：定位座之构成是脚座以及铜条，脚座之结构关系是在定位座的前后两端。铜条有主接脚，其结构关系是规则排列于定位座上突出于定位座之一端，数接线铜条依序排列于定位座之两侧，而定位座之运作方式是藉定位座之接脚与板体二侧及一端之弹性夹配合使断路器固定于接脚与弹性夹间。上述组件以及其结构关系或其它物理条件，就是请求专利权之构成要件(the terms of a claim)，即界定专利范围的木桩或竹篱。
第二项之申请专利范围如下：
2.如申请专利范围第1项所述之电气箱用之通路定位座，其中定位座系以螺杆固定于板体上，而螺杆之顶端并形成螺孔，藉此可使一盖板覆于断路器上时，可藉螺栓锁定，另盖\板上设有孔折及边孔槽，可使断路器之开关突出于盖板上。\r
第二项是附属项，依专利法实行细则第十六条第二项规定，附属项应包括所依附项目之全部技术内容，所以第二项界定之发明，其构成要件不但包括本项所引述的组件及其它条件，还有第一项所引述的组件及其它条件，本项所加的组件以及其它条件有：以顶端有螺孔之螺杆，其作用是锁定板盖，盖\板上设有孔折与边孔槽，其功能是使断路器之开关突出于盖\板上。本项主要在描述定位座固定于板体之方法，即以螺杆固定，第一项并未引述该条件，所以不论被控产品用何种方法将定位座固定于板体皆该当第一项之构成要件。可见自诉人之发明之主要组件有二，一是两侧及一端设有弹性夹之板体，二是定位座。欠缺其一都无法完成其发明之目的。
九、被告新型专利之范围
被告82214899新型申请专利范围如下
一种「新型卡式分电箱之导电座结构」之主要结构特征系在于：
一卡式分电箱导电座座体（1）上缘中央位置预铸有一内陷之凹槽造(1a)，是为可供置入一导电片者；而于其上缘四角位置上则预铸有四点凹洞装置(1c)，为供套接卡式盖板(2)之用;
同时将其中两侧之凸缘装置(1b)则予以架高,为可供将另一导电片置于两侧凸缘装置(1b)之上方位置后，再以一卡式盖板(2)覆盖其上;
其中该卡式盖板(2)下缘四角位置上，系分别设置有四凸点装置(2a),为可藉以套置入导电座座体(1)上四角位置上凹洞装置(1c)内达密实者；
至其中二极导电片(3)、(4)中间，则预留有一通风口之设计，为可避免有灰尘或铁削等直接侵入，致造成电线走火等意外事故者；
复于导电座座体(1)前后二侧之一侧设置有三定点凸点装置(1d)，而于另侧则设置有三定点凹洞装置(1e)，是为可供各节卡式导电座座体(1)随时依实际需要彼此组装、套接以增减其长度之结构。
依上述之申请专利范围所界定之发明，非常清楚明确勿庸赘言即可明白，它祗是一种导电座而已，没有设有弹性夹之板体。而且定位座之结构与被告之专利上引述的完全不同。
比对二者之申请专利范围，二者之发明客体完全不同。自诉人之专利发明是两侧及一端设有弹性夹之板体与特定定位座之组合，不是定位座本身；被告之专利发明是定位座本身，是被告专利发明二个组件中之一组件而已。而被告之专利发明没有设有弹性夹之板体，何况前者之定位座之结构与后者明显不同。基上所述，被告之专利发明不可能是利用自诉人之主要技术所完成之发明，不是现行专利法所定义之再发明。再者，被告专利发明没有引述设有弹性夹之板体，而自诉人之专利发明是板体与定位座之组合，依改良专利之定义，也不是自诉人之专利发明之改良。
下面试着从中心主义解释自诉人的发明与被告之发明是否相同。按本案被告之发明局限于定位座之结构而已，而自诉人之发明主要目的在解决传统上主断路与分断路之接线方式，进一步地说，是改良现有中间以一体之接脚衔接方式，该衔接方式之缺点：一侧以固定架，另一侧以弹性片固定，因此，如系固定架这边之断路器损坏时，就必须先将接线铜条上之螺栓先旋松，将弹性夹该侧之全部断路器取下，再将接线铜条取下，才能把固定这边损坏的断路器取下，所以自诉人设计板体之三侧接设弹性夹，以及利用定位座之接线铜条凸出之接脚来固定断路器。被告之发明是导电座座体（自诉人称为是定位器），其发明之目的系改良传统一体成型之固定长度的导电座，以及分隔其二极导电片之方法。前者缺点是生产用的模具大、组具射出成型的时间长，造成生产效率不经济，而且安装后发现长宽不够或有损坏时，必须一次全部换新，对消费者不经济；后者二极导电片中，仅以单源之绝缘板阻隔灰尘或其它杂物，一旦渗入容易导通电流，造成电线走火。所以发明可组立之卡式导电座之新结构，并将导电片分别一置于卡式导电座中央内陷凹槽，一放于二侧相对凸缘，所以二极导电片中间自然预留通风口之结构。从上述很明显的可以看出二个发明概念完全不同，目的与功能也不同，技术自然不同。虽然被告之发明是定位座之改良，但并非自诉人发明的再发明。\r
依上述中心界定主义分析被告之专利与自诉人之专利不同，前者不是利用后者之主要技术内容所完成。而且被告之专利没有板体之组件，何况二者之定位座之结构迥然不同，被告之专利不可能是自诉人之专利之改良，不构成自诉人之专利再发明。
十一、被控产品之分析
被控产品有无侵害自诉人之专利权，应依被控产品有无该专利之全部构成要件已如上述。法院函请智慧财产局就所送电气箱用之通路定位座样品与第七八二零七四九六号专利案申请专利范围异同提供意见，而非样品是否为第七八二零七四九六号专利之再发明，。受委托之鉴定机构，本案系智慧财产局应针对法院之问题表示意见，即就有无异同之事实表示意见，供法院认定事实与适用法律之参考。详言之，法院依据智慧财产局之异同鉴定报告判断被控产品有无系争专利之全部构成要件，以供法院适用法律之参考，智慧财产局不能代为适用法律。不幸智慧财产局答非所问，更越俎代庖认定被控产品是系争专利之再发明。换言之，判定被控产品侵害系争专利。被控产品依智能财产局之叙述其内容如下：「其板体中央处设置一定位座，定位座上缘中央为可供置入一导电片之凹槽构造，四角位置有四点凹洞装置供套接卡式盖板之用，两侧凸缘装置予架高供将另一导电片置于上方位置后再以卡式盖\板覆盖其上，该卡式盖\板下缘四角位置上分别设置四凸点装置，可藉以套置入定位座上缘四角上之凹洞装置;定位座前后二侧之一侧设置有三定点凸点装置，另侧设置有三定点凹洞装置，可供各节卡式定位座依需要彼此组装、套接以增减其长度，板体两外侧及一端外侧设置弹性之扣件，可藉导电片之接脚卡定于断路器之一侧，再将断路器之另一侧往下压掣使具弹性之扣件定于断路器之另一侧往下压掣，使用弹性之扣件夹定于断路器之另侧。」与上述自诉人之专利比较，其定位座之结构与自诉人之专利上之定位座明显不同，且该产品之板体两外侧及一端外侧设置弹性之扣件与自诉人之专利上之弹性夹有别，所以被控产品不构成自诉人专利之侵害。至于被控产品上之弹性之扣件与自诉人之专利上之弹性夹是否等同，有无构成等效侵害，则应视被控样品之定位座在侵害时，同一技术领域的一般技术人员是否认为二者有互换性，被控样品之定位座是否有实质相同的功能(function)、以相同的方法（way）完成相同的结果（result）以及二者差异是否不少，这时候才需要专家鉴定、解释、说明，而后由法官自己判断。如果答案是否定，则样品当然不是专利法上自诉人专利的再发明，因为样品并不含有原发明的全部组件及其它限制。
依智能财产局分析的被控产品与被告之专利之申请专利范围比对，可发现被控产品含其专利之申请专利范围之全部组件，虽然被控产品除申请专利范围之全部组件外，另有板体两外侧及一端外侧设置弹性之扣件，可藉导电片之接脚卡定于断路器之一侧，再将断路器之另一侧往下压掣，使具弹性之扣件定于断路器之另一侧往下压掣，使用弹性之扣件夹定于断路器之另侧，但因该专利之申请专利范围之转折辞似属开放式的，所以祗问产品有无该专利所引述之全部组件，而不管有无其它组件。
更何况其判断样品之定位器第八二二一四八号专利案所述构造系改良第78207496号专利案之创作之唯一理由，是「惟样品之各节卡式定位置座依需要彼此组装套接后之成品，藉导电片之接脚与弹性扣件之配合，使断路器固定于接脚与弹性扣件间之作用功效，与第七八二0七四九六号专利案相同。」显然智能财产局误以为被控产品上之定位座之功效作用与系争专利上所引述之定位座组件相同，所以二者之发明相同。按系争二个专利均是新型专利，是物之形状、结构或装置之创作。以不同结构完成相同之功\效作用，也可以构成新的发明，这是专利法的基本概念。智能财产局竟然不问结构是否异同，径以作用功效相同为由率尔擅断故样品为利用第七八二0七四九六号专利案之主要技术内容所完成之创作。智慧财产局之专业能力实在需要加强。另令人质疑的是，在上开推论中，智慧财产局谓样品之「定位座」而非「样品」系改良第七八二0七四九六号专利案之创作，最后却推而扩大为样品，其推理前后不一致。最大的问题是，中央标局没有进行分析比对自诉人之专利请求范围与被告之专利请求范围，而是分析比对样品之定位器，就遽下结论，认为样品之定位器，即第八二二一四八九七号专利案所述构造系改良第78207496号专利案之创作。按再发明既然系利用他人之发明或新型之主要技术内容所完成，所以智慧财产局应先界定自诉人之系争专利之主要技术之大前题，才能判断样品是否属于该主要技术，而下结论。不幸的是法院也不加详查其推理过程就采用。也许法院没有足够的技术背景以审查其技术内容，但如就其推理过程多加注意亦可弥补技术背景之不足。\r
十二、智慧财产局异议案之评析
智能财产局认定被控产品是依据被告自己的专利实施，然而该专利在中央标准核准公告后屡遭异议，异议皆是不具备新颖性，其所依据的已知技艺(即引证案)，都有自诉人主张遭被告侵害之专利，虽然专利侵害是审理被控产品有无被害专利之全部构成要件；专利异议是关于被异议之专利是否符合专利要件。二者问题之性质不同。前者祗问被控产品有无界定系争专利之全部构成要件，不管两者之间是无有不同；后者仅论两者之间是否相异，不应论究被异议案之发明是否侵害引证案之专利权。但有四个异议案皆以系争专利作为被告专利欠缺新颖性之引证案，而且智慧财产局在这四个异议案皆认定被异议案(即被告之专利)与自诉人之系争专利不同，而在鉴定报告却有相异(事实上是相互冲突)的认定，所以有必要探讨智慧财产局对该数个异议案之行政处分。此亦涉及我国个专利法上一个大问题，即智慧财产局应否受其处分之拘束，而后不得为相反之意见。以本案为例，智慧财产局在异议案已认定被异议案即被告之专利与自诉人之系争专利不同，是否就应受其拘束，不得在鉴定报告有相异的意见。
按发明必须具备新颖性、非显而易知性以及实用性始能取得专利。新颖性之规定在专利法第二十条第一项：凡可供产业上利用之发明，无下列情事之一者，得依本法取得专利：à申请前已见于刊物或已公开使用者。á有相同之发明或新型申请在先并经核准专利专利者。?申请前已陈列于展览会者。新型专利之新颖性九十八条之规定相同。简单地说，决定新颖性之有无应就申请人主张系其发明之申请专利范围(claim)与引证的已知技艺比较，两者如相同，该申请专利范围就无新颖性；反之，则有新颖性，即申请专利范围所界定发明的要件都在单一的引证案出现，则该引证案先于申请案之发明问世。简单的说，如申请专利范围的全部要件不在单一引证案己知技艺一一对应出现，即申请专利范围与该引证案不同，则具有新颖性。专利审查为了方便比较，必须先分类而后由审查人员从同类的现有书面技术资料如：各国专利公报、学术刊物其它各种出版品，找寻有无相同的己知技艺。如果没有，其它条件亦具备，则核准公告，请社会大众一起审查。在公告期间任何人皆可提出证据，证明该证据所记载之技术与公告中的核准案之发明技术相同，且早于公告案申请专利范围所界定之发明存在(be anticipated)。如果属实，则异议或举发成立，专利即被撤销。
本案被告之八二二二四八九号专利案于公告期间屡遭异议：第一次异议之引证案有:八十三年七月一日公告之八二二一三七八0号配线排之改良构造《引证一》与自诉人之七八二0七四九六号电气箱用之通路定位座《引证案二》；第二次异议之引证案有自诉人上述之专利案《引证一》,八十二年十月二十一日公告之第八二二00三三四号开关之电路导接座专利案《引证案二》以及七十六年八月十六日公告之第七六二0一0二九号大牌开关箱开关接线结构之改良《引证案三》；第三次异议之引证案有（1）自诉人前揭之电气箱用之通路定位座专利案（2）八十二年十月二十一日公告之第八二二00三三四号开关之电路导接座以及（3）七十六年八月十六日公告之七六二0一0二九号大楼开关箱开关接条结构之改良专利；第四项异议案之引证案是自诉人之上述七八二0七四九六号电气箱用之通路定位座专利案以及七八二0七九九五号及七八二0七四九六号专利案。上开四个异议案之共同引证之已知技艺，即是自诉人之电气箱用之通路定位座（第二、三项异议即台专判04020第110929号与110930号异议审定书之三引证案完全一样）；本文祇讨论与本案刑事判决自诉人主张被侵害之78207496号与被告被异议的82214899号。
智慧财产局在110928号议审定书开宗明义即将被异议案之申请专利范围之全文引录，同样也列出引证案之第78207496号专利案之申请专利范围，便以「引证二为一定长度之定位座，非如本案视需要各节卡式导电座座体可彼此组装，套接以增减其长度，本案构成中之导电座座体及盖板，其上之凸缘及凹洞装置以为卡合套接用，亦未揭露于引证案」为理由，认定二案整体构成特征不同，所以不具证明能力（110928号、110929号、110930号、111234号四件异议审定书对第78207496号之意见完全相同，一字不差）。
如上所述某一申请案有无新颖性，端视其申请专利范围是否涵盖(read on)引证案(已知技艺)，即申请专利范围的组件及其它限制是否全部在引证案上出现，而不是二者有无不同的问题。简单地说，请求是否涵盖于该引证案，不是比较二者之不同的问题，而是要看引证案七八二0七四九六号专利案之申请专利范围，有无被异议案第八二二一四八九九号专利案的申请专利范围涵盖。\r
被异议案的申请专利范围之组件：A：à座体上缘中央位置有一凹槽构造，á该上缘四角位置有四角凹洞装置，?座体二侧凸缘装置架高，?该座体前后二侧之一侧设有三凸点装置，另一侧设三凹洞装置，以供各节卡式座体彼此组装套接,以调整其长度；B：卡式盖板其下缘四角位置分别设置四凸点装置，以套入上述座体上缘四角位置之四点凹洞装置；C：二极导电片，一置该座体凹槽构造，另一置于该座体二侧凸缘装置，该二极导电片中间留一通风口。而引证案第七八二0七四九六号专利案之申请专利范围所界定之发明名称是「电气箱用之通路定位座」，解构分析其组件以及其它限制如下：A.电气箱板体之二侧及一端侧均设有弹性夹，B.该板体之中央有一定位座，à其前后端二侧有脚座，á内部设有数接线铜条，该数接线铜条之主接脚均突出于该定位座一端，使其依序排列于该定位座之二侧，以与板体之弹性夹卡击固定。由此可见该引证案之申请专利范围之发明，与上述被异议案之不同；另引证案既然先于被异议案即于79年3月1日公告，所以也是第十条第一项第一款之刊物，而其申请专利范围界定之发明，则为该条项第二款之有相同之发明或新型申请在先并经核准专利者。另外，说明部分经常会介绍已知技艺，所介绍的已知技艺也可能使被异议案丧失新颖性。惟异议审定书皆未论及，可能构成提起诉愿之原因。智慧财产局对于其它引证案之处理都犯了上述毛病。另台专(判)04020字第111234号异议审定书之四之推论相当奇特，值得提出讨论：异议证据二为大德企业行、元魁企业有限公司之上安牌卡式分电箱广告型录，其底页载有本产品拥有专利第51418、52677号（各为七八二0七九九五及七八二0七四九六号专利号）请勿仿冒字样，异议人所提的证据似不应被解为产品而已，理应包括该产品所含的专利技术，即七八二0七九九五及七八二0七四九六号专利案，虽然广告型录及证据四样品，并无印制日期及制造日期，不足以证明本案申请日前已公开揭露诚为正确，然而其上专利号码智能财产局既然表示是在本案申请日前取得，却又被认为无确切证据证明在本案申请日期前已公开，而不具证据力，不予论断。又证据三广告型录及证据四样品，虽载有在本案申请日前取得专利之专利号码（证书号51418、52677，公告号为第78207995号、第78207496号），智慧财产局似乎忘了第二十条第一项第二款之规定。
总之，智慧财产局在四件异议审定书一致认为，自诉人主张被侵害的专利并不构成被告专利之己知技艺，使被告之专利不具新颖性。比较智慧财产局鉴定报告所述的被控样品之定位座与自诉人专利之请求专利部份上界定之定位座，明显不同，此可从上节智慧财产局异议审定书获得左证。因此，被控样品少了被侵害专利之组件“两侧及一端设有弹性夹之板体”，所以样品不构成字义上侵害自诉人之专利。至于有无构成等效侵害，则应视被控样品之定位座在侵害时，同一技术领域的一般技术人员是否认为二者有互换性，被控样品之定位座是否有实质相同的功能(function)、以相同的方法（way）完成相同的结果（result）以及二者差异是否不少，这时候才需要专家鉴定、解释、说明，而后由法官自己判断。如果答案是否定，则样品当然不是专利法上自诉人专利的再发明，因为样品并不含有原发明的全部组件及其它限制。
肆、本案法院判决之检讨––代结论
法院判决虽然是被告均无罪，但其理由是根据智慧财产局明显错误的鉴定，以及对再发明概念之误解，而认定被控样品是自诉人被侵害专利之再发明，其当然结论是被告侵害自诉人之专利权。惟法院却从被告犯罪之责任条件立论，认为「被告自认系其依据其所取得新型专利而为之，是其主观上难谓有侵害自诉人专利权之认识，而欠缺故意之要件，亦无其它积极证据，足资证明被告…确有违反专利法第125条或第128条之犯行。」。此推论非无商榷之余地，盖被告自认系依据其所取得新型专利为之，并不当然排斥被告亦有侵害自诉人专利权之认识。因为如被告知道，其发明是自诉人发明之改良，且发明之专利权仍在有效期间，竟实施自己之再发明时，不能说没有侵害自诉人专利之故意。法院显然同意智慧财产局之鉴定报告之结论，即被控样品是自诉人之再发明，也知道专利法第105条准用第80条第一项规定，再发明专利权未经原专利权人同意不得实施其发明，另一方面却根据智慧财产局认定，被告所申请之新型专利与自诉人上开专利整体特征不同而审定异议不成立，显然是未区别被控之样品与样品所含之专利系不同之二件事，所以遽下认定「被告于制造贩卖上开分电箱产品之际，既自认系依其所取得之新型专利而为之，是其于主观上难谓其有侵害自诉人专利权之认识，而欠缺故意之要件。」法院可能亦认为再发明系侵害原发明专利权人之专利，然而何以主张「本件应系被告应如何征得诉自人同意而实施其再发明之民事债权债务关系而已」？诚然，再发明专利权人固可不必征得原发明专利人同意而径行实施，但要给予合理报酬。如未依规定，不给予报酬，其法律效果如何？专利法未规定，或可视为如本案法院所主张民事债权债务关系而已，抑或以侵害专利权论，而此种侵害专利权是否有专利法125条或第128条之适用，也值得深思探讨。
注释:
申请专利范围英文是Claim，一般称为请求项，也有人用权利项称之。本文可能间或使用请求项。
专利法第五十六条三项，第一百零三条第二项与第一百一十七条第二项。
这是国内一位精通专利法之资深专利代理人恽逸群先生之经验之谈。
此判决系去年智慧财产局主办的专利侵害研讨会上王锦宽先生在讨论再发明时所提出的判决书事后作者向王先生索取的，在此谢谢王先生给予作者复印件。
关于专利侵害之认定，中央标准扃于”民国”八十五年六月发行一本专利侵害鉴定基准，惟有许多观念与论断有待斟酌。主要学术论著有黄文仪，申请专利范围的解释与专利侵害判断，”民国”八十三年二月出版，以及吴永川﹐中美专利侵害分析之比较研究﹐东吴大学法律研究所硕士论文﹐85年。
此有一问题依我国专利法规定，被告可否在专利侵害诉讼抗辩专利无效，即主张系争专利欠缺专利要专利专利件之一，而罹于无效。换言之，我国普通法院可否审查智慧财产局之专利审查之行政处分。如果答案是否定，被告必须另行向智慧财产局依专利法以及诉愿法与行政诉讼法相关规定请求行政救济，原法院祗好停止诉讼。
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