原作者：王迁华东政法大学教授 一、引言 知识产权是一系列法定专有权利的集合，只有知识产权人或经过其许可的人才享有法定的专有权利、才能实施受专有权利控制的行为，并独享由这些行为所带来的利益。换言之，法律赋予知识产权人专有权利的目的，是通过专有权利去控制、约束相应的行为。这相当于为知识产权人划定了一片专属领地。任何人未经许可实施受专有权利控制的行为，就如同闯入了由篱笆圈起的他人专属领地，在缺乏法律上免责理由（如“合理使用”、“法定许可”等）的情况下，会构成对知识产权专有权利的“直接侵权”。例如，未经许可公开表演他人作品和制造他人专利产品就可能是直接侵犯版权中“表演权”和专利权中“制造权”的行为。 但是，知识产权侵权行为往往不是孤立进行的，它经常需要借助第三人的帮助、参与和支持。在一个科技与商业十分发达的时代，知识产权侵权的成本不断降低，导致侵权行为出现了从集中化、专业化向分散化、业余化发展的趋势。权利人追究直接侵权者的责任有时不但费时费力，而且很难得到充分的补偿。如果直接侵权者不在法院管辖范围内，权利人甚至无法起诉。例如，租用经营场所的小摊贩在销售了假冒商品之后可能会溜之大吉，如果商标权人不能追究故意为侵权活动提供场所者的责任，其损失就无法得到补偿。 为了加强对知识产权的保护，许多国家的立法或判例确立了知识产权“间接侵权”规则：第三人即使没有直接实施受知识产权“专有权利”控制的行为，但只要其引诱、教唆或有意帮助他人进行“直接侵权”，其行为也被认为构成“间接侵权”，应当与“直接侵权者”承担连带责任。这就使得权利人能够通过起诉更具经济实力和在法院管辖范围内的“间接侵权者”及时获得救济。这对于保护权利人的合法利益十分有利。 我国现行的《著作权法》、《商标法》和《专利法》均未对“间接侵权”做出规定。这是与我国以往的现实国情和知识产权保护水平相适应的：在知识产权制度建立初期，立法和执法的重点应当是制止那些直接侵犯专有权利的行为。同时，在过去的技术条件下，只有那些具备一定财力的经济实体才有可能实施严重损害权利人利益的直接侵权行为，权利人通过追究“直接侵权者”的法律责任往往就足以获得充分的救济。例如，要查实印刷盗版书籍、伪造专利产品和制作假冒名牌商品的企业在过去都是相对容易的。在这情况下，立法者自然无需过多地考虑“间接侵权”问题。但随着社会的发展，仅仅规定“直接侵权”已经很难充分保护知识产权人的合法利益了。 在我国三大知识产权立法领域中，版权“间接侵权”规则出于应对网络带来的挑战而最先得到了发展；有关专利法中，“间接侵权”的内容也已被列入下一次修订《专利法》计划中。相比之下，对商标法中“间接侵权”的研究却相对比较薄弱。虽然《商标法实施条例》中有关“故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件”的规定属于对“间接侵权”的规定，但由于商标权与版权和专利权在权利性质上的差异，商标法中的“间接侵权”问题更为复杂。而在我国对于如何区分“直接侵权”与“间接侵权”？哪些行为构成“间接侵权”？等问题尚缺乏深入的讨论，导致司法实践中的问题层出不穷。2004年因中国企业定牌生产西班牙“耐克”服装引发的商标侵权纠纷即与此有关。本文试结合国外立法和判例对商标法中的“间接侵权”做一研究，并对我国立法未来的相关立法提出建议。二、商标法中“直接侵权”与“间接侵权”之间的界限 无论英美法系还是大陆法系国家，知识产权领域“间接侵权”的规则均主要来源于一般侵权行为法上的一项基本原则：即在明知某种行为构成侵权，而仍然教唆、引诱他人去实施这种行为，或者对他人的这种侵权行为提供实质性帮助的，应当对侵权后果承担责任。显然，在明知特定行为构成侵权的情况下对这种行为实施教唆、引诱或予以帮助，行为人主观上的过错是明显的，而且其行为与损害结果之间存在因果关系，要求行为人承担责任是合理的。 鉴于知识产权侵权的特殊性，区分“直接侵权”与“间接侵权”具有特别重要的意义。各国知识产权法都承认：基于知识产权“专有权利”的绝对权性质，除非法律有例外规定，只要未经许可实施受“专有权利”控制的行为即构成“直接侵权”，主观过错并构成“直接侵权”的必要条件，只影响赔偿责任的承担。而构成“间接侵权”的各种行为都不在知识产权“专有权利”的控制范围内，将其界定为对知识产权的侵犯是出于适当扩大知识产权保护范围的政策考量以及这些行为的可责备性，因此必须以行为人具有主观过错为构成要件。这意味着在诉讼中，如果知识产权人指称被告“直接侵权”，只需证明其实施了受“专有权利”控制的行为。被告如果确实实施了相关行为，只能通过证明自己无主观过错，或过错程度较小，以求免除或减轻赔偿责任。而如果知识产权人指称被告“间接侵权”，则应当举证被告是在具有主观过错的情况下实施引诱、教唆或帮助行为的。 在各国立法和司法实践中，版权和专利领域中“直接侵权”与“间接侵权”的界限是基本一致的。这不仅是因为众多国际条约对版权和专利权“专有权利”的控制范围已经做出了统一和明确的规定，还因为在版权法和专利法中“专有权利”与“直接侵权”之间的逻辑关系非常清楚——权利人享有“专有权利”既意味着他有权自己实施受“专有权利”控制的行为，也有权阻止他人未经许可实施这种受控行为，而他人擅自实施受控行为就是“直接侵权”。换言之，“专有权利”中所蕴含的“自己专有使用（作品或专利）的权利”和“禁止他人使用（作品或专利）的权利”在范围上完全一致，就像一枚硬币的两面——自己有权使用的范围即为禁止他人未经许可使用的范围。基于此，多数国家的版权立法和专利立法并不一一列举构成“直接侵权”的行为，只是笼统地规定：除了有法定例外情形，未经许可实施受专有权利控制的行为即构成“直接侵权”。例如，版权法只要规定了版权人享有“表演权”，根本无需再列出侵犯“表演权”的行为。因为任何人都可以依据“专有权利”与“直接侵权”之间的逻辑关系推出：他人在缺乏法律依据的情况下擅自公开表演作品就构成“直接侵权”，而他人基于其他原因对“表演权”的侵犯就是“间接侵权”。 但是，在商标领域，各国对于何种行为构成 “直接侵权”却有不同观点，这使得“直接侵权”与“间接侵权”之间的界限在不同国家也不一致。这种差异的形成的主要原因在于：与版权和专利权相比，商标权“专有权利”的特征在于“专用权”与“禁止权”的范围并不一致，后者的范围远大于前者。在实行注册制的国家，商标权人自己仅有“在核定使用的商品上使用核准注册的商标”的“专用权”，既没有在未经核定使用的相似商品上使用注册商标的“专用权”，也没有在核定使用的商品上使用与注册商标相近商标的“专用权”。但各国商标法为了防止对消费者的欺骗和对商标权人商业利益与信誉的损害，均规定商标权人对于某些其本人并不享有专有权的行为，有禁止他人实施的权利。如我国《商标法》规定商标权人有权禁止他人“在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”。这样，商标权人“专有权利”（即“商标专用权”）与“直接侵权”之间就不存在一一对应的逻辑关系了。除了能够从 “商标专用权”中推出未经许可“在核定使用的商品上使用核准注册的商标”可构成“直接侵权”之外，哪些其他行为构成对商标权的“直接侵权”，完全取决于各国对商标权人“禁止权”的法律规定。而各国立法之间的差异，必然会导致各国“直接侵权”与“间接侵权”的界限不一。三、两种界定“直接侵权”的立法例和观点 传统商标法的基本目标在于确保商标的识别功能得以现实，即使消费者能够通过商标将商品与其提供者正确地联系在一起，防止混淆的发生，以此实现保护商品提供者凝集在商标中的商誉免受不公平利用和损害，以及保护消费者不受误导的双重目的。因此，未经商标权人许可在同类或类似商品上使用相同或近似商标，导致消费者对商品来源产生混淆的行为，就成为各国商标法首先要予以制止的“直接侵权”。 但是，由于各国立法者和学者们对于“混淆”的范围和含义在认识上有一定差异，对于一种未经许可使用商标的行为是否构成“直接侵权”，根据不同的立法例和学术观点也可能有不同的性质认定。首先，在立法例上，美国的立法将“导致混淆”作为“直接侵权”的绝对前提。美国《商标法》规定：在商业活动中，任何未经许可将复制、伪造、抄袭或仿冒的他人注册商标标识用于对商品或服务进行销售、推销或广告宣传的行为，只要可能导致混淆、误认或欺骗，就可构成对注册商标权的“直接侵权”。 欧盟的立法则有所不同。欧共体理事会分别于1989年和1993年通过的《有关协调各成员国商标立法的一号指令》（以下简称《一号指令》）及《欧共体商标条例》均将“在相同商品上使用相同商标”直接规定为“直接侵权”，只将“可能导致公众混淆”作为其他使用商标行为构成“直接侵权”的要件。这些行为包括在同类商品上使用近似商标、在类似商品上使用相同商标和在类似商品上使用近似商标。 这两种立法模式的差异在以往并不突出。尽管表面看来，以“在相同商品上使用相同商标”在欧盟国家构成“直接侵权”无需以“导致混淆”为前提。但由于“在相同商品上使用相同商标”一般情况下均会导致消费者的混淆，因此欧盟的立法实际上是默认“在相同商品上使用相同商标”必然会导致混淆，从而在程序上免除了商标权人证明有发生混淆可能的举证责任。这样，两种立法例实际上仍然都是以“导致混淆”作为“直接侵权”的构成要件的。但是，随着国际经济贸易活动，特别是定牌贸易的日益繁荣，欧盟立法对“在相同商品上使用相同商标”必然会导致消费者混淆的认定有时是不成立的。由于欧盟立法并没有规定被告可以通过证明这种对商标的使用并不可能导致混淆而免责，在实践中就可能造成不公平的结果。这一点在下文所述的Beautimatic International v. Mitchell International Pharmaceuticals案中尽显无遗。 其次，在对“导致混淆”的理解上，不同的观点之间也有很大出入。试举一例说明：某制鞋厂制造冒牌的“耐克”运动鞋，并将这批带有“耐克”商标的运动鞋卖给某零售商。该零售商完全知晓这批“耐克”鞋是冒牌的，但仍然将其买下并向消费者出售，而消费者则因误认为这是真正的“耐克”鞋而予以购买。显然，零售商销售冒牌“耐克”鞋的行为导致了消费者对商品来源的混淆，构成“直接侵权”。但制鞋厂的行为是否为“直接侵权”呢？ 根据美国著名商标法学者Gilson的观点，由于该制鞋厂使用商标的行为并没有使作为购买者的零售商对商品的来源产生混淆，即零售商清楚地认识到这批运动鞋不是经“耐克”公司授权生产的，制鞋厂的行为并不构成“直接侵权”。但是，冒牌“耐克”鞋一旦向消费者出售，就会引起混淆。在这种情况下，冒牌“耐克”鞋实际上是用于实施“直接侵权”的工具(tools of infringement)。换言之，那些带有侵权商标、很容易导致混淆和用来欺骗最终消费者的商品就是“侵权工具”。制造商在明知，或可以合理地预期该“侵权工具”会被下手的零售商用于侵权，却仍然将“侵权工具”置于零售商手中的行为，将构成“间接侵权”。美国著名法官霍姆斯也曾在一起不正当竞争案中指出：使用了原告具有显著性商品装潢的被告自己是否直接向消费者出售商品是无关紧要的。关键在于被告知道他将“（欺诈消费者的）能力置于了经销商手中”，因为被告知道经销商会以此来欺骗消费者。 对“导致混淆”的这种解释使得对商标权的“直接侵权”只可能在一种情况下发生——将未经许可使用他人商标的商品出售给误认为该商品来源于商标权人的消费者。除此之外任何侵犯商标权的行为均只能是“间接侵权”而非“直接侵权”。 但是，《不当正竞争法（第3次）重述》对“导致混淆”做出了较为广义的解读。《重述》虽然也将“导致混淆”作为“直接侵权”的构成条件，但与Gilson的观点相反，《重述》强调：不能认为只有当那些与行为人直接进行交易的人发生了“混淆”时，行为人才构成“直接侵权”。如果未经许可向零售商或分销商提供了带有他人注册商标的商品，即使零售商或分销商并未发生混淆，该行为也是“直接侵权”。按照这种解释，上例中制造冒牌“耐克”鞋并将其出售给零售商的制鞋厂构成对商标权的“直接侵权”。 同样，根据欧共体《一号指令》和《商标条例》的规定，只要在商业活动中在相同商品上使用了相同商标就构成“直接侵权”，而无需商标权人证明“导致混淆”。对于上例而言，制造冒牌“耐克”鞋并将其出售给零售商的制鞋厂在欧盟国家无疑将构成“直接侵权”。正如英国法院在Beautimatic International v. Mitchell International Pharmaceuticals案中所言：“他人未经许可将‘相同’商标在本国用于‘相同’商品的行为本身就会危及立法者意图赋予注册商标人享有的垄断性利益”。 Gilson与《重述》和欧盟各国界定“直接侵权”的方法都有各自的优点和缺陷。Gilson的理论在实践中的运用显得较为繁琐和复杂，因为类似上文所述实例中冒牌产品制造商究竟构成“直接侵权”还是“间接侵权”将取决于其直接下手是否产生混淆。假如该制造商同时将冒牌产品出售给了一家“知假买假”的零售商和不知内情而上当受骗的消费者，则根据Gilson的理论，制造商两个完全相同的行为却分别构成“间接侵权”和“直接侵权”。这样，制造商行为的侵权性质将完全取决于买家的主观认知状态，这在表面上是令人难以接受的。与之相比，《重述》和欧盟各国采用的方法就显得简单易行。因为制造和出售冒牌产品的行为必然涉及将相同的商标用于相同的商品之上，并将之投放市场流通。这在欧盟国家均依法构成“直接侵权”，商标权人甚至无需证明有导致混淆的可能。同样，根据《重述》的解释，该行为由于会导致最终消费者产生混淆，也是“直接侵权”。这就避免了“一种行为、两种定性”的后果。但是，Gilson以商品提供者的直接下手是否产生混淆作为判断构成商标“直接侵权”的依据，却可以有效地限制“直接侵权”的范围，防止对商标权的过高保护。而其在表面上所存在的问题，在实践中却并不突出。下文将结合具体案例讨论我国商标立法在这两种方法之间的选择。四、商标法中“间接侵权”的类型 与划定“直接侵权”范围的立法例和观点相适应，各国商标立法和司法实践中认定的“间接侵权”大致可以分为以下四种类型。 （一）向其他经营者提供“侵权工具” 根据上述Gilson的“侵权工具”理论，制造商或经销商故意向下手经营者提供未经许可使用他人商标的商品，属于向他人提供“侵权工具”、意图帮助下手经营者实施“直接侵权”的行为。如果法院采纳了“侵权工具”理论，则该行为只能构成“间接侵权”。 在美国，有许多法院事实上是认同这一理论的。特别是在经销商向制造商订做一种带有他人商标的商品时，尽管与他人商标相同或近似的商标是由接受订单的制造商贴到商品上去的，但由于该制造商并没有直接向消费者提供侵权商品，而只是向下订单者提供，没有直接引起混淆，因此法院只是在认定制造商知晓下订单者将使用自己提供的商品欺骗消费者，导致消费者的混淆时，才会判定制造商构成“间接侵权”。在美国早期的案例Andrew Jergens Co. v. Bonded Products Corporation中，被告接受经销商的订单制造肥皂，并按照订单的要求在肥皂上印上“Woodbury’s Facial Soap”的字样。而“Woodbury”正是原告享有商标权的商标。第二巡回上诉法院认定：被告虽然仅仅制造了肥皂而没有向公众销售，但却知晓“Woodbury”是原告的商标。在订货的经销商向最终消费者出售被告制造的带有“Woodbury”标识的肥皂，导致消费者混淆的情况下，被告应作为间接侵权者承担责任。 同样，在Corning Class Works v. The Jeannette Glass Company案中，原告Corning Class公司是玻璃制品生产商，并注册了“Corning Ware”商标。一家名为Lady Cornellia的公司出售的玻璃制品上带有与“Corning Ware”商标相似的文字和图形，而且其销售人员也将它说成是“Corning Ware”牌玻璃制品。据查，Lady Cornellia的公司的玻璃制品是向Jeannette Glass公司订做的，因此，实际上是由后者将与“Corning Ware”商标相似的标记置于玻璃制品之上的。原告在起诉Lady Cornellia公司的同时，也起诉了Jeannette Glass公司。而Jeannette Glass公司则认为自己不应当为原告所遭受的损害负责，因为其只是按照订单的要求制造商品并贴上标志，并没有导致消费者的混淆。 的确，Jeannette Glass公司虽然在与Corning Class公司相同的玻璃制品上“使用”了相似的商标，但由于它只是向Lady Cornellia的公司交货，不可能直接引起任何消费者的混淆。但是，法院认为：Jeannette Glass公司仍然可能作为“间接侵权者”对Jeannette Glass公司导致消费者混淆的行为承担责任： “制造商制造的商品如果带有侵犯他人商标权的标识，或与他人商标相近似、容易引起混淆的标识，该制造者可能要作为间接侵权者承担责任。” 法院进一步认为：Jeannette Glass公司的责任取决于一个居于相同地位的理性人是否能够意识到自己正在帮助他人实施侵权行为。而根据本案的案情，基于Jeannette Glass公司与Lady Cornellia公司之间的密切关系，其是不可能不知晓Lady Cornellia公司将利用自己制造的玻璃制品实施侵权行为的。法院因此判定Jeannette Glass公司因承担侵权责任。 类似的“间接侵权”也可能发生在许可经营中。在The Scotch Whisky Association v. Barton Distilling Company案中，原告是来自英国的苏格兰威士忌酒协会以及苏格兰威士忌酒的制造者，认为自己使用“苏格兰威士忌”这一地理标志的权利在美国受保护。被告Barton公司是美国的苏格兰威士忌酒制造商，并享有House of Stuart商标。Barton公司许可一家巴拿马公司使用“House of Stuart牌苏格兰威士忌”的标识，并向其提供商标标识、酒瓶以及来源于苏格兰的酿酒原料。而该巴拿马公司却将本地产的酒掺入苏格兰酒料中，贴上“House of Stuart牌苏格兰威士忌”的标识向公众出售。Barton公司在与巴拿马公司的协议中约定巴拿马公司应向Barton公司提供威士忌酒样品供其检验。而Barton公司也发现了巴拿马公司掺酒的事实，但在发过一封要求其停止该行为的信函之后，就再没有采取其他行动，也没有继续对样品进行检验。法院认为：Barton公司在明知或至少应当知道巴拿马公司掺酒的事实之后，继续向其供货的行为等同于将“用于欺骗的手段置于其被许可人手中，应当对其被许可人使用虚假标识的行为承担责任”。 （二）引诱其他经营者实施商标侵权或未采取合理措施阻止其侵权 如果制造商或经销商并没有制造或销售带有他人商标的商品，也即没有未经许可而使用他人商标，但却通过明示或暗示的手段故意引诱或促使其他经营者实施商标侵权行为，或是在已经知晓其他经营者要利用自己提供的商品实施商标侵权行为之后，仍然不采取合理措施以避免侵权后果发生的，仍然将构成“间接侵权”。 这种“间接侵权”类型是美国法院通过长期司法实践而逐步发展起来的，而非是美国《商标法》所直接规定的。根据侵权法原理，这种类型的行为应当无可争议地构成“间接侵权”。其中最典型的莫过于生产与商标权人商品具有相同外观的商品，在向经销商提供时引诱其将该商品作为商标权人的商品销售，从而导致消费者对商品来源产生混淆。例如，某玩具商制造了和他人享有商标权的玩具在外观上相同的玩具，但并未贴上他人的注册商标。而且该玩具形象源自公共领域，该玩具商制造相同玩具的行为并不构成著作权侵权。但如果该玩具商在将玩具批发给玩具店出售时，以明示或暗示的方法唆使、怂恿玩具店在玩具上贴上商标权人的商标加以出售，或者在明知该玩具店会在其提供的玩具上贴上他人商标的情况下，仍然继续向玩具店出售玩具而不采取任何合理措施，则构成“间接侵权”。教唆经销商在相同或相似商品上使用他人商标并加以出售，不但会引发经销商的“直接侵权”行为，使消费者对商品来源产生混淆，而且主观过错明显，是典型的“间接侵权”行为。而在知晓下手经销商会在自己提供的商品上贴上他人商标之后继续供货，无异于有意纵容、帮助经销商的“直接侵权”行为，也是一种“间接侵权”。美国最高法院在Inwood Laboratories v. Ives Laboratories中即指出：“故意引诱他人侵犯商标权，或者在知晓及有理由知晓他人正在从事商标侵权而继续供货的”应当承担“间接侵权”责任。 需要指出的是，上文所述的第一种“间接侵权”与此种“间接侵权”存在重大区别：前者涉及行为人向他人提供未经许可贴有他人商标的商品，即行为人已擅自“使用”了商标。而且行为人应当知晓：在正常商业活动中，一旦向分销商、零售商等经营者提供该商品，他们必然会向消费者出售并导致混淆的发生。因此，行为人的主观过错是非常明显的，除了下文将要讨论的例外情况之外，行为人提供“侵权工具”（即带有他人商标的商品）的行为必然构成“间接侵权”。从举证角度看，商标权人虽然需要证明行为人知晓或能够合理地预见下手经销商将使用自己提供的商品实施商标侵权行为，但由于行为人已经在商品上贴上了他人的商标，要证明这一点是相对比较容易的。因此商标权人的举证负担较轻，而行为人则必须举出自己并不知晓或无法预见下手经销商侵权行为的反证。 与之相反，第二种“间接侵权”并不涉及在相同或相似商品上使用他人商标的行为。只要制造或出售相同或相似商品的行为本身不侵犯商标权人的其他权利（如产品的艺术造型可能是作品，商标权人同时享有著作权；或产品的形状具有“显著性”，本身就可作为商标受到保护；或该产品为专利产品等），该行为本身就没有任何可指责之处。因为商标法并不能阻止商业竞争者制造和销售使用不同商标的相同或类似产品。这样，就不能因为行为人的下家擅自在该商品上使用他人商标，就推定行为人是为了引诱、促成或协助下家侵权而制造或提供相同或相似商品的。从举证角度看，商标权人负有较重的举证责任，即必须证明行为人有引诱实施侵权的行为，或者是在已经知晓其下家会擅自在其提供的商品上使用他人商标加以销售后，仍然继续向其提供同种商品，或者没有采取其他合理预防措施。 当然，“知晓”是一种主观心理状态，除了行为人自己承认之外，外人无从得知，只能从相关的客观事实加以推断。美国的判例认为：如果在一个身处相同境遇下的“理性人”看来，行为人应当明知或者能够“合理预见”接受其供货的销售商将使用他人商标实施侵权，则该行为人就能被认定“知晓”他人的侵权行为了。但这种“合理预见”应当具有相当程度的确定性，即行为人必须能够根据相关情况合理地预见销售商一定会在商品上使用他人商标。如果仅仅因为行为人制造或销售了与商标权人商品相同或相似的产品，就推定行为人能“合理预见”下家可能会在这种相同或相似产品上贴上他人较为知名的商标出售，并认定其构成“间接侵权”，则无异于迫使商标权人的竞争者都停止制造本身不侵犯著作权、专利权或商标权的相同或相似商品。这是与商标法鼓励公平竞争、防止非法垄断的立法目的背道而驰的。 在1996年发生的“劳力士公司诉Robert Meece案”中，被告Robert Meece公司生产了专门用于替换世界名表劳力士表损坏部件的手表部件，并向经销商们提供。劳力士公司认为：经销商将这些部件装上劳力士手表之后，会将改装过的劳力士手表作为原装手表出售，导致消费者的混淆；由于这些手表部件只能用于劳力士手表，Robert Meece公司应当知道它们最终会被经销商用于商标侵权。因此劳力士公司认为Robert Meece公司构成“间接侵权”。美国德克萨斯州北部地区法院认为：没有证明表明从Robert Meece公司购买手表部件的经销商用这些部件制造假冒的劳力士手表，而且也没有证据证明Robert Meece公司曾经引诱经销商们这样做。而第五巡回上诉法院进一步指出：Robert Meece公司从来没有向任何一家特定的经销商出售大量手表部件，而只是同时向许多经销商一次出售少量部件。这本身就意味着从Robert Meece公司购买手表部件的经销商很少会经常从事假冒劳力士手表的行为。同时，法院认为劳力士公司没有证明Robert Meece公司曾经在知晓或应当知晓经销商实施侵权行为之后继续向其提供手表部件。因此，法院最终认定Robert Meece公司生产并向经销商出售专用于劳力士手表的部件并不构成“间接侵权”。 在美国最高法院1982年判决的Inwood Laboratories v. Ives Laboratories案中，被告生产了与原告过期专利药品在外观上相同的药品并出售给药店。原告认为被告提供这种与原告药品相同药品的行为意在引诱药店将被告药品假冒为原告药品向消费者提供，因此在药店构成“直接侵权”的情况下，被告构成“间接侵权”。而最高法院认为：原告药品的外观具有“功能性”，即用于使消费者辨认药品的疗效，本身是不受保护的。在没有证据表明被告以明示或暗示的手段引诱药店将自己的药品假冒为原告药品出售的情况下，不能认为被告能够“合理预见”药店的商标侵权行为以及意图帮助药店实施侵权。 在制造商或经销商已经“知晓”或“合理预见”他人要利用自己提供的商品实施商标侵权行为的情况下，即使本身没有以明示或暗示的方式引诱他人进行侵权，如果继续提供他人将用于实施侵权的商品无异于是在有意帮助他人侵权。因此，制造商或经销商有义务采取合理的预防措施。但是，如上文所述，由于制造并销售与商标权人的商品相同或相似的商品本身并不是侵权或违法行为，因此制造商和经销商并不需要停止生产这种商品，以避免他人利用这种商品实施商标侵权，而只需要采取与其对销售商“直接侵权”的知晓程度相适应的合理措施。这些措施包括提出警告、要求其停止利用自己的商品实施侵权，在商品上贴上明显区别于商标权人商标的标签，直至停止供货。 在Sealy, Inc. v. Easy Living, Inc.案中，原告Sealy公司是一家生产床垫和床架的厂商，拥有“Sealy”商标。被告Pacifica公司也生产相似产品，并且在床垫上获得了使用“Sealy”商标的许可，但却没有同时获得在床架上使用该商标的许可。一家经销商在出售由Pacifica公司生产的合法贴有“Sealy”商标的床垫的同时，还出售由Pacifica公司生产的，但未贴有“Sealy”商标的床架。由于该床架本身没有任何其他标签，而且覆盖其上的布料与Sealy公司生产的床架很相似，再加上该床架与贴有“Sealy”商标的床垫成套出售，导致消费者误认为床架和床垫都是由Sealy公司许可生产的。而且该经销商在广告宣称中还称这一套床具为“Sealy公司的床垫和配套床架”。在Sealy公司起诉该经销商和Pacifica公司后，Pacifica公司在床架上贴上了“由Pacifica公司生产的高质量床架”的标签。但由于经销商一般是由床垫放在床架上成套出售，床垫总是将置于床架上面的标签遮挡住，使消费者无法看到。 由于Pacifica公司自己并没有未经Sealy公司许可在床架上贴上“Sealy”商标，也没有直接从事任何使消费者导致混淆的行为，因此其并不构成“直接侵权”。但法院认为：Pacifica公司不但充分预见到经销商会将床垫和床架配套出售，从而导致消费者的混淆，而且还希望经销商实施这种行为。虽然Pacifica公司后来采取了补救措施，即将床架上方贴上了“由Pacifica公司生产的高质量床架”的标签。但该标签不但很难被消费者看到，而且该标签并没有说明该床架不是由Sealy公司许可生产的。由于该床架是与贴有“Sealy”商标、同为Pacifica公司经Sealy公司许可制造的床垫配套销售的，即使是有经验的消费者也会误认为床架也是Pacifica公司经Sealy公司许可制造的。因此Pacifica公司的预防措施并不足以避免使消费者产生混淆。法院因此判定Pacifica公司在明知或可以预见经销商将利用自己的产品实施侵权的情况下，没有采取合理的预防措施并且继续供货，构成“间接侵权。” 下面本文将对与药品商业外观有关的特殊问题进行简要的论述。在美国等发达国家，药品早就可以获得专利权。而专利保护期届满之后，任何人都可以合法地制造和销售同样的药品。在仿制和销售过期专利药品过程中一个突出的法律问题在于：竞争者可以在何种程度上模仿原专利药品的外观，如药品颜色、包装和造型？这个问题的重要性在于：由于处方药不能直接向患者推销，因此制药公司都是通过药店和药剂师等中间渠道销售药品的。一般情况下原专利药品在销售价格上仍然远高于仿造药品，因此如果仿制药品的外观与原专利药品相同或近似，有些药店和药剂师就有可能出于牟取不当利润的动机，在患者持医生开出的使用原专利药品的处方前来购买时，将仿制药品装入自己的包装中、假冒为原专利药品卖给消费者，从而导致消费者受骗上当。根据美国《商标法》，任何对商业来源或事实进行错误或令人误解的陈述，在可能导致混淆的情况下应向利益受损方承担责任。因此，药店或药剂师假冒的行为无疑违法了美国《商标法》。而如何对仿制原专利药品外观的行为加以定性，则取决于对上述问题的回答。 在美国，商业外观也可以作为未注册商标获得《商标法》的保护。但是，根据商标法不保护实用性功能的基本原理，商业外观如果仅由商品自身的性质产生、为获得技术效果而需要具有或者该商业外观使商品具有实质性价值，则该商业外观缺乏“显著性”，商品提供者不能对该商业外观取得商标法上的专有使用权。换言之，对“功能性”的商业外观即使是在美国这样保护未注册商标的国家也不能取得商标专用权。反之，对“非功能性”的商业外观则可以在具有“显著性”时在保护未注册商标的国家根据《商标法》受到保护。 美国1938年的《侵权法重述（第一次）》就指出：任何人所销售产品如果未经许可复制或模仿了他人同类产品的商业外观，在他人的商业外观已经具有了识别该商品的特性，而且该商业外观不具有“功能性”，则复制或模仿该商业外观在导致潜在购买者对商品来源发生误认的情况下构成侵权。美国《商标法》也明确规定：对他人擅自使用未经注册的商业外观的行为，如果根据《商标法》提起假冒之诉，则原告必须举证证明被使用的商业外观是“非功能性”的。根据《重述》的解释，“功能性”是指产品的一种特征能够影响其用途、操作、性能，或是在操作和使用方面的便利性或经济性。如果去掉产品的这种特征之后，产品的实质性价值都没有丢失，则该特征就是“非功能性”的。 在专利药品过期之后，许多原专利权人为了继续促进已过专利保护期药品的销售，会对仿制药品及其商业外观的竞争者根据《商标法》提起诉讼。在诉讼策略上，原专利权人往往首先强调自己药品的商业外观具有“非功能性”以及区别药品来源的“显著性”。以此指称竞争者仿制该商业外观的行为构成对未注册商标的侵权，也即“直接侵权”。同时，为了防止法院不承认自己药品的商业外观具有“非功能性”，原专利权人还会指称竞争者通过仿制药品的商业外观，以及通过其他行为，诱使下手经营者用仿制药品假冒原专利权人的药品出售、导致消费者混淆，因此构成“间接侵权”行为。这样，“间接侵权”的指称就成为原专利权人诉讼策略中的“第二道防线”。在这类案件中，美国法院首先面临的问题就是判断原专利药品是否具有“功能性”的商业外观。如果答案是肯定的，则竞争者使用同样商业外观的行为本身并不构成侵权，因为商标法并不保护任何实用性功能。但是，法院还会进一步判断竞争者将类似药品提供给下手经营者时，是否以明示或暗示的方法诱使其将仿造的药品假冒为原专利权人的药品出售，导致消费者的混淆。如果竞争者有这样的行为，法院会认定其构成“间接侵权”，即上文所述的第二类“间接侵权”。如果原专利药品的商业外观是“非功能性”的，而且具有了识别药品来源的“显著性”，则该商业外观本身就可以作为未注册商标受到保护。竞争者直接向消费者出售使用了相同商业外观的药品如果导致了混淆，会构成对原专利权人商标权的直接侵犯。同时，如果原告的药品上有注册商标，而竞争者向药店或药剂师提供商业外观相同的产品是为了诱使其进行假冒，竞争者的行为属于故意提供“侵权工具”，构成上文所述的第一类“间接侵权”。 在1924年判决的William R. Warner v. Eli Lilly案中，美国最高法院第一次陈述了引诱他人实施商标侵权可构成“间接侵权”的规则，直接影响了美国日后商标间接侵权制度的发展。本案中原告是一家从事医药化学产品的制造和销售商。早在1899年起就一直从事一种奎宁（金鸡纳霜）液体制剂的生产和销售。这种制剂的商品名称叫Coco-Quinine（可可-奎宁），成分中含有巧克力(巧克力的主要成份为可可)。被告也是一家从事医药化学产品制造的厂商。它从1906年开始制造一种配方和原告制剂基本相同的液体制剂，并且以Quin-Coco（奎宁-可可）的名称进行销售。原告起诉被告侵权，此案一直上诉到美国最高法院。最高法院认为，被告的行为并不构成对商标权的直接侵犯。这是因为无论是Coco-Quinine（可可-奎宁）还是Quin-Coco（奎宁-可可）这一名称是对药品制剂成分的描述性表达，因为它们都描述了制剂的主要成份是“奎宁”和“可可”。由于这种对商品成分，质量或是性质的描述性表达缺乏显著性，原告不能对其取得商标权。同时，原告也无权阻止被告在制剂中使用巧克力，这是因为巧克力在制剂中不仅是用于形成具有识别性的颜色，而且还是为了达到美味可口的效果。这就使巧克力在原告的制剂中具有功能性而非单纯的识别性。因此原告也无法对巧克力这种颜色在这种制剂上取得商标权。这样，被告和其他竞争者在制造相似制剂时都有权使用巧克力成份。如果被告仅仅制造了包含巧克力的类似制剂并且以不会让消费者对制剂来源导致混淆的方式销售，并不会侵犯原告的权利 但是，法院发现被告的销售人员不但极力向前来采购的药店证明Quin-Coco是Coco-Quinine的良好低价替代品，而且暗示：在消费者要求购买Coco-Quinine时，可以向其提供Quin-Coco而不被发现。结果有些药店就将被告的Quin-Coco说成是原告的Quin-Coco出售给消费者，从中牟取利益。最高法院认为：被告故意促使药店将自己的制剂说成是原告的，而“引诱他人从事欺诈的行为并且提供为此所需的手段者，对于造成的损失同样有过错并且需要承担侵权责任。”据此，美国最高法院认定原告虽然无权禁止被告使用巧克力作为相似制剂的成份，被告引诱他人以导致消费者混淆的方式出售被告制剂的行为构成“间接侵权”。并责令被告今后在销售类似制剂时不仅要贴上足以区别原被告产品的标志，而且这些标志还应该准确无误地说明该制剂不能作为Coco-Quinine销售，而在消费者要求根据处方购买(原告的)Coco-Quinine时，不能向消费者提供该制剂。 在20世纪80年代，美国法院在连续两个影响较大的案例中认定药品仿制者使用他人具有“显著性”的商业外观是为了引诱药店实施侵权，从而构成“间接侵权”。在SK&F, Co. v. Premo Pharmaceutical Laboratories案，原告SKF公司研制开发了一种口服利尿剂，并获得了专利权。同时，SKF公司在这种利尿剂上使用了Dyazide商标。在1979年11月之前，Dyazide牌利尿剂是唯一一种以胶囊的形式出售，唯一一种用栗白两种颜色的口服利尿剂。在SKF公司对此药物的专利权到期后，被告Premo公司开始销售与Dyazide牌利尿剂相类似的药品。被告的药品不仅与原告的利尿剂有相同的成份，而且都是装在大约半英寸长的3号硬胶囊里。被告的胶囊虽然印有“Premo”标识，但采用了SKF在Dyazide牌利尿剂胶囊上使用了多年的栗色和白色的颜色设计。 原告认为：被告故意采用Dyazide牌利尿剂胶囊具有识别性的外观，其唯一目的就在于促使药店用被告的利尿剂假冒Dyazide牌利尿剂销售。为了证明Dyazide牌利尿剂的外观具有识别性，自己能够对其享有商标权，原告举出了大量证据试图说明：由于DyazideE牌利尿剂的市场份额极大、使用时间很长，从而使其外观的颜色组合成为药剂师和病人识别Dyazide牌利尿剂的标志。而被告虽然在其生产的利尿剂上打上了Premo的标识，但由于该标识太小，以至于许多消费者并不能通过该标识来对原告和被告的利尿剂加以区分。美国第三巡回上诉法院则结合以往认定“非功能性”的标准指出：如果商业外观除了用于识别商品之外没有其它的目的，则它就是“非功能性”的。以药品为例，“非功能性”的外观就不可能提高其药品本身的疗效。而原告采用栗色和白色两种颜色组合作为Dyazide牌利尿剂的外观与药品的用途和疗效之间没有任何关系，其唯一价值就在于将这种利尿剂与原告联系在一起，即识别产品的来源。这样，被告未经许可使用原告产品中具有“显著性”的商业外观的行为，就构成直接侵权。而其向下手经营者提供带有原告产品商业外观的行为，则可依据“侵权工具理论”构成“间接侵权”。 注释: 《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4、5条就是对“间接侵权”的规定，而《信息网络传播权保护条例》中有关网络服务提供者“避风港”的规定实际上也是针对“间接侵权”的。 See Restatement of the Law, Second, Torts,§876、877, 416-429; Fowler Harper, Fleming James & Oscar Gray, The Law of Torts (2nd Edition), § 10.1, §26.1-26.3, Little Brown and Co. (1986) 有些国家的立法对此做出了非常清楚的规定，如“任何人未经版权人许可即进行了根据本法规定只有版权人有权进行的行为，构成版权侵权”，See (Canada) Copyright Act Sec 27(1) 如美国《版权法》的规定，See 17 USC 106。这种立法例显得清晰而简洁，同时揭示了“专有权利”与“直接侵权”之间的关系。相比之下，我国《著作权法》第47、48条列举侵权行为的方法不仅多余，而且并未完全穷尽“直接侵权”的情形，显得事倍功半。 见《商标法》第51条 见《商标法》第52条 也正因为如此，多数国家在《商标法》中一一列出了侵犯商标权的行为，这与多数国家在《版权法》和《专利法》中只规定“专有权利”而不列出直接侵权行为的做法形成了鲜明对比。典型的如英国立法：英国《版权法》第2章“版权人的权利”从第16条第21条是对各类作品版权人“专有权利”的规定，See Copyright, Designs and Patents Act 1988, Sec 16-26除此之外再未另行列举直接侵权行为。而英国《商标法》则在第9条规定了商标权人的“专用权”之后，又在第10条列举了各种直接侵权行为。See Trade Marks Act 1994, Sec 9, 10 See Lanham Act Sec 32, 15 USC 1114 (1)(a)。需要说明的是：1114 (1)(a)虽然本身没有说明其中的行为是“直接侵权”，但在下一条1114 (1)(b)中却规定该条中侵权行为的构成以主观过错为前提，也即1114 (1)(b)是对“间接侵权”的规定，这说明构成1114 (1)(a)条中的侵权行为无需主观过错，为典型的“直接侵权”。 “使用”则被定义为“将与商标相同或近似的标志附着于商品或包装之上”、“提供带有该标志的商品、将之投放市场，或为提供或投放目的而持有该商品、提供带有该标志的服务”、“进口或出口带有该标志的商品”和“在商业文件或广告中使用该标志”，See First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, Article 5.1; Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, Article 9.1 See Jerome Gilson, Trademark Protection and Practice § 11.02 (h), Matthew Bender & Company, Inc., (2006) See New England Awl and Needle Company v. Marlborough Awl and Needle Company, 168 Mass. 154 , at 155(Mass, 1897) See John T. Cross, Contributory Infringement and Related Theories of Secondary Liability for Trademark Infringement, Iowa Law Review, Vol.80, p. 101, 108 (1994); See Restatement of the Law, Third, Unfair Competition § 20 (1995) 《重述》在陈述“制造者帮助侵权”的规定时，还特别指出：如果制造者销售带有未经许可使用的商标的产品，可能使潜在的购买者发生混淆的，即使该商标并未使直接的购买者发生混淆，制造者的责任是“直接责任”，而“帮助侵权”规则并无适用的余地，See The American Law Institute, Restatement of the Law, Third, Unfair Competition § 27 (1995) See Beautimatic International Ltd v. Mitchell International Pharmaceuticals Ltd, [1999] E.T.M.R. 912, 923 当然，如上文所述，根据《不正当竞争法重述》和欧盟各国商标法，这种行为本身就是“直接侵权”，而不能归为“间接侵权”了。 See Andrew Jergens Co. v. Bonded Products Corporation, 21 F.2d 419 (2nd Cir,1927) See Corning Class Works v. The Jeannette Glass Company, 308 F. Supp. 1321, at 1324-1325（SDNY,1970） 同上, at 1326-1327 See The Scotch Whisky Association v. Barton Distilling Company, 338 F. Supp. 595 (N.D. Ill 1971) 根据Cross教授的观点，美国《商标法》第32条和第43条可以针对第一种类型“间接侵权”的法律依据，因为第一类“间接侵权”中的行为人直接使用了他人商标，但这两条无法成为对第二种类型“间接侵权”行为提起诉讼的依据，因为这种类型侵权行为的实施者并没有以任何方式使用误导性的文字或其他标志。因此针对这类“间接侵权”行为的诉讼只能基于普通法的规则。See John T. Cross, Contributory Infringement and Related Theories of Secondary Liability for Trademark Infringement, Iowa Law Review, Vol.80, p. 101, 117-119 (1994) See Restatement of the Law, Third, Unfair Competition § 27 (1995); Jerome Gilson, Trademark Protection and Practice § 11.02 (i)[B], Matthew Bender & Company, Inc., (2006)。需要指出的是：Gilson只将上述第一种间接侵权类型称为“间接侵权”(indirect infringement)或提供“侵权工具”(tools of infringement)的侵权，而将这种间接侵权称为“帮助侵权”(contributory infringement)，以与提供“侵权工具”的侵权加以区分。本文将这两种类型都称为“间接侵权”，因为行为人都没有直接实施侵权商标权的行为。 See Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 854 (1982) See Clark Equipment Co. v. Lift Parts Mfg. Co., 223 U.S.P.Q. (BNA) 944 (1984) See J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition(4th ed.), West Publications (2004) § 25:18; Ciba-Geigy Corp. v. Bolar Pharmaceutical Co., 747 F.2d 844 (3rd Cir.1984) SK & F, Co. v. Premo Pharmaceutical Laboratories, Inc., 625 F.2d 1055 (3rd Cir.1980); Merrell-National Laboratories, Inc. v. Zenith Laboratories, Inc., 194 U.S.P.Q. 157 (D.N.J.1977). See Rolex Watch USA, Inc., v. Robert Meece, 158 F.3d 816, at 822, 828-829 (5th Cir, 1998) See Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982) See Restatement of the Law, Third, Unfair Competition § 27 (1995), See Sealy, Inc. v. Easy Living, Inc. 743 F.2d 1378, at 1381 (9th Cir. 1984) 同上，at 1382 不仅如此，由于仿制药品在价格上远低于原专利药品，美国许多州都通过法律鼓励药店向消费者销售仿制药品。如纽约州的法律规定：药品处方上必须留有让医生签字说明是否允许使用仿制药品替代原专利药品的栏目。在医生签字允许的情况下，药剂师在征得患者同意后应当提供仿制药品，并说明药品的来源。See N. Y. Pub. Health Law §206.1(o) See 15 U.S.C. 1125(a)(1) See Restatement of the Law, First, Tort § 741 (1938) See 15 U.S.C. 1125(a)(2) See Restatement of the Law, First, Tort § 741 (1938) See William R. Warner & Company v. Eli Lilly & Company, 265 U.S. 526, 527-528 (1924) 同上, at 528 See William R. Warner & Company v. Eli Lilly & Company, 265 U.S. 526, 527-528 (1924) 同上, at 530-531 同上, at 533 See SK&F, Co. v. Premo Pharmaceutical Laboratories, (3rd Cir )625 F.2d 1055, at 1057-1058 (1980) 同上, at 1058 同上, at 1059-1060 同上, at 1063-1064 出处:知识产权法学，《知识产权年刊》2006年号
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原作者：王迁华东政法大学教授
一、引言 知识产权是一系列法定专有权利的集合，只有知识产权人或经过其许可的人才享有法定的专有权利、才能实施受专有权利控制的行为，并独享由这些行为所带来的利益。换言之，法律赋予知识产权人专有权利的目的，是通过专有权利去控制、约束相应的行为。这相当于为知识产权人划定了一片专属领地。任何人未经许可实施受专有权利控制的行为，就如同闯入了由篱笆圈起的他人专属领地，在缺乏法律上免责理由（如“合理使用”、“法定许可”等）的情况下，会构成对知识产权专有权利的“直接侵权”。例如，未经许可公开表演他人作品和制造他人专利产品就可能是直接侵犯版权中“表演权”和专利权中“制造权”的行为。 但是，知识产权侵权行为往往不是孤立进行的，它经常需要借助第三人的帮助、参与和支持。在一个科技与商业十分发达的时代，知识产权侵权的成本不断降低，导致侵权行为出现了从集中化、专业化向分散化、业余化发展的趋势。权利人追究直接侵权者的责任有时不但费时费力，而且很难得到充分的补偿。如果直接侵权者不在法院管辖范围内，权利人甚至无法起诉。例如，租用经营场所的小摊贩在销售了假冒商品之后可能会溜之大吉，如果商标权人不能追究故意为侵权活动提供场所者的责任，其损失就无法得到补偿。 为了加强对知识产权的保护，许多国家的立法或判例确立了知识产权“间接侵权”规则：第三人即使没有直接实施受知识产权“专有权利”控制的行为，但只要其引诱、教唆或有意帮助他人进行“直接侵权”，其行为也被认为构成“间接侵权”，应当与“直接侵权者”承担连带责任。这就使得权利人能够通过起诉更具经济实力和在法院管辖范围内的“间接侵权者”及时获得救济。这对于保护权利人的合法利益十分有利。 我国现行的《著作权法》、《商标法》和《专利法》均未对“间接侵权”做出规定。这是与我国以往的现实国情和知识产权保护水平相适应的：在知识产权制度建立初期，立法和执法的重点应当是制止那些直接侵犯专有权利的行为。同时，在过去的技术条件下，只有那些具备一定财力的经济实体才有可能实施严重损害权利人利益的直接侵权行为，权利人通过追究“直接侵权者”的法律责任往往就足以获得充分的救济。例如，要查实印刷盗版书籍、伪造专利产品和制作假冒名牌商品的企业在过去都是相对容易的。在这情况下，立法者自然无需过多地考虑“间接侵权”问题。但随着社会的发展，仅仅规定“直接侵权”已经很难充分保护知识产权人的合法利益了。 在我国三大知识产权立法领域中，版权“间接侵权”规则出于应对网络带来的挑战而最先得到了发展；有关专利法中，“间接侵权”的内容也已被列入下一次修订《专利法》计划中。相比之下，对商标法中“间接侵权”的研究却相对比较薄弱。虽然《商标法实施条例》中有关“故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件”的规定属于对“间接侵权”的规定，但由于商标权与版权和专利权在权利性质上的差异，商标法中的“间接侵权”问题更为复杂。而在我国对于如何区分“直接侵权”与“间接侵权”？哪些行为构成“间接侵权”？等问题尚缺乏深入的讨论，导致司法实践中的问题层出不穷。2004年因中国企业定牌生产西班牙“耐克”服装引发的商标侵权纠纷即与此有关。本文试结合国外立法和判例对商标法中的“间接侵权”做一研究，并对我国立法未来的相关立法提出建议。二、商标法中“直接侵权”与“间接侵权”之间的界限 无论英美法系还是大陆法系国家，知识产权领域“间接侵权”的规则均主要来源于一般侵权行为法上的一项基本原则：即在明知某种行为构成侵权，而仍然教唆、引诱他人去实施这种行为，或者对他人的这种侵权行为提供实质性帮助的，应当对侵权后果承担责任。显然，在明知特定行为构成侵权的情况下对这种行为实施教唆、引诱或予以帮助，行为人主观上的过错是明显的，而且其行为与损害结果之间存在因果关系，要求行为人承担责任是合理的。 鉴于知识产权侵权的特殊性，区分“直接侵权”与“间接侵权”具有特别重要的意义。各国知识产权法都承认：基于知识产权“专有权利”的绝对权性质，除非法律有例外规定，只要未经许可实施受“专有权利”控制的行为即构成“直接侵权”，主观过错并构成“直接侵权”的必要条件，只影响赔偿责任的承担。而构成“间接侵权”的各种行为都不在知识产权“专有权利”的控制范围内，将其界定为对知识产权的侵犯是出于适当扩大知识产权保护范围的政策考量以及这些行为的可责备性，因此必须以行为人具有主观过错为构成要件。这意味着在诉讼中，如果知识产权人指称被告“直接侵权”，只需证明其实施了受“专有权利”控制的行为。被告如果确实实施了相关行为，只能通过证明自己无主观过错，或过错程度较小，以求免除或减轻赔偿责任。而如果知识产权人指称被告“间接侵权”，则应当举证被告是在具有主观过错的情况下实施引诱、教唆或帮助行为的。 在各国立法和司法实践中，版权和专利领域中“直接侵权”与“间接侵权”的界限是基本一致的。这不仅是因为众多国际条约对版权和专利权“专有权利”的控制范围已经做出了统一和明确的规定，还因为在版权法和专利法中“专有权利”与“直接侵权”之间的逻辑关系非常清楚——权利人享有“专有权利”既意味着他有权自己实施受“专有权利”控制的行为，也有权阻止他人未经许可实施这种受控行为，而他人擅自实施受控行为就是“直接侵权”。换言之，“专有权利”中所蕴含的“自己专有使用（作品或专利）的权利”和“禁止他人使用（作品或专利）的权利”在范围上完全一致，就像一枚硬币的两面——自己有权使用的范围即为禁止他人未经许可使用的范围。基于此，多数国家的版权立法和专利立法并不一一列举构成“直接侵权”的行为，只是笼统地规定：除了有法定例外情形，未经许可实施受专有权利控制的行为即构成“直接侵权”。例如，版权法只要规定了版权人享有“表演权”，根本无需再列出侵犯“表演权”的行为。因为任何人都可以依据“专有权利”与“直接侵权”之间的逻辑关系推出：他人在缺乏法律依据的情况下擅自公开表演作品就构成“直接侵权”，而他人基于其他原因对“表演权”的侵犯就是“间接侵权”。 但是，在商标领域，各国对于何种行为构成 “直接侵权”却有不同观点，这使得“直接侵权”与“间接侵权”之间的界限在不同国家也不一致。这种差异的形成的主要原因在于：与版权和专利权相比，商标权“专有权利”的特征在于“专用权”与“禁止权”的范围并不一致，后者的范围远大于前者。在实行注册制的国家，商标权人自己仅有“在核定使用的商品上使用核准注册的商标”的“专用权”，既没有在未经核定使用的相似商品上使用注册商标的“专用权”，也没有在核定使用的商品上使用与注册商标相近商标的“专用权”。但各国商标法为了防止对消费者的欺骗和对商标权人商业利益与信誉的损害，均规定商标权人对于某些其本人并不享有专有权的行为，有禁止他人实施的权利。如我国《商标法》规定商标权人有权禁止他人“在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标”。这样，商标权人“专有权利”（即“商标专用权”）与“直接侵权”之间就不存在一一对应的逻辑关系了。除了能够从 “商标专用权”中推出未经许可“在核定使用的商品上使用核准注册的商标”可构成“直接侵权”之外，哪些其他行为构成对商标权的“直接侵权”，完全取决于各国对商标权人“禁止权”的法律规定。而各国立法之间的差异，必然会导致各国“直接侵权”与“间接侵权”的界限不一。三、两种界定“直接侵权”的立法例和观点 传统商标法的基本目标在于确保商标的识别功能得以现实，即使消费者能够通过商标将商品与其提供者正确地联系在一起，防止混淆的发生，以此实现保护商品提供者凝集在商标中的商誉免受不公平利用和损害，以及保护消费者不受误导的双重目的。因此，未经商标权人许可在同类或类似商品上使用相同或近似商标，导致消费者对商品来源产生混淆的行为，就成为各国商标法首先要予以制止的“直接侵权”。 但是，由于各国立法者和学者们对于“混淆”的范围和含义在认识上有一定差异，对于一种未经许可使用商标的行为是否构成“直接侵权”，根据不同的立法例和学术观点也可能有不同的性质认定。首先，在立法例上，美国的立法将“导致混淆”作为“直接侵权”的绝对前提。美国《商标法》规定：在商业活动中，任何未经许可将复制、伪造、抄袭或仿冒的他人注册商标标识用于对商品或服务进行销售、推销或广告宣传的行为，只要可能导致混淆、误认或欺骗，就可构成对注册商标权的“直接侵权”。 欧盟的立法则有所不同。欧共体理事会分别于1989年和1993年通过的《有关协调各成员国商标立法的一号指令》（以下简称《一号指令》）及《欧共体商标条例》均将“在相同商品上使用相同商标”直接规定为“直接侵权”，只将“可能导致公众混淆”作为其他使用商标行为构成“直接侵权”的要件。这些行为包括在同类商品上使用近似商标、在类似商品上使用相同商标和在类似商品上使用近似商标。 这两种立法模式的差异在以往并不突出。尽管表面看来，以“在相同商品上使用相同商标”在欧盟国家构成“直接侵权”无需以“导致混淆”为前提。但由于“在相同商品上使用相同商标”一般情况下均会导致消费者的混淆，因此欧盟的立法实际上是默认“在相同商品上使用相同商标”必然会导致混淆，从而在程序上免除了商标权人证明有发生混淆可能的举证责任。这样，两种立法例实际上仍然都是以“导致混淆”作为“直接侵权”的构成要件的。但是，随着国际经济贸易活动，特别是定牌贸易的日益繁荣，欧盟立法对“在相同商品上使用相同商标”必然会导致消费者混淆的认定有时是不成立的。由于欧盟立法并没有规定被告可以通过证明这种对商标的使用并不可能导致混淆而免责，在实践中就可能造成不公平的结果。这一点在下文所述的Beautimatic International v. Mitchell International Pharmaceuticals案中尽显无遗。 其次，在对“导致混淆”的理解上，不同的观点之间也有很大出入。试举一例说明：某制鞋厂制造冒牌的“耐克”运动鞋，并将这批带有“耐克”商标的运动鞋卖给某零售商。该零售商完全知晓这批“耐克”鞋是冒牌的，但仍然将其买下并向消费者出售，而消费者则因误认为这是真正的“耐克”鞋而予以购买。显然，零售商销售冒牌“耐克”鞋的行为导致了消费者对商品来源的混淆，构成“直接侵权”。但制鞋厂的行为是否为“直接侵权”呢？ 根据美国著名商标法学者Gilson的观点，由于该制鞋厂使用商标的行为并没有使作为购买者的零售商对商品的来源产生混淆，即零售商清楚地认识到这批运动鞋不是经“耐克”公司授权生产的，制鞋厂的行为并不构成“直接侵权”。但是，冒牌“耐克”鞋一旦向消费者出售，就会引起混淆。在这种情况下，冒牌“耐克”鞋实际上是用于实施“直接侵权”的工具(tools of infringement)。换言之，那些带有侵权商标、很容易导致混淆和用来欺骗最终消费者的商品就是“侵权工具”。制造商在明知，或可以合理地预期该“侵权工具”会被下手的零售商用于侵权，却仍然将“侵权工具”置于零售商手中的行为，将构成“间接侵权”。美国著名法官霍姆斯也曾在一起不正当竞争案中指出：使用了原告具有显著性商品装潢的被告自己是否直接向消费者出售商品是无关紧要的。关键在于被告知道他将“（欺诈消费者的）能力置于了经销商手中”，因为被告知道经销商会以此来欺骗消费者。 对“导致混淆”的这种解释使得对商标权的“直接侵权”只可能在一种情况下发生——将未经许可使用他人商标的商品出售给误认为该商品来源于商标权人的消费者。除此之外任何侵犯商标权的行为均只能是“间接侵权”而非“直接侵权”。 但是，《不当正竞争法（第3次）重述》对“导致混淆”做出了较为广义的解读。《重述》虽然也将“导致混淆”作为“直接侵权”的构成条件，但与Gilson的观点相反，《重述》强调：不能认为只有当那些与行为人直接进行交易的人发生了“混淆”时，行为人才构成“直接侵权”。如果未经许可向零售商或分销商提供了带有他人注册商标的商品，即使零售商或分销商并未发生混淆，该行为也是“直接侵权”。按照这种解释，上例中制造冒牌“耐克”鞋并将其出售给零售商的制鞋厂构成对商标权的“直接侵权”。 同样，根据欧共体《一号指令》和《商标条例》的规定，只要在商业活动中在相同商品上使用了相同商标就构成“直接侵权”，而无需商标权人证明“导致混淆”。对于上例而言，制造冒牌“耐克”鞋并将其出售给零售商的制鞋厂在欧盟国家无疑将构成“直接侵权”。正如英国法院在Beautimatic International v. Mitchell International Pharmaceuticals案中所言：“他人未经许可将‘相同’商标在本国用于‘相同’商品的行为本身就会危及立法者意图赋予注册商标人享有的垄断性利益”。 Gilson与《重述》和欧盟各国界定“直接侵权”的方法都有各自的优点和缺陷。Gilson的理论在实践中的运用显得较为繁琐和复杂，因为类似上文所述实例中冒牌产品制造商究竟构成“直接侵权”还是“间接侵权”将取决于其直接下手是否产生混淆。假如该制造商同时将冒牌产品出售给了一家“知假买假”的零售商和不知内情而上当受骗的消费者，则根据Gilson的理论，制造商两个完全相同的行为却分别构成“间接侵权”和“直接侵权”。这样，制造商行为的侵权性质将完全取决于买家的主观认知状态，这在表面上是令人难以接受的。与之相比，《重述》和欧盟各国采用的方法就显得简单易行。因为制造和出售冒牌产品的行为必然涉及将相同的商标用于相同的商品之上，并将之投放市场流通。这在欧盟国家均依法构成“直接侵权”，商标权人甚至无需证明有导致混淆的可能。同样，根据《重述》的解释，该行为由于会导致最终消费者产生混淆，也是“直接侵权”。这就避免了“一种行为、两种定性”的后果。但是，Gilson以商品提供者的直接下手是否产生混淆作为判断构成商标“直接侵权”的依据，却可以有效地限制“直接侵权”的范围，防止对商标权的过高保护。而其在表面上所存在的问题，在实践中却并不突出。下文将结合具体案例讨论我国商标立法在这两种方法之间的选择。四、商标法中“间接侵权”的类型 与划定“直接侵权”范围的立法例和观点相适应，各国商标立法和司法实践中认定的“间接侵权”大致可以分为以下四种类型。 （一）向其他经营者提供“侵权工具” 根据上述Gilson的“侵权工具”理论，制造商或经销商故意向下手经营者提供未经许可使用他人商标的商品，属于向他人提供“侵权工具”、意图帮助下手经营者实施“直接侵权”的行为。如果法院采纳了“侵权工具”理论，则该行为只能构成“间接侵权”。 在美国，有许多法院事实上是认同这一理论的。特别是在经销商向制造商订做一种带有他人商标的商品时，尽管与他人商标相同或近似的商标是由接受订单的制造商贴到商品上去的，但由于该制造商并没有直接向消费者提供侵权商品，而只是向下订单者提供，没有直接引起混淆，因此法院只是在认定制造商知晓下订单者将使用自己提供的商品欺骗消费者，导致消费者的混淆时，才会判定制造商构成“间接侵权”。在美国早期的案例Andrew Jergens Co. v. Bonded Products Corporation中，被告接受经销商的订单制造肥皂，并按照订单的要求在肥皂上印上“Woodbury’s Facial Soap”的字样。而“Woodbury”正是原告享有商标权的商标。第二巡回上诉法院认定：被告虽然仅仅制造了肥皂而没有向公众销售，但却知晓“Woodbury”是原告的商标。在订货的经销商向最终消费者出售被告制造的带有“Woodbury”标识的肥皂，导致消费者混淆的情况下，被告应作为间接侵权者承担责任。 同样，在Corning Class Works v. The Jeannette Glass Company案中，原告Corning Class公司是玻璃制品生产商，并注册了“Corning Ware”商标。一家名为Lady Cornellia的公司出售的玻璃制品上带有与“Corning Ware”商标相似的文字和图形，而且其销售人员也将它说成是“Corning Ware”牌玻璃制品。据查，Lady Cornellia的公司的玻璃制品是向Jeannette Glass公司订做的，因此，实际上是由后者将与“Corning Ware”商标相似的标记置于玻璃制品之上的。原告在起诉Lady Cornellia公司的同时，也起诉了Jeannette Glass公司。而Jeannette Glass公司则认为自己不应当为原告所遭受的损害负责，因为其只是按照订单的要求制造商品并贴上标志，并没有导致消费者的混淆。 的确，Jeannette Glass公司虽然在与Corning Class公司相同的玻璃制品上“使用”了相似的商标，但由于它只是向Lady Cornellia的公司交货，不可能直接引起任何消费者的混淆。但是，法院认为：Jeannette Glass公司仍然可能作为“间接侵权者”对Jeannette Glass公司导致消费者混淆的行为承担责任： “制造商制造的商品如果带有侵犯他人商标权的标识，或与他人商标相近似、容易引起混淆的标识，该制造者可能要作为间接侵权者承担责任。” 法院进一步认为：Jeannette Glass公司的责任取决于一个居于相同地位的理性人是否能够意识到自己正在帮助他人实施侵权行为。而根据本案的案情，基于Jeannette Glass公司与Lady Cornellia公司之间的密切关系，其是不可能不知晓Lady Cornellia公司将利用自己制造的玻璃制品实施侵权行为的。法院因此判定Jeannette Glass公司因承担侵权责任。 类似的“间接侵权”也可能发生在许可经营中。在The Scotch Whisky Association v. Barton Distilling Company案中，原告是来自英国的苏格兰威士忌酒协会以及苏格兰威士忌酒的制造者，认为自己使用“苏格兰威士忌”这一地理标志的权利在美国受保护。被告Barton公司是美国的苏格兰威士忌酒制造商，并享有House of Stuart商标。Barton公司许可一家巴拿马公司使用“House of Stuart牌苏格兰威士忌”的标识，并向其提供商标标识、酒瓶以及来源于苏格兰的酿酒原料。而该巴拿马公司却将本地产的酒掺入苏格兰酒料中，贴上“House of Stuart牌苏格兰威士忌”的标识向公众出售。Barton公司在与巴拿马公司的协议中约定巴拿马公司应向Barton公司提供威士忌酒样品供其检验。而Barton公司也发现了巴拿马公司掺酒的事实，但在发过一封要求其停止该行为的信函之后，就再没有采取其他行动，也没有继续对样品进行检验。法院认为：Barton公司在明知或至少应当知道巴拿马公司掺酒的事实之后，继续向其供货的行为等同于将“用于欺骗的手段置于其被许可人手中，应当对其被许可人使用虚假标识的行为承担责任”。 （二）引诱其他经营者实施商标侵权或未采取合理措施阻止其侵权 如果制造商或经销商并没有制造或销售带有他人商标的商品，也即没有未经许可而使用他人商标，但却通过明示或暗示的手段故意引诱或促使其他经营者实施商标侵权行为，或是在已经知晓其他经营者要利用自己提供的商品实施商标侵权行为之后，仍然不采取合理措施以避免侵权后果发生的，仍然将构成“间接侵权”。 这种“间接侵权”类型是美国法院通过长期司法实践而逐步发展起来的，而非是美国《商标法》所直接规定的。根据侵权法原理，这种类型的行为应当无可争议地构成“间接侵权”。其中最典型的莫过于生产与商标权人商品具有相同外观的商品，在向经销商提供时引诱其将该商品作为商标权人的商品销售，从而导致消费者对商品来源产生混淆。例如，某玩具商制造了和他人享有商标权的玩具在外观上相同的玩具，但并未贴上他人的注册商标。而且该玩具形象源自公共领域，该玩具商制造相同玩具的行为并不构成著作权侵权。但如果该玩具商在将玩具批发给玩具店出售时，以明示或暗示的方法唆使、怂恿玩具店在玩具上贴上商标权人的商标加以出售，或者在明知该玩具店会在其提供的玩具上贴上他人商标的情况下，仍然继续向玩具店出售玩具而不采取任何合理措施，则构成“间接侵权”。教唆经销商在相同或相似商品上使用他人商标并加以出售，不但会引发经销商的“直接侵权”行为，使消费者对商品来源产生混淆，而且主观过错明显，是典型的“间接侵权”行为。而在知晓下手经销商会在自己提供的商品上贴上他人商标之后继续供货，无异于有意纵容、帮助经销商的“直接侵权”行为，也是一种“间接侵权”。美国最高法院在Inwood Laboratories v. Ives Laboratories中即指出：“故意引诱他人侵犯商标权，或者在知晓及有理由知晓他人正在从事商标侵权而继续供货的”应当承担“间接侵权”责任。 需要指出的是，上文所述的第一种“间接侵权”与此种“间接侵权”存在重大区别：前者涉及行为人向他人提供未经许可贴有他人商标的商品，即行为人已擅自“使用”了商标。而且行为人应当知晓：在正常商业活动中，一旦向分销商、零售商等经营者提供该商品，他们必然会向消费者出售并导致混淆的发生。因此，行为人的主观过错是非常明显的，除了下文将要讨论的例外情况之外，行为人提供“侵权工具”（即带有他人商标的商品）的行为必然构成“间接侵权”。从举证角度看，商标权人虽然需要证明行为人知晓或能够合理地预见下手经销商将使用自己提供的商品实施商标侵权行为，但由于行为人已经在商品上贴上了他人的商标，要证明这一点是相对比较容易的。因此商标权人的举证负担较轻，而行为人则必须举出自己并不知晓或无法预见下手经销商侵权行为的反证。 与之相反，第二种“间接侵权”并不涉及在相同或相似商品上使用他人商标的行为。只要制造或出售相同或相似商品的行为本身不侵犯商标权人的其他权利（如产品的艺术造型可能是作品，商标权人同时享有著作权；或产品的形状具有“显著性”，本身就可作为商标受到保护；或该产品为专利产品等），该行为本身就没有任何可指责之处。因为商标法并不能阻止商业竞争者制造和销售使用不同商标的相同或类似产品。这样，就不能因为行为人的下家擅自在该商品上使用他人商标，就推定行为人是为了引诱、促成或协助下家侵权而制造或提供相同或相似商品的。从举证角度看，商标权人负有较重的举证责任，即必须证明行为人有引诱实施侵权的行为，或者是在已经知晓其下家会擅自在其提供的商品上使用他人商标加以销售后，仍然继续向其提供同种商品，或者没有采取其他合理预防措施。 当然，“知晓”是一种主观心理状态，除了行为人自己承认之外，外人无从得知，只能从相关的客观事实加以推断。美国的判例认为：如果在一个身处相同境遇下的“理性人”看来，行为人应当明知或者能够“合理预见”接受其供货的销售商将使用他人商标实施侵权，则该行为人就能被认定“知晓”他人的侵权行为了。但这种“合理预见”应当具有相当程度的确定性，即行为人必须能够根据相关情况合理地预见销售商一定会在商品上使用他人商标。如果仅仅因为行为人制造或销售了与商标权人商品相同或相似的产品，就推定行为人能“合理预见”下家可能会在这种相同或相似产品上贴上他人较为知名的商标出售，并认定其构成“间接侵权”，则无异于迫使商标权人的竞争者都停止制造本身不侵犯著作权、专利权或商标权的相同或相似商品。这是与商标法鼓励公平竞争、防止非法垄断的立法目的背道而驰的。 在1996年发生的“劳力士公司诉Robert Meece案”中，被告Robert Meece公司生产了专门用于替换世界名表劳力士表损坏部件的手表部件，并向经销商们提供。劳力士公司认为：经销商将这些部件装上劳力士手表之后，会将改装过的劳力士手表作为原装手表出售，导致消费者的混淆；由于这些手表部件只能用于劳力士手表，Robert Meece公司应当知道它们最终会被经销商用于商标侵权。因此劳力士公司认为Robert Meece公司构成“间接侵权”。美国德克萨斯州北部地区法院认为：没有证明表明从Robert Meece公司购买手表部件的经销商用这些部件制造假冒的劳力士手表，而且也没有证据证明Robert Meece公司曾经引诱经销商们这样做。而第五巡回上诉法院进一步指出：Robert Meece公司从来没有向任何一家特定的经销商出售大量手表部件，而只是同时向许多经销商一次出售少量部件。这本身就意味着从Robert Meece公司购买手表部件的经销商很少会经常从事假冒劳力士手表的行为。同时，法院认为劳力士公司没有证明Robert Meece公司曾经在知晓或应当知晓经销商实施侵权行为之后继续向其提供手表部件。因此，法院最终认定Robert Meece公司生产并向经销商出售专用于劳力士手表的部件并不构成“间接侵权”。 在美国最高法院1982年判决的Inwood Laboratories v. Ives Laboratories案中，被告生产了与原告过期专利药品在外观上相同的药品并出售给药店。原告认为被告提供这种与原告药品相同药品的行为意在引诱药店将被告药品假冒为原告药品向消费者提供，因此在药店构成“直接侵权”的情况下，被告构成“间接侵权”。而最高法院认为：原告药品的外观具有“功能性”，即用于使消费者辨认药品的疗效，本身是不受保护的。在没有证据表明被告以明示或暗示的手段引诱药店将自己的药品假冒为原告药品出售的情况下，不能认为被告能够“合理预见”药店的商标侵权行为以及意图帮助药店实施侵权。 在制造商或经销商已经“知晓”或“合理预见”他人要利用自己提供的商品实施商标侵权行为的情况下，即使本身没有以明示或暗示的方式引诱他人进行侵权，如果继续提供他人将用于实施侵权的商品无异于是在有意帮助他人侵权。因此，制造商或经销商有义务采取合理的预防措施。但是，如上文所述，由于制造并销售与商标权人的商品相同或相似的商品本身并不是侵权或违法行为，因此制造商和经销商并不需要停止生产这种商品，以避免他人利用这种商品实施商标侵权，而只需要采取与其对销售商“直接侵权”的知晓程度相适应的合理措施。这些措施包括提出警告、要求其停止利用自己的商品实施侵权，在商品上贴上明显区别于商标权人商标的标签，直至停止供货。 在Sealy, Inc. v. Easy Living, Inc.案中，原告Sealy公司是一家生产床垫和床架的厂商，拥有“Sealy”商标。被告Pacifica公司也生产相似产品，并且在床垫上获得了使用“Sealy”商标的许可，但却没有同时获得在床架上使用该商标的许可。一家经销商在出售由Pacifica公司生产的合法贴有“Sealy”商标的床垫的同时，还出售由Pacifica公司生产的，但未贴有“Sealy”商标的床架。由于该床架本身没有任何其他标签，而且覆盖其上的布料与Sealy公司生产的床架很相似，再加上该床架与贴有“Sealy”商标的床垫成套出售，导致消费者误认为床架和床垫都是由Sealy公司许可生产的。而且该经销商在广告宣称中还称这一套床具为“Sealy公司的床垫和配套床架”。在Sealy公司起诉该经销商和Pacifica公司后，Pacifica公司在床架上贴上了“由Pacifica公司生产的高质量床架”的标签。但由于经销商一般是由床垫放在床架上成套出售，床垫总是将置于床架上面的标签遮挡住，使消费者无法看到。 由于Pacifica公司自己并没有未经Sealy公司许可在床架上贴上“Sealy”商标，也没有直接从事任何使消费者导致混淆的行为，因此其并不构成“直接侵权”。但法院认为：Pacifica公司不但充分预见到经销商会将床垫和床架配套出售，从而导致消费者的混淆，而且还希望经销商实施这种行为。虽然Pacifica公司后来采取了补救措施，即将床架上方贴上了“由Pacifica公司生产的高质量床架”的标签。但该标签不但很难被消费者看到，而且该标签并没有说明该床架不是由Sealy公司许可生产的。由于该床架是与贴有“Sealy”商标、同为Pacifica公司经Sealy公司许可制造的床垫配套销售的，即使是有经验的消费者也会误认为床架也是Pacifica公司经Sealy公司许可制造的。因此Pacifica公司的预防措施并不足以避免使消费者产生混淆。法院因此判定Pacifica公司在明知或可以预见经销商将利用自己的产品实施侵权的情况下，没有采取合理的预防措施并且继续供货，构成“间接侵权。” 下面本文将对与药品商业外观有关的特殊问题进行简要的论述。在美国等发达国家，药品早就可以获得专利权。而专利保护期届满之后，任何人都可以合法地制造和销售同样的药品。在仿制和销售过期专利药品过程中一个突出的法律问题在于：竞争者可以在何种程度上模仿原专利药品的外观，如药品颜色、包装和造型？这个问题的重要性在于：由于处方药不能直接向患者推销，因此制药公司都是通过药店和药剂师等中间渠道销售药品的。一般情况下原专利药品在销售价格上仍然远高于仿造药品，因此如果仿制药品的外观与原专利药品相同或近似，有些药店和药剂师就有可能出于牟取不当利润的动机，在患者持医生开出的使用原专利药品的处方前来购买时，将仿制药品装入自己的包装中、假冒为原专利药品卖给消费者，从而导致消费者受骗上当。根据美国《商标法》，任何对商业来源或事实进行错误或令人误解的陈述，在可能导致混淆的情况下应向利益受损方承担责任。因此，药店或药剂师假冒的行为无疑违法了美国《商标法》。而如何对仿制原专利药品外观的行为加以定性，则取决于对上述问题的回答。 在美国，商业外观也可以作为未注册商标获得《商标法》的保护。但是，根据商标法不保护实用性功能的基本原理，商业外观如果仅由商品自身的性质产生、为获得技术效果而需要具有或者该商业外观使商品具有实质性价值，则该商业外观缺乏“显著性”，商品提供者不能对该商业外观取得商标法上的专有使用权。换言之，对“功能性”的商业外观即使是在美国这样保护未注册商标的国家也不能取得商标专用权。反之，对“非功能性”的商业外观则可以在具有“显著性”时在保护未注册商标的国家根据《商标法》受到保护。 美国1938年的《侵权法重述（第一次）》就指出：任何人所销售产品如果未经许可复制或模仿了他人同类产品的商业外观，在他人的商业外观已经具有了识别该商品的特性，而且该商业外观不具有“功能性”，则复制或模仿该商业外观在导致潜在购买者对商品来源发生误认的情况下构成侵权。美国《商标法》也明确规定：对他人擅自使用未经注册的商业外观的行为，如果根据《商标法》提起假冒之诉，则原告必须举证证明被使用的商业外观是“非功能性”的。根据《重述》的解释，“功能性”是指产品的一种特征能够影响其用途、操作、性能，或是在操作和使用方面的便利性或经济性。如果去掉产品的这种特征之后，产品的实质性价值都没有丢失，则该特征就是“非功能性”的。 在专利药品过期之后，许多原专利权人为了继续促进已过专利保护期药品的销售，会对仿制药品及其商业外观的竞争者根据《商标法》提起诉讼。在诉讼策略上，原专利权人往往首先强调自己药品的商业外观具有“非功能性”以及区别药品来源的“显著性”。以此指称竞争者仿制该商业外观的行为构成对未注册商标的侵权，也即“直接侵权”。同时，为了防止法院不承认自己药品的商业外观具有“非功能性”，原专利权人还会指称竞争者通过仿制药品的商业外观，以及通过其他行为，诱使下手经营者用仿制药品假冒原专利权人的药品出售、导致消费者混淆，因此构成“间接侵权”行为。这样，“间接侵权”的指称就成为原专利权人诉讼策略中的“第二道防线”。在这类案件中，美国法院首先面临的问题就是判断原专利药品是否具有“功能性”的商业外观。如果答案是肯定的，则竞争者使用同样商业外观的行为本身并不构成侵权，因为商标法并不保护任何实用性功能。但是，法院还会进一步判断竞争者将类似药品提供给下手经营者时，是否以明示或暗示的方法诱使其将仿造的药品假冒为原专利权人的药品出售，导致消费者的混淆。如果竞争者有这样的行为，法院会认定其构成“间接侵权”，即上文所述的第二类“间接侵权”。如果原专利药品的商业外观是“非功能性”的，而且具有了识别药品来源的“显著性”，则该商业外观本身就可以作为未注册商标受到保护。竞争者直接向消费者出售使用了相同商业外观的药品如果导致了混淆，会构成对原专利权人商标权的直接侵犯。同时，如果原告的药品上有注册商标，而竞争者向药店或药剂师提供商业外观相同的产品是为了诱使其进行假冒，竞争者的行为属于故意提供“侵权工具”，构成上文所述的第一类“间接侵权”。 在1924年判决的William R. Warner v. Eli Lilly案中，美国最高法院第一次陈述了引诱他人实施商标侵权可构成“间接侵权”的规则，直接影响了美国日后商标间接侵权制度的发展。本案中原告是一家从事医药化学产品的制造和销售商。早在1899年起就一直从事一种奎宁（金鸡纳霜）液体制剂的生产和销售。这种制剂的商品名称叫Coco-Quinine（可可-奎宁），成分中含有巧克力(巧克力的主要成份为可可)。被告也是一家从事医药化学产品制造的厂商。它从1906年开始制造一种配方和原告制剂基本相同的液体制剂，并且以Quin-Coco（奎宁-可可）的名称进行销售。原告起诉被告侵权，此案一直上诉到美国最高法院。最高法院认为，被告的行为并不构成对商标权的直接侵犯。这是因为无论是Coco-Quinine（可可-奎宁）还是Quin-Coco（奎宁-可可）这一名称是对药品制剂成分的描述性表达，因为它们都描述了制剂的主要成份是“奎宁”和“可可”。由于这种对商品成分，质量或是性质的描述性表达缺乏显著性，原告不能对其取得商标权。同时，原告也无权阻止被告在制剂中使用巧克力，这是因为巧克力在制剂中不仅是用于形成具有识别性的颜色，而且还是为了达到美味可口的效果。这就使巧克力在原告的制剂中具有功能性而非单纯的识别性。因此原告也无法对巧克力这种颜色在这种制剂上取得商标权。这样，被告和其他竞争者在制造相似制剂时都有权使用巧克力成份。如果被告仅仅制造了包含巧克力的类似制剂并且以不会让消费者对制剂来源导致混淆的方式销售，并不会侵犯原告的权利 但是，法院发现被告的销售人员不但极力向前来采购的药店证明Quin-Coco是Coco-Quinine的良好低价替代品，而且暗示：在消费者要求购买Coco-Quinine时，可以向其提供Quin-Coco而不被发现。结果有些药店就将被告的Quin-Coco说成是原告的Quin-Coco出售给消费者，从中牟取利益。最高法院认为：被告故意促使药店将自己的制剂说成是原告的，而“引诱他人从事欺诈的行为并且提供为此所需的手段者，对于造成的损失同样有过错并且需要承担侵权责任。”据此，美国最高法院认定原告虽然无权禁止被告使用巧克力作为相似制剂的成份，被告引诱他人以导致消费者混淆的方式出售被告制剂的行为构成“间接侵权”。并责令被告今后在销售类似制剂时不仅要贴上足以区别原被告产品的标志，而且这些标志还应该准确无误地说明该制剂不能作为Coco-Quinine销售，而在消费者要求根据处方购买(原告的)Coco-Quinine时，不能向消费者提供该制剂。 在20世纪80年代，美国法院在连续两个影响较大的案例中认定药品仿制者使用他人具有“显著性”的商业外观是为了引诱药店实施侵权，从而构成“间接侵权”。在SK&F, Co. v. Premo Pharmaceutical Laboratories案，原告SKF公司研制开发了一种口服利尿剂，并获得了专利权。同时，SKF公司在这种利尿剂上使用了Dyazide商标。在1979年11月之前，Dyazide牌利尿剂是唯一一种以胶囊的形式出售，唯一一种用栗白两种颜色的口服利尿剂。在SKF公司对此药物的专利权到期后，被告Premo公司开始销售与Dyazide牌利尿剂相类似的药品。被告的药品不仅与原告的利尿剂有相同的成份，而且都是装在大约半英寸长的3号硬胶囊里。被告的胶囊虽然印有“Premo”标识，但采用了SKF在Dyazide牌利尿剂胶囊上使用了多年的栗色和白色的颜色设计。 原告认为：被告故意采用Dyazide牌利尿剂胶囊具有识别性的外观，其唯一目的就在于促使药店用被告的利尿剂假冒Dyazide牌利尿剂销售。为了证明Dyazide牌利尿剂的外观具有识别性，自己能够对其享有商标权，原告举出了大量证据试图说明：由于DyazideE牌利尿剂的市场份额极大、使用时间很长，从而使其外观的颜色组合成为药剂师和病人识别Dyazide牌利尿剂的标志。而被告虽然在其生产的利尿剂上打上了Premo的标识，但由于该标识太小，以至于许多消费者并不能通过该标识来对原告和被告的利尿剂加以区分。美国第三巡回上诉法院则结合以往认定“非功能性”的标准指出：如果商业外观除了用于识别商品之外没有其它的目的，则它就是“非功能性”的。以药品为例，“非功能性”的外观就不可能提高其药品本身的疗效。而原告采用栗色和白色两种颜色组合作为Dyazide牌利尿剂的外观与药品的用途和疗效之间没有任何关系，其唯一价值就在于将这种利尿剂与原告联系在一起，即识别产品的来源。这样，被告未经许可使用原告产品中具有“显著性”的商业外观的行为，就构成直接侵权。而其向下手经营者提供带有原告产品商业外观的行为，则可依据“侵权工具理论”构成“间接侵权”。 注释:
《关于审理涉及计算机网络著作权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第4、5条就是对“间接侵权”的规定，而《信息网络传播权保护条例》中有关网络服务提供者“避风港”的规定实际上也是针对“间接侵权”的。
See Restatement of the Law, Second, Torts,§876、877, 416-429; Fowler Harper, Fleming James & Oscar Gray, The Law of Torts (2nd Edition), § 10.1, §26.1-26.3, Little Brown and Co. (1986)
有些国家的立法对此做出了非常清楚的规定，如“任何人未经版权人许可即进行了根据本法规定只有版权人有权进行的行为，构成版权侵权”，See (Canada) Copyright Act Sec 27(1)
如美国《版权法》的规定，See 17 USC 106。这种立法例显得清晰而简洁，同时揭示了“专有权利”与“直接侵权”之间的关系。相比之下，我国《著作权法》第47、48条列举侵权行为的方法不仅多余，而且并未完全穷尽“直接侵权”的情形，显得事倍功半。
见《商标法》第51条
见《商标法》第52条
也正因为如此，多数国家在《商标法》中一一列出了侵犯商标权的行为，这与多数国家在《版权法》和《专利法》中只规定“专有权利”而不列出直接侵权行为的做法形成了鲜明对比。典型的如英国立法：英国《版权法》第2章“版权人的权利”从第16条第21条是对各类作品版权人“专有权利”的规定，See Copyright, Designs and Patents Act 1988, Sec 16-26除此之外再未另行列举直接侵权行为。而英国《商标法》则在第9条规定了商标权人的“专用权”之后，又在第10条列举了各种直接侵权行为。See Trade Marks Act 1994, Sec 9, 10
See Lanham Act Sec 32, 15 USC 1114 (1)(a)。需要说明的是：1114 (1)(a)虽然本身没有说明其中的行为是“直接侵权”，但在下一条1114 (1)(b)中却规定该条中侵权行为的构成以主观过错为前提，也即1114 (1)(b)是对“间接侵权”的规定，这说明构成1114 (1)(a)条中的侵权行为无需主观过错，为典型的“直接侵权”。
“使用”则被定义为“将与商标相同或近似的标志附着于商品或包装之上”、“提供带有该标志的商品、将之投放市场，或为提供或投放目的而持有该商品、提供带有该标志的服务”、“进口或出口带有该标志的商品”和“在商业文件或广告中使用该标志”，See First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, Article 5.1; Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, Article 9.1
See Jerome Gilson, Trademark Protection and Practice § 11.02 (h), Matthew Bender & Company, Inc., (2006)
See New England Awl and Needle Company v. Marlborough Awl and Needle Company, 168 Mass. 154 , at 155(Mass, 1897)
See John T. Cross, Contributory Infringement and Related Theories of Secondary Liability for Trademark Infringement, Iowa Law Review, Vol.80, p. 101, 108 (1994);
See Restatement of the Law, Third, Unfair Competition § 20 (1995)
《重述》在陈述“制造者帮助侵权”的规定时，还特别指出：如果制造者销售带有未经许可使用的商标的产品，可能使潜在的购买者发生混淆的，即使该商标并未使直接的购买者发生混淆，制造者的责任是“直接责任”，而“帮助侵权”规则并无适用的余地，See The American Law Institute, Restatement of the Law, Third, Unfair Competition § 27 (1995)
See Beautimatic International Ltd v. Mitchell International Pharmaceuticals Ltd, [1999] E.T.M.R. 912, 923
当然，如上文所述，根据《不正当竞争法重述》和欧盟各国商标法，这种行为本身就是“直接侵权”，而不能归为“间接侵权”了。
See Andrew Jergens Co. v. Bonded Products Corporation, 21 F.2d 419 (2nd Cir,1927)
See Corning Class Works v. The Jeannette Glass Company, 308 F. Supp. 1321, at 1324-1325（SDNY,1970）
同上, at 1326-1327
See The Scotch Whisky Association v. Barton Distilling Company, 338 F. Supp. 595 (N.D. Ill 1971)
根据Cross教授的观点，美国《商标法》第32条和第43条可以针对第一种类型“间接侵权”的法律依据，因为第一类“间接侵权”中的行为人直接使用了他人商标，但这两条无法成为对第二种类型“间接侵权”行为提起诉讼的依据，因为这种类型侵权行为的实施者并没有以任何方式使用误导性的文字或其他标志。因此针对这类“间接侵权”行为的诉讼只能基于普通法的规则。See John T. Cross, Contributory Infringement and Related Theories of Secondary Liability for Trademark Infringement, Iowa Law Review, Vol.80, p. 101, 117-119 (1994)
See Restatement of the Law, Third, Unfair Competition § 27 (1995); Jerome Gilson, Trademark Protection and Practice § 11.02 (i)[B], Matthew Bender & Company, Inc., (2006)。需要指出的是：Gilson只将上述第一种间接侵权类型称为“间接侵权”(indirect infringement)或提供“侵权工具”(tools of infringement)的侵权，而将这种间接侵权称为“帮助侵权”(contributory infringement)，以与提供“侵权工具”的侵权加以区分。本文将这两种类型都称为“间接侵权”，因为行为人都没有直接实施侵权商标权的行为。
See Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 854 (1982)
See Clark Equipment Co. v. Lift Parts Mfg. Co., 223 U.S.P.Q. (BNA) 944 (1984)
See J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition(4th ed.), West Publications (2004) § 25:18; Ciba-Geigy Corp. v. Bolar Pharmaceutical Co., 747 F.2d 844 (3rd Cir.1984) SK & F, Co. v. Premo Pharmaceutical Laboratories, Inc., 625 F.2d 1055 (3rd Cir.1980); Merrell-National Laboratories, Inc. v. Zenith Laboratories, Inc., 194 U.S.P.Q. 157 (D.N.J.1977).
See Rolex Watch USA, Inc., v. Robert Meece, 158 F.3d 816, at 822, 828-829 (5th Cir, 1998)
See Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982)
See Restatement of the Law, Third, Unfair Competition § 27 (1995),
See Sealy, Inc. v. Easy Living, Inc. 743 F.2d 1378, at 1381 (9th Cir. 1984)
同上，at 1382
不仅如此，由于仿制药品在价格上远低于原专利药品，美国许多州都通过法律鼓励药店向消费者销售仿制药品。如纽约州的法律规定：药品处方上必须留有让医生签字说明是否允许使用仿制药品替代原专利药品的栏目。在医生签字允许的情况下，药剂师在征得患者同意后应当提供仿制药品，并说明药品的来源。See N. Y. Pub. Health Law §206.1(o)
See 15 U.S.C. 1125(a)(1)
See Restatement of the Law, First, Tort § 741 (1938)
See 15 U.S.C. 1125(a)(2)
See Restatement of the Law, First, Tort § 741 (1938)
See William R. Warner & Company v. Eli Lilly & Company, 265 U.S. 526, 527-528 (1924)
同上, at 528
See William R. Warner & Company v. Eli Lilly & Company, 265 U.S. 526, 527-528 (1924)
同上, at 530-531
同上, at 533
See SK&F, Co. v. Premo Pharmaceutical Laboratories, (3rd Cir )625 F.2d 1055, at 1057-1058 (1980)
同上, at 1058
同上, at 1059-1060
同上, at 1063-1064
出处:知识产权法学，《知识产权年刊》2006年号
