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原作者：郑中人台湾世新大学兼任副教授
第五节、问题检讨
从上述的检视可以显示智能局或行政法院以不具产业利用性驳回的案例绝大多数都是假性的产业利用性问题，几乎全是申请专利范围过广，而太广的事实与理由都是未揭露相对应的实施例支持，或使熟习该项技术者无法据以实施，或说明书记载的实施例(应该是部份实施例)或实验数据证无法明其功效。智能局或行政法院会同时以不具第二十条第一项前段产业利用性与第二十二条第三项充份揭露与可实施性或第四项请求项明确，或同时引第二十条第三项与第四项之原因，最主要的是实务界挑战专利法第二十二条规定不是专利要件，所以不得作为核驳的根据，另一个可能的解释是智能局或行政法院对产业利用性与充份揭露及可实施性混为一谈。第二个问题是智能局要求专利说明书必须记载实施例及实验数据以证明可实施性或产业利用性，同时要求申请专利范围必须有相对应的实施例支持。以下先就第二十二条是否是专利要件智能局可否作为核驳的理由，再讨论申请人是否必须以实施例支持申请专利范围。最后细究申请专利范围超过说明书所揭露的发明时应以第二十二条第三项或第四项驳回。至于产业利用性与可实施性之区别已在前面一再说明，就不再重复叙述。
一.充份揭露、可实施性以及请求项具体明确是否为专利要件
首先说明的是此问题虽已以修法方式解决，即智能局已在今年修法在新法第四十四条规定发明专利申请案违反第二十一条至第二十四条、第二十六条、第三十条第一项、第二项、第三十一条、第三十二条或第四十九条第四项规定者，应为不予专利之审定。但在学理上还是值得探讨
专利要件是个学术用语，在法条上没有定义，其内涵依解释者的立场就有不同的范围，有的采狭义解释限于专利三性，即产业利用性、新颖性及进步性，不包括法定标的(statutory subject-matter) 。再广一点的是法定标的，产业利用性、新颖性及进步性以及。但不包括程序要件，最主要的就是第二十二条，其余的如第四条相互保护之规定、第五条申请专利权人之规定，第十三条非由共有人全体申请，第二十四条优先权之规定，第二十七条同一发明之规定，第三十条改良发明不给予原发明人之规定，第三十一条之发明单一性之规定 等等。这些除了第二十二条规定外，几乎不见争议，实务界争执最大的是第二十二条，其理由可以用90判1682乙案原告申请人之专利代理人之主张说明:复查被告原处分论结本案不符专利法第二十条第一项前段、第二项及同法第二十二条第三项规定，惟其中专利法第二十二条第三项并非规定于专利要件乙节中，而系规定于第二章第二节「申请」乙节中，与同法第二十条第一项前段规定、同条第二项规定均规定于专利法第二章第一节「专利要件」乙节中不同。且观该条项规定为：「第一项之说明书，除应载明申请专利范围外，并应载明有关之先前技术、发明之目的、技术内容、特点及功效，使熟习该项技术者能了解其内容并可据以实施。」显见其所规定之对象为说明书应记载之程序内容，并非在规定专利要件。
多数学者与专利代理人主张第二十二条是申请要件，而不是专利要件，因此专利说明书不符合专利法第二十二条相关规定，审查人员不得驳回，所以智能局绕道迂回地以第二十二条第五项、专利法施行细则第十六条，回过头来衔接第二十条第一项前段产业利用性，间接地以违反第二十条第一项驳回。其实发明说明所揭露的实施例无法支持申请专利范围是应属技术内容未完全揭露，其会与产业利用性扯上关系本案被告的理由是因「非可供产业上利用之发明」包含（一）未完成之发明、（二）非可供营业上利用之发明、（三）实际上显着无法实施之发明，而发明技术内容揭示不充分、完整，不但不符专利法第二十二条第三项有关规定，且同时亦属「非可供产业上利用之发明中之未完成之发明」，亦即不符专利法第二十条第一项前段之规定
行政法院对智能局的看法也加以背书肯认，甚至表示第二十二条第三项是产业利用性之具体规定「又专利法第二十条第一项规定，凡可供产业上利用之发明，无该项所列三款情事之一者，得申请取得发明专利，此为发明专利之产业上利用性规定，同时于该法第二十二条第三项亦规定：「第一项之说明书，除应载明申请专利范围外，并应载明有关之先前技术、发明之目的、技术内容、特点及功效，使熟习该项技术者能了解其内容并可据以实施。」系对于产业上利用性之具体实施规定，则被告于认本案不符发明专利要件，除引用专利法第二十条第一项前段、第二项外，并引用同法第二十二条第三项核驳，尚难认有违误。」。
针对专利代理人指摘智能局将专利要件与申请要件混为一谈的说法，智能局有位审查人员在91判2421判决 ，理直气壮地答辩「非可供产业上利用之发明」包含未完成之发明、非可供营业上利用之发明、实际上显然无法实施之发明。而发明技术内容揭示不充分、完整，不但不符专利法第二十二条第三项有关专利申请要件之规定，同时亦属「非可供产业上利用之发明」中之「未完成之发明」。换言之，被告并非将不同要件之规定混为一谈，而是本案同时不符专利「申请要件」及「专利要件」
其实早期行政法院四十五年度判字第四五号判例，曾明示请求必须明显确定之，该判决谓「专利权之性质，依专利法第四十二条之规定，为专利权人专有制造贩卖或使用其发明之权，其发明若为一种方法者，包括以此方法直接制成之物品。又专利权受侵害时，依同法第八十一条之规定，专利权人得请求停止侵害或赔偿。是专利权一经依同法第六条审查确定，于专利权之期间，即有具有排除他人为制造贩卖或使用其发明之效果。同法第一条所称新发明之具有工业上价值者，依第二条、第三条既须无「已见于刊物」及「不合实用」等情事，则所谓发明及价值，自必须明显确定，而后始可有专利之范围。此征诸同法第四十五条、第四十六条，专利权人得以其发明之全部或一部，有限制或无限制让与或出租，其必应有明显确定之范围可指，尤无疑义。」。此判例应有法律的拘束力，在相关法律解释上有争执时，应作为解释法条的依据，笔者认为第二十二条相关规定是否为专利要件之争议，应依上述行政法院判例解决，而非如多数专利代理人以及智能局之说法。
将发充份揭露与可实施性和产业利用性挂钩，不仅无法解决问题反而治丝益棻，争执的当事人以及审理的法官都无法依逻辑推理步骤，一步一步地抽丝剥茧解决问题，形成各说各话，原告挑战功效时，被告就以熟习该项技术者可以实施；原告指摘欠缺实施例时，被告就以有功效响应之。行政法院也只能选边站，法院个案的判决无法形成未来的行为准则。
二. 是否必须以实施例支持申请专利范围
此问题之前提是专利说明书是否必须记载实施例(working example or embodiment)。美国判决认为不必 ，但实务上以及欧洲专利审查基准以及日本专利审查基准要求至少一个实施例 。实施例通常之功用是证明可实施性，即记载申请专利范围所主张之发明的制造及使用方法与过程的技术资料详细到足使熟悉该项技术者不必经过研发性的实验即可制造使用，但实施例不是满足可实施性要件之唯一方法，尤其那些前无古人的划时代的发明。
实施例一般认为可以用来证明请求项之范围以及产业利用性，见90判960 、90判1682、90判2514 、91判716。此说似乎有误，因为实施例固可以证明可实施性，但不必然可以证明产业利用性，因为产业利用性之要件除了可以制造及使用外还要有实际用途。而实施例只能证明申请专利范围所界定的发明可以制造而已，尤其在化学医药生物发明领域，可以制造的不一定有用途，所以以实施例证明产业利用性之逻辑有待斟酌。然而行政法院在90判1682乙案表示「第一项之说明书，除应载明申请专利范围外，并应载明有关之先前技术、发明之目的、技术内容、特点及功效，使熟习该项技术者能了解其内容并可据以实施。」，其解释似无根据有待商榷。
申请专利范围是否必须都有相对应的实施例支持，智能局与专利代理人在这方面的对立是相当尖锐，行政法院几乎是站在智能局这边，没看到任何判决对此问题表示过见解。此问题在医药化学最常见。在化学医药生物科技领域，其发明一般是以化学结构或特征界定，实务上用markush type限定，常发生请求项的范围太广无实施例支持所以欠缺产业利用性为由依第20余第一项前段驳回，例如89判1、89判2040、90判960、90判1682、91判716。请求项的范围是否必须都有实施例支持，再引90判2421判决被告的答辩来说明「次查申请专利范围中之「请求项所载发明」，其发明之目的、技术内容、特点及功效，应记载于发明之说明中，并记载至熟习该项技术者可据以实施该发明之程度。即基于请求项所载发明，其相对之发明目的技术内容、特点及功效，应记载于发明说明中，且须记载至可自该发明说明中得以理解之程度。因此若请求项记载有上位概念之发明，于发明说明中，仅于实施例记载有该上位概念发明之一部分，至于他部分未于实施例表示，致使熟习该项技术者不能自发明说明中，理解该发明之目的、技术内容、特点及功效者，自属说明书中欠缺达成目的之部分技术手段，其属于非可供产业上利用之发明中之未完成之发明，当明显易知。」。智能局主张必须以实施例证明，但该案审查人员亦有其主张的理由「专利制度旨在鼓励、保护、利用发明，以促进产业发展，故藉由赋予专有排他性之专利权，以代偿公开其发明，而使得第三者能够得知该发明之技术内容，并进而利用之，以从事新发明，促进产业发展，因此说明书之揭示若非充分、完整，自无法令熟知此项技艺人士得以据以实施，更遑论利用其发明以从事新发明及促进产业发展。本案申请专利范围尚有在说明书中无具代表性制备实例或无法由实例支持之部分，岂得谓熟知此项技艺人士得以据以实施及可供产业上利用。既无法以技术上或学理上明确之理由说明该部分之合理性，自不应主张其权利，以留待他人努力研发，如此方能促进产业发展。换言之，专利权之赋予必须是合理而不浮滥，才能健全专利制度。」笔者赞同其对专利制度的看法与审查人员的态度，但此问题必须个案解决，笔者赞同原告律师的论点「实施例不应被视为申请人确已完成发明之唯一证据，而系为使说明书之揭示足以使熟习该项技术者实施该发明之参考，重复实施例所载之步骤并不需要依据物理数据资料来完成，物理数据应非专利说明书绝对必要之内容」。问题是如没有实施例说服审查人员时，即「专利审查委员质疑其无法依现有实施例所载制法步骤合成时，原告自应负释疑之责，无法释疑之部分自不应主张专利权」。
三.申请专利范围太广应属第二十二条第三项规范或第四项规范
在第四节(二)(2-4)讨论多数判决基于申请专利范围太广之认定事实，适用的法条不一致除引第三十条第一项前段外，有的同时引第二十二条第三项，有的同时引同条第四项，有的同时引第三项及第四项，隐藏着一问题，申请专利范围太广不为说明书所揭露的发明支持时，究竟是说明书未充份揭露?还是请求项不确定?由上述可知智能局内部也是众说纷纭，没有一致的见解。
就申请专利范围而言，各国法律只规定必须具体明确，欧洲专利公约第86条除了规定必须明确具体外，更进一步明文规定必须为说明部份所支持。美国专利法第112条第一段相类于我国专利法第22条第四项规定，第二段类似我国专利法第22条第三项规定，美国判决解释此条项认定请求项大于说明部份所揭露的发明应依第112条第二段驳回，而不是同条第一段。但智能局与行政法院都依第22条第四项，笔者认为请求项界定之发明太广大于说明部份或图式，就是说明部份未充份揭露发明使熟悉该项技术者能了解其内容，所以应属第三项之问题。同法条第四项规定前项申请专利范围，应具体指明申请专利之标的，技术内容及特点。因此只有请求项界定得不明确不具体无法使审查人员知悉其所请求的发明的范围者才违反第四项规定。请求项大于说明部份一定是具体明确，才知道是超出说明部份描述的发明，与请求项笼统含糊不同，笼统含糊是指不具体明确一般人无法了解其内容，才是专利法第22条第四项的问题，所以请求项太广不应依第22条第四项驳回应据同条第三项驳回。所幸此问题已经以修法方式解决。已修正的新专利法仿欧洲专利法，在第26条第3项规定，申请专利范围应明确记载申请专利之发明，各请求项应以简洁之方式记载，且必须为发明说明及回式所支持。
第六节结论
形成上节检讨的几个问题的原因笔者认为，有些是关于专利法的基本概念例如发明说明与可实施性的立法目的，产生以实施例判断申请专利范围的大小，或坚持以实施例或实验数据证明功效。当然基本的问题是一般法律基本训练问题，例如以实施例不足以支持申请专利范围认定其太广时有的同时引第二十条第一项前段及第二十二条第三项，或同条第四项，甚至一起引第三项与第四项，政法院关于专利的判决相当生涩难懂，研究起来非常吃力，比读美国判决书还要累上十倍，虽然勉强完成本论文，但对研究中的判决要解决的争议还是不完全明白，也不知行政法院对专利法的解释。笔者大胆地猜测原因，第一是判决书没有将系争的请求项陈述出来，关于专利效力的规定都源于申请专利范围与说明书，在审定书、异议审定书、诉愿书或判决书中，如未将系争事实各方之陈述，以及审判者认定之事实清楚陈述，自然无法清楚其法律问题；同样的，如果无法清楚交待争执的法律问题，也无从知悉判断其适用的法律是否正确。不幸几乎所有的行政法院判决书都有此问题。第二是没有依各个争点分别叙述事实、理由、推理及适用的法条，判决书内看起来总是各说各话，没有沟通，没有交集。
出处:知识产权法学 |
240331
原作者：郑中人台湾世新大学兼任副教授
第五节、问题检讨
从上述的检视可以显示智能局或行政法院以不具产业利用性驳回的案例绝大多数都是假性的产业利用性问题，几乎全是申请专利范围过广，而太广的事实与理由都是未揭露相对应的实施例支持，或使熟习该项技术者无法据以实施，或说明书记载的实施例(应该是部份实施例)或实验数据证无法明其功效。智能局或行政法院会同时以不具第二十条第一项前段产业利用性与第二十二条第三项充份揭露与可实施性或第四项请求项明确，或同时引第二十条第三项与第四项之原因，最主要的是实务界挑战专利法第二十二条规定不是专利要件，所以不得作为核驳的根据，另一个可能的解释是智能局或行政法院对产业利用性与充份揭露及可实施性混为一谈。第二个问题是智能局要求专利说明书必须记载实施例及实验数据以证明可实施性或产业利用性，同时要求申请专利范围必须有相对应的实施例支持。以下先就第二十二条是否是专利要件智能局可否作为核驳的理由，再讨论申请人是否必须以实施例支持申请专利范围。最后细究申请专利范围超过说明书所揭露的发明时应以第二十二条第三项或第四项驳回。至于产业利用性与可实施性之区别已在前面一再说明，就不再重复叙述。
一.充份揭露、可实施性以及请求项具体明确是否为专利要件
首先说明的是此问题虽已以修法方式解决，即智能局已在今年修法在新法第四十四条规定发明专利申请案违反第二十一条至第二十四条、第二十六条、第三十条第一项、第二项、第三十一条、第三十二条或第四十九条第四项规定者，应为不予专利之审定。但在学理上还是值得探讨
专利要件是个学术用语，在法条上没有定义，其内涵依解释者的立场就有不同的范围，有的采狭义解释限于专利三性，即产业利用性、新颖性及进步性，不包括法定标的(statutory subject-matter) 。再广一点的是法定标的，产业利用性、新颖性及进步性以及。但不包括程序要件，最主要的就是第二十二条，其余的如第四条相互保护之规定、第五条申请专利权人之规定，第十三条非由共有人全体申请，第二十四条优先权之规定，第二十七条同一发明之规定，第三十条改良发明不给予原发明人之规定，第三十一条之发明单一性之规定 等等。这些除了第二十二条规定外，几乎不见争议，实务界争执最大的是第二十二条，其理由可以用90判1682乙案原告申请人之专利代理人之主张说明:复查被告原处分论结本案不符专利法第二十条第一项前段、第二项及同法第二十二条第三项规定，惟其中专利法第二十二条第三项并非规定于专利要件乙节中，而系规定于第二章第二节「申请」乙节中，与同法第二十条第一项前段规定、同条第二项规定均规定于专利法第二章第一节「专利要件」乙节中不同。且观该条项规定为：「第一项之说明书，除应载明申请专利范围外，并应载明有关之先前技术、发明之目的、技术内容、特点及功效，使熟习该项技术者能了解其内容并可据以实施。」显见其所规定之对象为说明书应记载之程序内容，并非在规定专利要件。
多数学者与专利代理人主张第二十二条是申请要件，而不是专利要件，因此专利说明书不符合专利法第二十二条相关规定，审查人员不得驳回，所以智能局绕道迂回地以第二十二条第五项、专利法施行细则第十六条，回过头来衔接第二十条第一项前段产业利用性，间接地以违反第二十条第一项驳回。其实发明说明所揭露的实施例无法支持申请专利范围是应属技术内容未完全揭露，其会与产业利用性扯上关系本案被告的理由是因「非可供产业上利用之发明」包含（一）未完成之发明、（二）非可供营业上利用之发明、（三）实际上显着无法实施之发明，而发明技术内容揭示不充分、完整，不但不符专利法第二十二条第三项有关规定，且同时亦属「非可供产业上利用之发明中之未完成之发明」，亦即不符专利法第二十条第一项前段之规定
行政法院对智能局的看法也加以背书肯认，甚至表示第二十二条第三项是产业利用性之具体规定「又专利法第二十条第一项规定，凡可供产业上利用之发明，无该项所列三款情事之一者，得申请取得发明专利，此为发明专利之产业上利用性规定，同时于该法第二十二条第三项亦规定：「第一项之说明书，除应载明申请专利范围外，并应载明有关之先前技术、发明之目的、技术内容、特点及功效，使熟习该项技术者能了解其内容并可据以实施。」系对于产业上利用性之具体实施规定，则被告于认本案不符发明专利要件，除引用专利法第二十条第一项前段、第二项外，并引用同法第二十二条第三项核驳，尚难认有违误。」。
针对专利代理人指摘智能局将专利要件与申请要件混为一谈的说法，智能局有位审查人员在91判2421判决 ，理直气壮地答辩「非可供产业上利用之发明」包含未完成之发明、非可供营业上利用之发明、实际上显然无法实施之发明。而发明技术内容揭示不充分、完整，不但不符专利法第二十二条第三项有关专利申请要件之规定，同时亦属「非可供产业上利用之发明」中之「未完成之发明」。换言之，被告并非将不同要件之规定混为一谈，而是本案同时不符专利「申请要件」及「专利要件」
其实早期行政法院四十五年度判字第四五号判例，曾明示请求必须明显确定之，该判决谓「专利权之性质，依专利法第四十二条之规定，为专利权人专有制造贩卖或使用其发明之权，其发明若为一种方法者，包括以此方法直接制成之物品。又专利权受侵害时，依同法第八十一条之规定，专利权人得请求停止侵害或赔偿。是专利权一经依同法第六条审查确定，于专利权之期间，即有具有排除他人为制造贩卖或使用其发明之效果。同法第一条所称新发明之具有工业上价值者，依第二条、第三条既须无「已见于刊物」及「不合实用」等情事，则所谓发明及价值，自必须明显确定，而后始可有专利之范围。此征诸同法第四十五条、第四十六条，专利权人得以其发明之全部或一部，有限制或无限制让与或出租，其必应有明显确定之范围可指，尤无疑义。」。此判例应有法律的拘束力，在相关法律解释上有争执时，应作为解释法条的依据，笔者认为第二十二条相关规定是否为专利要件之争议，应依上述行政法院判例解决，而非如多数专利代理人以及智能局之说法。
将发充份揭露与可实施性和产业利用性挂钩，不仅无法解决问题反而治丝益棻，争执的当事人以及审理的法官都无法依逻辑推理步骤，一步一步地抽丝剥茧解决问题，形成各说各话，原告挑战功效时，被告就以熟习该项技术者可以实施；原告指摘欠缺实施例时，被告就以有功效响应之。行政法院也只能选边站，法院个案的判决无法形成未来的行为准则。
二. 是否必须以实施例支持申请专利范围
此问题之前提是专利说明书是否必须记载实施例(working example or embodiment)。美国判决认为不必 ，但实务上以及欧洲专利审查基准以及日本专利审查基准要求至少一个实施例 。实施例通常之功用是证明可实施性，即记载申请专利范围所主张之发明的制造及使用方法与过程的技术资料详细到足使熟悉该项技术者不必经过研发性的实验即可制造使用，但实施例不是满足可实施性要件之唯一方法，尤其那些前无古人的划时代的发明。
实施例一般认为可以用来证明请求项之范围以及产业利用性，见90判960 、90判1682、90判2514 、91判716。此说似乎有误，因为实施例固可以证明可实施性，但不必然可以证明产业利用性，因为产业利用性之要件除了可以制造及使用外还要有实际用途。而实施例只能证明申请专利范围所界定的发明可以制造而已，尤其在化学医药生物发明领域，可以制造的不一定有用途，所以以实施例证明产业利用性之逻辑有待斟酌。然而行政法院在90判1682乙案表示「第一项之说明书，除应载明申请专利范围外，并应载明有关之先前技术、发明之目的、技术内容、特点及功效，使熟习该项技术者能了解其内容并可据以实施。」，其解释似无根据有待商榷。
申请专利范围是否必须都有相对应的实施例支持，智能局与专利代理人在这方面的对立是相当尖锐，行政法院几乎是站在智能局这边，没看到任何判决对此问题表示过见解。此问题在医药化学最常见。在化学医药生物科技领域，其发明一般是以化学结构或特征界定，实务上用markush type限定，常发生请求项的范围太广无实施例支持所以欠缺产业利用性为由依第20余第一项前段驳回，例如89判1、89判2040、90判960、90判1682、91判716。请求项的范围是否必须都有实施例支持，再引90判2421判决被告的答辩来说明「次查申请专利范围中之「请求项所载发明」，其发明之目的、技术内容、特点及功效，应记载于发明之说明中，并记载至熟习该项技术者可据以实施该发明之程度。即基于请求项所载发明，其相对之发明目的技术内容、特点及功效，应记载于发明说明中，且须记载至可自该发明说明中得以理解之程度。因此若请求项记载有上位概念之发明，于发明说明中，仅于实施例记载有该上位概念发明之一部分，至于他部分未于实施例表示，致使熟习该项技术者不能自发明说明中，理解该发明之目的、技术内容、特点及功效者，自属说明书中欠缺达成目的之部分技术手段，其属于非可供产业上利用之发明中之未完成之发明，当明显易知。」。智能局主张必须以实施例证明，但该案审查人员亦有其主张的理由「专利制度旨在鼓励、保护、利用发明，以促进产业发展，故藉由赋予专有排他性之专利权，以代偿公开其发明，而使得第三者能够得知该发明之技术内容，并进而利用之，以从事新发明，促进产业发展，因此说明书之揭示若非充分、完整，自无法令熟知此项技艺人士得以据以实施，更遑论利用其发明以从事新发明及促进产业发展。本案申请专利范围尚有在说明书中无具代表性制备实例或无法由实例支持之部分，岂得谓熟知此项技艺人士得以据以实施及可供产业上利用。既无法以技术上或学理上明确之理由说明该部分之合理性，自不应主张其权利，以留待他人努力研发，如此方能促进产业发展。换言之，专利权之赋予必须是合理而不浮滥，才能健全专利制度。」笔者赞同其对专利制度的看法与审查人员的态度，但此问题必须个案解决，笔者赞同原告律师的论点「实施例不应被视为申请人确已完成发明之唯一证据，而系为使说明书之揭示足以使熟习该项技术者实施该发明之参考，重复实施例所载之步骤并不需要依据物理数据资料来完成，物理数据应非专利说明书绝对必要之内容」。问题是如没有实施例说服审查人员时，即「专利审查委员质疑其无法依现有实施例所载制法步骤合成时，原告自应负释疑之责，无法释疑之部分自不应主张专利权」。
三.申请专利范围太广应属第二十二条第三项规范或第四项规范
在第四节(二)(2-4)讨论多数判决基于申请专利范围太广之认定事实，适用的法条不一致除引第三十条第一项前段外，有的同时引第二十二条第三项，有的同时引同条第四项，有的同时引第三项及第四项，隐藏着一问题，申请专利范围太广不为说明书所揭露的发明支持时，究竟是说明书未充份揭露?还是请求项不确定?由上述可知智能局内部也是众说纷纭，没有一致的见解。
就申请专利范围而言，各国法律只规定必须具体明确，欧洲专利公约第86条除了规定必须明确具体外，更进一步明文规定必须为说明部份所支持。美国专利法第112条第一段相类于我国专利法第22条第四项规定，第二段类似我国专利法第22条第三项规定，美国判决解释此条项认定请求项大于说明部份所揭露的发明应依第112条第二段驳回，而不是同条第一段。但智能局与行政法院都依第22条第四项，笔者认为请求项界定之发明太广大于说明部份或图式，就是说明部份未充份揭露发明使熟悉该项技术者能了解其内容，所以应属第三项之问题。同法条第四项规定前项申请专利范围，应具体指明申请专利之标的，技术内容及特点。因此只有请求项界定得不明确不具体无法使审查人员知悉其所请求的发明的范围者才违反第四项规定。请求项大于说明部份一定是具体明确，才知道是超出说明部份描述的发明，与请求项笼统含糊不同，笼统含糊是指不具体明确一般人无法了解其内容，才是专利法第22条第四项的问题，所以请求项太广不应依第22条第四项驳回应据同条第三项驳回。所幸此问题已经以修法方式解决。已修正的新专利法仿欧洲专利法，在第26条第3项规定，申请专利范围应明确记载申请专利之发明，各请求项应以简洁之方式记载，且必须为发明说明及回式所支持。
第六节结论
形成上节检讨的几个问题的原因笔者认为，有些是关于专利法的基本概念例如发明说明与可实施性的立法目的，产生以实施例判断申请专利范围的大小，或坚持以实施例或实验数据证明功效。当然基本的问题是一般法律基本训练问题，例如以实施例不足以支持申请专利范围认定其太广时有的同时引第二十条第一项前段及第二十二条第三项，或同条第四项，甚至一起引第三项与第四项，政法院关于专利的判决相当生涩难懂，研究起来非常吃力，比读美国判决书还要累上十倍，虽然勉强完成本论文，但对研究中的判决要解决的争议还是不完全明白，也不知行政法院对专利法的解释。笔者大胆地猜测原因，第一是判决书没有将系争的请求项陈述出来，关于专利效力的规定都源于申请专利范围与说明书，在审定书、异议审定书、诉愿书或判决书中，如未将系争事实各方之陈述，以及审判者认定之事实清楚陈述，自然无法清楚其法律问题；同样的，如果无法清楚交待争执的法律问题，也无从知悉判断其适用的法律是否正确。不幸几乎所有的行政法院判决书都有此问题。第二是没有依各个争点分别叙述事实、理由、推理及适用的法条，判决书内看起来总是各说各话，没有沟通，没有交集。
出处:知识产权法学
