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原作者：郑中人台湾世新大学兼任副教授
第三节、常与产业利用性相混淆之其它要件
产业利用性是发明取得专利的要件之一，在国内实务上常与进步性之要件混淆，尤其在新型专利申请案，以为申请案的发明必须比现有产品能增进功效的具有实用性 。除了与进步性混淆外，常和专利说明书的要件: 充分揭露、可实施性、以及请求项必须明确等要件搞不清。简单分别说明如下:
一、充份揭露与产业利用性
充份揭露在美国一般称为书面说明(written description)，其立法目的在于确定申请人所主张的发明是发明人所创造发明的，而非社会上现有的公共财产，以防发明人将公共财据为己有。其道理很简单，如系发明人自己发明的，发明人一定会以文字或符号描述其发明，不会描述的就不是其发明。所以各国专利法皆规定专利说明书必须完整详实描述其发明，包括发明的目的、功能及效果，现有技术的问题或不足或缺点，发明与现有技术的差异，以及发明的可能实施例。
说明书有三大部份发明说明、图式及申请专利范围。发明说明又可分为书面说明与可实施性 。国内学者与实务界似乎统称为充份揭露，未再当分为书面说明兴可实施性，然两者的立法目的并不相同，既然规范目的不同，理应分开说明较好。书面说明之立法目的在熟习该项技术者辨识、确认申请专利范围上所请求的发明是否为申请人的，即在申请日(或优先权日)申请人是否拥有发明 。至于可实施性之立法目的是在确保申请人揭露交付其发明技术予社会。现行专利法第二十二条第三项规定第一项之说明书，除应载明申请专利范围外，并应载明有关之先前技术、发明之目的、技术内容、特点及功效，使熟习该项技术者能了解其内容并可据以实施。依条文解释也是可以分为二个要件，「能了解其内容」以及「据以实施」。九十二年初修正的专利法第二十六条，第二项修正为发明说明应明确且充份揭露，使该发明所属技术领域中具有通常知识者，能了解其内容，并可据以实施。
书面说明必须叙述发明的技术特点、目的与功效，这部份的作用除使社会大众了解发明的技术本身外，主要是用来检视申请专利范围界定的发明是否为申请人在申请日所拥有，是否大于其在书面说明上所揭露的，以及作为判断产业利用性之基本资料。有无产业利用性，即申请人在申请专利范围所请求的发明是否达成发明人预定的目的或功效。产业利用性是关于发明能否运作(制造与使用)以及对现实社会有无用途。发明的技术能否将发明商业化而为市场所接受，并不是检验有无产业利用性之标准或尺度；有无产业利用性也与是否比现有产品更有功效或技术更进步无涉。产业利用性是指依发明人所主张或请求的申请专利范围，能否运作(work)以达到其在专利说明书所述的目的或功能，换言之，能否解决发明人所欲解决的技术问题或满足其技术需求，且发明祇要能在实验室运作即可，专利法并未要求商业化的技术，所以纵使要商业化时仍然有些技术上的缺点，祇要申请专利范围所构成的组件能依发明人所述的目的或功能运作，就符合产业利用性的要件。盖专利法所要鼓励的是解决技术问题或新产品的技术概念，而不是商业化的工程技术，同样地，如能达到发明人在书面说明介绍的目的，除化学医药品发明外，其主张之发明即应已满足专利法产业利用性之要件。
书面说明所揭露的发明与申请专利范围以及产业上利用性有关。书面说明揭露的发明必须能支持申请人所请求的专利范围，如书面说明揭露的发明范围小于申请人所请求的申请专利范围，则其申请专利范围没有书面说明的支持，该申请专利范围因过广而无效 ，因为其所请求的发明超越申请人的发明，甚至可以认为不是申请人自己的发明。总之，申请人必须依据书面说明揭露的发明才可主张与申请专利，所以申请专利范围所界定的发明必须在书面说明揭露的发明范围之内。
但要注意的是，审查人员不能以发明说明没有揭露发明之目的或功效之事实，径自认定其申请案不具产业利用性，必须依发明说明所揭露的发明特征判断申请案之发明是否具有众知周知的产业利用性。
二、可实施性与产业利用性
可实施性是详细完整叙述制造以及使用发明的方法与过程，使相关技术领域内具有一般技术水准的人能够依据此叙述不必经过创造发明性质的实验，就可以制造或使用申请人的发明 。可实施性是确保申请人履行交付移转其发明技术给社会大众的机制。关于揭露发明的深度与详细，在申请人的立场是愈浅显愈简单愈好，即能不揭露的就不说出，可取得专利权又可以保留技术不致完全公开，失去领先地位；但从专利法的目的即从社会的立场而言，发明人的技术必须完全公开揭露，盖国家给予发明人专利独占权，以换取发明人的发明，专利应可解释为社会与发明人间之技术买卖契约，发明人取得专利时，负有交付其技术给社会的义务，如不完全履行其交付义务时，其契约无效。因此，专利法上必须有一机制确保发明人履行其交付义务，实现此一机制的规定就是可实施性。依此规定，发明人必须详细、完整、清楚地揭露(1)制造以及(2)使用发明的(1)方法以及(2)过程，足以使相关领域的一般技术人员能依该揭露制造与使用发明。一般技术人员如能依其揭露制造和使用发明，即代表社会已受领出卖人交付的技术 (即技术已移转给社会)。是以，申请人所揭露的技术当然要使审查人员了解，审查人员才能初步判断是否符合专利要件。不但如此，还要更进一步使相关产业具有普通水准的一般技术人员非仅了解，更能依据所揭露的技术资料制造以及使用该发明。因此，审查人员在审查说明部份时还要了解与发明相关产业的一般技术水准，以该产业的普通技术人员的立场，判断申请人的揭露是否充份、完整、详尽、浅显与易懂，依据这些数据就能够制造并使用该发明。
揭露之可实施性常与二个概念混淆。一是发明专利要件的产业利用性，另一是实施例(working example or embodiment)。发明是否具备产业利用性，是指申请专利范围所界定的发明是否客观上是否能运作及有无日常生活上之用途。能否运作或有无用途，基本上是依书面说明记载的有关功效目的，以及叙述的发明的制造与使用的方法与过程判断。当然如果书面说明与可实施性的资料无法说服审查人员时，应可以外部资料来补强说明说服审查人员其主张之产业利用性是可靠的 。产业利用性是测试发明人所请求的发明是否具有如其所称的功能或达到其所述的目的，所以不是以一般技术人员的技术能力判断;可实施性是确保社会是否取得发明人交付的技术，所以依相关技术领域的一般技术人员的能力去判断；既然判断的标准不同，则申请专利范围具有产业利用性，并不表示专利说明书揭露的资料必然具有可实施性。反之，如申请专利范围之发明欠缺产业利用性，则发明说明必然不具备可实施性，因为没有产业利用性不是无法制造就是没有实际用途，客观上既然不能制造或用途不明时申请人当然无法告诉社会大众制造与使用方法 。所以如以申请案没有产业利用性之事实为依据，则审查人员核驳的法条必须同时引新专利法第22条(现行专利法第20条)第一项前段以及第26条(现行专利法第22条)第二项。同理如审查人员认为申请案界定的发明有部分不符可实施性者，审查人员就不能以不具产业利用性核驳，仅能以欠缺可实施性核驳。
最重要的不同是，可实施性的判断完全依专利说明书为准，而且以申请日(或优先权日)之专利说明书包括发明说明与图式，不得补正修改更不能补充 。另一个相异之点也许在台湾的意义不大，但在美国就非常重要，即产业利用性是事实问题，可实施性是法律问题。产业利用性是事实问题所以申请案是否具备产业利用性有争执时由陪审团裁定，可实施性有争执时则由法官判定。
可实施性与实施例之概念也有区别。实施例是发明的特定应用的具体例子，即以文字叙述发明的特定应用的实际产品或制程。可实施性是比较抽象的叙述发明的制造与使用的方法与过程。说明书上有实施例的介绍说明仅表示申请人可以实施，申请人可以实施发明并不表示相同产业的普通技术人员可以据以实施，因为技术能力水准不一定相捋。而且判断有无产业利用性除了依可实施性的资料外，还有书面说明，不能完全以实施例为凭。
三、申请专利范围
给予专利的是发明的概念，不是实现发明概念的特定物品，发明概念虽然是无形的，是可得确定的具体的概念。专利权的范围不是发明人实现其发明概念的特定物品，而是能实现该概念的所有物品。有体物是以物体本身的占有为公示，无体物则必须藉助象征的文字，所以专利法规定以文字界定其发明，界定发明以及确定其权利范围的部份在国外称为请求项(claim)，我国称为申请专利范围，习惯上还是称为请求项，新修正的专利法似乎以请求项表示申请专利范围的各个发明 。
专利法要求申请专利范围必须确定外，另要求申请专利范围不得过广(undue breadth)，即条文所称的必须为发明说明及图式所支持 。请求是否过广是对专利说明书之说明部份而言，即不得超过发明人在说明部份所描述的发明。换言之，专利说明书发明说明部份所描述的发明必须足以支持申请专利范围界定的发明。特别提醒的是，专利法规定是发明说明及图式所支持，不是实施例所支持。目前实务的见解尤其是审查人员，却一致地要求申请专利范围必须有相对应的实施例支持。实施例在国内实务上占有相当重要的角色，不仅用来证明产业利用性，更要支持申请专利范围，这是其它世界各国所无的现象。就笔者研究所知没有国家的专利法要求必须撰写实施例，只有可实施性的规定，即只要详实地将制造及使用发明的过程与方法揭露，使熟习该项技术者不必过度实验即可依据其揭露制造及使用发明即可。至于申请专利范围是否太广，主要是以发明书面说明来判断，即请求项界定的发明之每一个特征是否在书面说明上出现或叙述。换言之，书面说明叙述的实施发明的必要组件或其它限制，未在请求项界定的发明出现，该请求项就太广，而不是以实施例来判断。
第四节行政法院专利判决分析
本研究主要以最高行政法院近年来相关判决为主，89年度有89判1、89判116、89判500、89判640、89判2040、90年度有90判140、90判773、90判903、90判954、90判960、90判903、90判1079、 90判1682、90判1793、90判1883、90判2009、90判2284、90判2416、90判2514、90判2580、91年度有91判43、91判414、91判553、91判789、91判1501等判决 。这些判决除了90判1079、90判2416、 91判414三判决是关于物品结构之新型发明以及91判1501关于数字相机之发明专利与89判1、90判2009两判决关于通讯系统的发明专利外其余都是属于医药化学技术领域的发明。关于医药发明有六判决中有一判决是中药。这些化学医药发明的行政诉讼除二判决原告是行政院国家科学发展委员会外，其余都是外商尤其是美商 。
一、产业利用性与可实施性混为一谈
关于化学医药的发明的判决绝大多数的真正问题是实施例是否足以支持申请专利范围的问题，电子或机械的非化学医药技术的判决除91判1502号判决是产业利用性之问题外，其余都是可实施性的问题。是智能局将产业利用性与可实施性混为一谈，以下先就产业利用性与可实施性混淆的判决说明。
几乎新型专利的判决或电子机械技术的发明专利的判决，都是把可实施性第二十二条第三项的问题误为产业利用性的争议。其实如同前述任何物品本身一旦存在就有其存在的价值，所以只要能依申请人在说明书上所叙述的方法达到其所说明的功能或目的或结果，就具备产业利用性，符合第二十条第一项前段或第九十八条第一项前段。但审查人员一直认为必须可依其揭露据以实施，否则属于未完成之发明，即未达到产业上可以实施的阶段，所以是欠缺产业利用性。误认的症结是未将产业利用性与可实施性区分。例如90判1079，判决谓「本案申请人申请锁心卡梢防拨、防敲结构改良追加专利，经被告编为第八三二一五八七追加一号审查，准予专利，于审定公告中，经关系人黄女珍以本案卡梢向内缩合时，由于斜面太短使卡梢无法完全收合于锁体内，锁杆无法插扣于锁体上，本案斜面应设于卡梢凹槽之另侧，而非卡掣块上，本案无法依其创作说明据以实施；又本案卡梢末段具倒钩斜面，使卡梢穿经之穿槽必须加大，将使卡梢产生上下晃动，无法有效顶撑卡梢端面，进而造成锁具损坏，不具进步性及产业利用性，有违专利法第九十七条、第九十八条第二项及第一百零五条准用第二十二条第三项规定云云，对之提起异议」。被告重行审查「则以本案卡梢之防敲、防晃动，主要在穿槽对卡梢之导引与支撑，若穿槽加大，必使卡梢晃动，而无防敲之支持能力，易使锁具损坏，因为若穿槽对卡梢无法支撑，而仅靠较远处之带动块顶住，则必会晃动，防敲功能亦大为退步，显然本案未能达成其预期之防敲、防盗之创作功效，不具进步性，乃依专利法第九十八条第二项规定，为「本案异议成立，应不予专利。」。原告即申请人不服，自诉愿一直打到行政法院。本案举发的理由之一是卡梢向内缩合时，由于斜面太短使卡梢无法完全收合于锁体内，锁杆无法插扣于锁体上，本案斜面应设于卡梢凹槽之另侧，而非卡掣块上，本案无法依其创作说明据以实施。无法依其创作说明据以实施应属违反第二十二条第三项之事实施性之规定，而非产业利用性之问题，即不是该发明无法依其请求达到其所宣称的功效。
90判2416则是异议人即原告在公告期间以申请专利范围内之界定与说明书内之记载冲突，认为又要轮座与转轮及箱体成为一体，无法随意取出，还要轮座与转轮可便捷取出，就结构实施方面而言是不可能达成的。如判决之认定为真，则不但违反专利法第九十八条第一项前段产业利用性之规定，同样这也是第二十二条第三项之问题。
91判414是异议案，原告以本案申请专利范围第一项内陷状槽、长条槽的构件名词未于说明书之创作说明中予以说明，所以申请专利范围所用名词未能具体指明申请专利之标的……且说明书前后名词不一致无法使熟习该项技术者能了解其内容而据以实施，有违第九十八条第一项第一百零五条准用第二十二条第三项第四项，被告以说明书第三页之实施例有记载，且在所附第一图内也有明确描述已充份揭露其技术内容，尚难以此理由认本案不具产业利用性。本案被告之答辩正好可以证明，第二十二条第三项不可实施与产业利用性之关系。原告以申请专利范围所用之说明书内未交待申请专利范围主张之发明在说明书是否有揭露，而不是可否可实施的问题。
此外，89判1以及其再审判决90判2009，被告、诉愿机关以及行政法院就是将可实施性与产业利用性混为一谈。本案申请专利范围是「次轨道、高高度的通讯系统」系包括至少两个地面站以及至少一个高空中继站。地面站包含用以传送及接收电信信号之装置。中继站包含用以接收及传送来自并发至地面站及其它中继站之电信信号之装置。并提供装置，用以控制中继站之横向及垂直运动，可达成并保持每一中继站之预定高度及位置；提供装置用以回收中继站，以使中继站可被维修而重复使用等情，智能局坚持本案仅属概念性陈述，以高空汽球或无人飞机为无线中继站之载具，提供现有地面中继站台及卫星中继站外另一型态之中继站，惟对于如何将高空汽球或无人飞机维持一定高度与位置、如何提供足够浮力以搭载通讯器材，如何提供无人飞机上螺旋桨喷射器或火箭推进定位之可靠能量来源及如何解决汽球之热胀冷缩使高度飘移等均无具体可行技术揭露，因此援引专利法第二十条第一项前段及第二十二条第三项予以核驳。」，行政法院对此完全支持智能局未曾表示意见。智能局在申覆书要求申请人提供确实数据及确实文献左证本发明之产业利用性兴可实施性，原告在行政诉讼则争执「盖依专利法之规定，实验数据非发明具可实施性之必要条件，查专利法有关发明可实施性之规定见于第二十二条第三项，依其规范，说明书应记载「有关之先前技术、发明之目的、技术内容、特点及功效」等事项，以使熟习该项技术者能了解其内容并可据以实施所请发明。按实验数据之于专利申请案属证据之一种，而非前开法条所规定说明书之必要记载事项，….盖发明可否实施系取决于说明书教示之整体内容足否使技艺人士了解该发明内容并据以实施，实验数据之提供固便于左证一发明确可实施，惟若说明书已完整记载前开法条规定之事项而独未具实验数据，当亦不损其可实施性。是专利申请案所发明之可实施性，当重说明书整体内容之审，自不应以实验数据为驳回之理由 。」，在再审之诉原告也是如此主张，其谓「查一专利申请究有无产业利用性之判断，系需就该申请案本身所揭露之技术内容，能否使熟习该项技术者所能了解其内容并据以实施而为论断(专利法第二十二条第三项参照)。析言之，申请案有否产业利用性，只与该案内容相关，而与其它技术文件是否较该申请案有更为详尽之数据说明等无关 。」。本案(行政诉讼)与其再审之诉可以充份说明产业利用性兴可实施性之不同。产业利用性属于一般所谓的专利要件，可实施性则属申请要件。前者是申请案申请专利范围所请求的发明在客观上有无产业上的利用价值，后者是申请人是否在说明书说明部份充份揭露请求项主张的发明的制造与使用方法与过程，完整详细到足以使熟习该项技术者不必进行研发性的实验即可制造使用该发明。其立法目的是在判断发明人是否交付移转其发明技术给国家，以避免其取得专利权且未付出对价。可实施性是只能依内部证据即专利说明书来判断，判断的标准是熟习该项技术者，其代表与申请案之发明相关之技术领域具有一般技术水准的技术人员，熟习该项技术者可以依申请人在说明书所揭露的资料去实施，即表示社会已取得该项技术。熟习该项技术者不是不必进行实验即可制造使用，依据说明书之揭露数据还是必须进行技术人员日常一般的实验，但非创造发明的研究性实验。产业利用性是客观的问题，是能不能依发明人所发明的技术达到其在说明书所说的目的或功效以及实用性，可以用外部证据即说明书以外的资料补充证明。所以两者的关系只有充分条件的关系，不是充要条件的关系。客观上有产业利用性的发明，申请人在说明书揭露的资料不一定符合专利法上可实施性的要求。理由很简单也常发生，即申请人不愿揭露详细的资料使竞争者不费吹灰之力取得其技术，但其请求的发明客观上是可以运作且有实用的。以本案为例，审查人员实际上是质疑二件事，即产业利用性以及可实施性。欠缺可实施性的事实是「以高空汽球或无人飞机为无线中继站之载具，提供现有地面中继站台及卫星中继站外另一型态之中继站，惟对于如何将高空汽球或无人飞机维持一定高度与位置、如何提供足够浮力以搭载通讯器材，如何提供无人飞机上螺旋桨喷射器或火箭推进定位之可靠能量来源及如何解决汽球之热胀冷缩使高度飘移等均无具体可行技术揭露。」，总而言之，只是概念性的陈述没有制造与使用申请专利范围所请求的发明的方法与过程。说明书的记载就无法使审查人员相信申请专利范围所请求的发明可以实施，即审查人员依该表面证据质疑其产业利用性时，要求申请人提供数据等其它资料说服审查人员，即举证责任将由申请人负担，申请人如无法提出相当证据证明有产业利用性时当然承受无法取得专利权的不利益结果。原告补充的资料无法说服审查人员申请人所揭露的制造所请发明可以运作，遑论其有客观的产业利用性。本案原告自己也不了解产业利用性与可实施性之区别，一再强调其偏见指摘「原判决忽略各国专利制度对于产业利用性及可实施性要件有相似要求之事实，单纯援用行政机关见解，而径为本案不具产业利用性及实施性之认定 」，似亦有误解。各国专利制度有相似要求之事实，应指一般情形如说明书记载可以做熟习该项技术者据以实施，在非化学医药或生物领域，原则上该发明即具备产业利用性。医药化学或生物技术领域，产业利用性的要求除了可以制造外，还必须要有实用性(实际用途practical use)或实质可靠的用途substantial and creditable use)。无产业利用性的发明必然是无可实施性，因为无产业利用性的原因可以是客观上无法制造或欠缺实用性，既然客观上无产业利用性，申请人如何在说明书上教导熟习该项技术者制造使用该项发明。
笔者发现前开行政法院判决中，实质争议是产业利用性的判决只有91判1502。本案申请人申请具有可调整焦距及光圈之调整装置的数字相机。无法想象的是审查人员竟然以本案设计之二种拍摄模式(光线亮、距离远)与情况三(光线暗、距离近)的情形，并不符合一般使用者可用来拍照之标准及达到方便性及准确性，自然无法处理大多数使用者拍照时而遇到之周遭环境状况。首先笔者要指出的是系争案所请发明之可实施性智能局并不争执，其谓「系争相机仅系一种可实施之发明而已」，如依智能局一般想法，既然可以实施自应有产业利用性，可是其结论竟是「难谓具有产业利用性即非可供产业利上利用之发明。」。本案也不例外地援例请工业研究院鉴定，其鉴定结果「本案数字相机仅设计两种拍摄模式，即以被摄体远近（物距）作为判断决定光圈口径大小，此设计理念完全不符摄影原理及光学理论。进光量（光圈口径大小）的判断及调整完全与物距远近无关，其祇有跟被摄体反射的亮度有关。且以数字相机之单焦点镜头其等效焦距值大都小于10mm，若采用中低阶画素CCD时，其景深分段大都约从二米到无穷远为第一段，也就是将二米以后的物距视为与无穷远相同。因此若以拍摄二米物距的情形，武断的断定此时是在室内或室外时，显然若以仅设计两种拍摄模式（即以被摄体物距为无穷远时设定为小光圈而被摄体物距近时设定为大光圈）的数字相机拍照时，如此所拍摄影像的失败率至少达50%。因此本案并不符合可用来拍照的标准，而且也无法处理较多数使用者拍照时会碰到的状况。．．．」 ，行政法院也就不查直接就「足征系争相机设计之二种拍摄模式即情况一（光线亮、距离远）及情况三（光线暗、距离近）的情形，其设计理念不符摄影原理及光学理论，自不符合一般使用者可用来拍照之标准，及达到方便性、准确性之要求，难谓可供一般人随时拍照使用。」。笔者直觉提出很简单的问题就可以反驳，如果设计理念是依摄影原理及光学理论就认为设计是发明吗? 本来系争发明的目的就不是针对一般使用者，自然不符合一般使用者可用来拍照之标准，诚如被上诉人诉讼代理人所说是「由消费者就其使用需求与相机价格考量是否决定购买，此部份应留给消费者决定」，不是智能局或行政法院应决定的事。另外，与本文无关，但必须一提的是鉴定机关的角色问题，以本案系争问题是产业利用性之问题，鉴定机关应以熟习该项技术者之立场以鉴定是否可依申请人所揭露的技术制造，而不是探究该发明之理论或原理是否符合摄影原理及光学理论，或其它技术的事实问题，更不是请鉴定机关判断是否有产业利用性或其它法律问题。
二、申请专利范围过广与产业利用性之混淆
最常见等一个问题是申请专利范围所请求的发明范围太广，太广的原因是说明书所揭露的实施例(或实例)不足以支持，或而无实施例支持，所以该部份发明没有产业利用性，但智能局或行政法院常常并未交待清楚依据，仅笼统含混地引用专利法第二十条第一项(应更具体引用该条项前段)，第二十二条第三项及第四项。理论上应就事实分别引用不同法条，如果是申请专利范围所请求的发明具体明确只是因说明部份无相对应的实施例支持，是专利法第二十二条第三项未充份揭露之问题，不是同条第四项请求项不具体明确之问题。例如:请求项有溶济的组件，但未限制其范围，表面上是请求范围太广未为实施例所支持，也可能误解为可实施性的问题，即说明部份是否揭露发明的制造及使用方法与过程详细到足以熟悉该项技术者，是否能了解其内容并可据以实施。其实请求范围太广与可实施性是两件不同的事，立法目的不同，所以规定在不同的条项。请求项是定义请求的发明以及专利权的范围，所以第二十二条第四项规定前项申请专利范围，应具体指明申请专利之标的、技术内容及特点。同条第三项第一项之说明书，除应载明申请专利范围外，并应载明有关先前技术、发明之目的、技术内容、特点及功效，使熟悉该项技术者能了解其内容并可据以实施。此项包括两要件:书面说明(充份揭露)以及可实施性。书面说明的立法目的是在确认申请专利范围所界定的发明是否是发明人在申请日时已拥有之自己发明，所以熟悉该项技术者下说明书的书面说明所述的特征可以辨识认定申请专利范围所主张的发明的确是申请人所有。因此如果申请人在申请专利范围栏界定的发明超出其在说明书所揭露的，就不是发明人的发明，可能是已知技术，可能是发明人未发明的。前者应以欠缺新颖性第二十条相关项款驳回，后者应以第二十二条第三项驳回。
属于本类的有89判1、89判116、 89判640 、89判2040、90判140、90判903、90判954、 90判1079、90判960、90判1682、 90判1793、90判2009、90判2284、90判2416、90判2514、90判2580、91判553、91判716 、91判789、91判1502、91判2421。
这类又可依智能局或行政法院引用第二十二条第三项或第四项或同时引第三项及第四项。另医药相关发明申请人被要求证明疗效以符合产业利用性，以下先说明关于医药发明的判决，再分别论述第二十二条三项与第四项之问题。
1.医药相关发明之产业利用性
属于医药相关发明的判决有89判116、90判903、90判1793、90判2284、90判2580、91判43、91判553、及91判2421。医药发明是个特定用途或功效的发明，也就是其用途或功效就是疗效。申言之，发明人必须指出其特定活性成分有什幺疗效。申请人能证明特定活性成分具有疗效就满足产业利用性之要件。申请专利范围是否大于说明书所揭露的发明，应属熟习该项技术者判断申请专利范围用以界定发明的技术特征通常是组件或限制条件，书面说明是否有相对应的说明或解释，即熟习该项技术者依说明书所揭露的发明特征可否辨识确认申请专利范围。至于熟习该项技术者可否依说明书所揭露的制造与使用发明的方法与过程资料据以制造使用发明，应属第二十二条第三项可实施性之问题。专利法并未规定说明书必须记载实施例，但一般实务都是以叙述实施例以代可实施性与书面说明，一举两得。
91判43判决是关于中草药发明的行政诉讼案，申请人申请求具有止血、消炎、消肿、止痛、止泄、驱风、促进消化、降卫、解热、里表、….多种疗效之生药剂。被驳回后变更为一种治疗产后低血压、腹痛、产后子宫出血、恶露、发炎、胃肠出血、伤风、伤寒、结膜炎、眼睛因受伤引起之白内障、急慢性肝炎、失眠及不眠等多重症将之生药剂。判决书未明文直接记载其请求项界定发明的方法，仅说明本案以三七、肉桂、丁香与白及等药物，依特定比例调配而成立内服用生药剂。显然本案涉及中草药以传统生药配方之发明如何界定的问题应属于第二十二条第四项请求项是否以具体明确方式界定发明，再来就是在说明书如何制备这些生药材的方法应为第二十二条第三项可实施性的问题，以及如何证明其疗效的产业利用性问题。本案申请人在这三方面都有问题，但智能局与行政法院没有将各个问题分别认定事实适用法律，笼统含糊地一起陈述与论结。
90判903乙案请求的是供腹膜透析病人治疗之改良或胺基酸溶液，大胆地说，改良发明之产业利用性基本上依被改良的发明即原发明而定，原发明如有疗效，原则上改良药品就有疗效。本案智能局未就疗效提出质疑，怀疑的是所请求的发明是否有相对应的实施例支持。
其余的判决智能局也不曾挑战其认为属于申请人的发明的疗效，只是认定申请人所请求的发明太广，认定太广的事实与理由是说明书所举的实施例或没有实验数据证明其功效。
2. 只引第二十二条第三项
有些判决同样是申请专利范围无法由实施例所支持，属于技术内容未完全揭露，违反第二十二条第三项，同时亦属未完成之发明不具产业利用性，但判决仅引用第二十二条第三项，如: 89判1、 90判1682、90判2009、90判716及91判2421。
在此以91判2421为例说明。本案的事实争点是本案申请专利范围第十五项之溶剂是否应予界定，原告即申请人本案之特征并非在于所使用之溶剂。就适用于本案方法之「溶剂」而言，其为任何可适用者。熟悉此技艺者均可以毫无困难选择适用于本案之溶剂种类。换言之，先前技艺中已有相当多专利或文献资料显示溶剂之溶解参数和非电解质之溶解度，此项技艺人士可据此选择任何合适之溶剂种类。被告即智能局的坚持是「本局前述通知书第一点理由指出本案实例中用于溶剂合中间相沥青之『溶剂』仅四氢、、二甲苯等，八十六年五月二十三日补充说明书所述作为溶剂的芳族烃混合物之芳香环结构计有、、菲、苯并、芘、 及二芋并吩，而仅修正申请专利范围第１、?、?项之溶剂，对于第?项之溶剂并未指出申复及修正，故所述并无法由实例所支持，应属技术内容未完全揭露，难符专利要件。」。
行政法院是依工研究化学所的鉴定报告认定第十五项之溶济是显而易知，所以依据审查基准解说，申请专利范围指明之技术内容，须使用习知技术者，该习知技术本非取得专利对象，纵未记载指明，于熟习该项技术者而言，仍能了解其内容并据以实施，自不影响发明之可专利性及确定取得发明专利之范围。被告颁布之专利审查基准（一－三－一五页）明示申请专利范围「独立项须记载之构成之必要技术内容、特点事项中，若有部分依申请当时之技术知识以观，系显而易知的技术内容者，该部分可省略不予记载」。
查被告不予审定的真正理由不是第十五项的溶济是否显而易知足使熟习该项技术者而言，仍能了解其内容并据以实施，应该是请求项界定的范围太广，换言之，说明部份所述的实施例无法支持请求项主张的发明。审查人员的理由非常强而有力 ，惜原告与行政法院似未了解其真义。由于判决书未将争议的相关请求项记载在判决书上，无法了解审查人员所持的理由加以判断工研院化学所的鉴定有无问题。
91判2421乙案智能局主张「非可供产业上利用之发明」包含未完成之发明、非可供营业上利用之发明、实际上显然无法实施之发明。而发明技术内容揭示不充分、完整，不但不符专利法第二十二条第三项有关专利申请要件之规定，同时亦属「非可供产业上利用之发明」中之「未完成之发明」。换言之，被告并非将不同要件之规定混为一谈，而是本案同时不符专利「申请要件」及「专利要件」 。
3. 引第二十二条第四项
同样是申请专利范围无法由实施例所支持，但引第二十二条第四项及第二十条第一项的有89判2040 以及其再审判决91判789，另有91判553。
值得一提的是89判640号判决，所述的理由类似，仅只引用第二十二条第四项，没有引用第二十条第一项前段。惟本案行政法院之判决部分似有待商榷，被告驳回申请人分别就申请专利范围的第一请求项、第七请求项及第九请求项论述。第一请求项是因无法与引证案区分，申请专利范围第七项及第九项并未删除与引证案重迭部分及限在实施例所能支持且具改进效果之范围内，依专利法第二十条第二项及第二十二条第四项规定，仍应不予专利。行政法院似只对其中第一项表示意见。审查机关认为该第一项请求显然无法与引证案DE4020780之专利范围区分，应属不具新颖性，必须适用第二十条第一项第一款，但行政法院的意见是「中标局认为申请专利范围第１项显然无法与DE 4020780之专利范围区分，且未载明其构成及实施之必要技术内容特点，与前案比较并无进步之处，且所界定之范围又不能限定在实施例可合理支持具改进功效范围内，与习知技艺无法区分，因此依违反专利法第二十条第二项及二十二条第四项规定驳回，于法并无不合」。另从判决书也看不出行政法院对第七项与第九项被告与原告之争点有何裁判。
89判2040乙案申请人请求「制备脂族α，Ω－胺基之方法」系于高温及超计大气压下、溶剂与触媒存在下，行脂族α，Ω－二之部分氢化作用被告即智能局认为「(本案(原告)虽将申请专利范围中不具新颖之已知有效成分铑排除，但由此推知其它VIIIB 族之铁、钴、镍、钌等乃属一般具化学常识可轻易知悉。依审查基准所述以一般基本知识为核驳理由，并不一定要提出引证说明，更何况熟知此技术者更能加以应用以求得最符合所需)」。前开说法实在不易了解被告的真义，倒是原告在再审之诉的叙述比较易懂，即「本案申请专利范围中虽已排除不具新颖性、以铑为单独活性成份之触媒，然含其余第ⅧＢ族元素（例如铁、钴、镍、钌等）之触媒于本案所请方法中之应用及所达成之功效，对熟悉此项技艺之人士而言，皆属基于前述触媒（即铑为单独活性成份者）所易于推知。」。智能局显然认为「铑」与「铁、钴、镍、钌」等同属元素周期表中之第ⅧＢ族元素，同一族之元素理应有相似之物性及化性，故于一相同方法中当然会表现相似之功效」。就此事实而言，似应属进步性之问题，是选择发明有无进步性之问题，而非请求项太广无实施例支持之问题。所以原告律师找出许多论文，想证明由某一第VIIIB族元素之适用可推知其余第VIIIB族元素亦可适用」第VIIIB族元素之作用并非厉行轻易推知者，第VIIIB族中各元素之属性并非等同，其作用结果亦非可预期者。原告律师对于没有实施例之争执，仍然坚持「关于本案申请专利范围之范围，其确实为本案实例所合理支持」，并提出「理由如下：如申请专利范围第一项所界定，本发明所用触媒以镍、钴、铁、钌与铑为主成分成分（a），且其亦必须含有成分（b）以改良所用触媒。再者，本发明所用触媒方可视情况含有成分（c ），其亦仅用以改良所用触媒。本发明之主成分确为本案实例所充分支持如下：镍为实例3 所支持、钴为实例1、2、4与6 所支持，铁为实例5所支持、且铑为八十六年十月所呈补充之实例所支持。」原告的理论是「本案界定使用之触媒镍、钴、铁、钌之活性成分，系基于实施例所为之合理延伸，并无笼统过广之情事」，但原告对于被告主张的「本案在申请专利范围第一项之主项中，对于主成分之种类皆未明确界定，……，且对于制备方法之反应条件等用以规范甚不明确处之技术特点，亦未依本局再审查核驳理由先行通知书所示予以明确界定，故所请笼统过广之范围实难符专利要件。」在再审之诉未予理会说明。笔者从判决书所述观察，本案的主要争执点应是申请专利范围太广，发明说明的揭露无法支持，也就是申请人无法证明其拥有申请专利范围上所界定的发明，而非熟习该项技术者无法依其所揭露的制造与使用方法制造与使用其发明的问题，所以应属第二十二条第三项之问题。智能局与行政法院适用法条似有误。
91判553号判决被告似以申请专利范围欠缺实施例支持，笔者再三研读判决，觉得似是申请人所举之实施例(二、三、四、十一、十四)对其所主张的功效即加入阳离子交联剂后缓释作用时快时慢，所以无法说服审查人员相信黄原胶与半乳糖甘露聚糖胶混合后是否具缓释作用，所以是产业利用性欠缺之问题。其余九个实施例是否可以证明，或是与引证案相同而欠缺新颖性，或可由引证案推知不具进步性，判决书并未交待，诚属可惜。
89判640号和91判553号判决案情类似，但智能局与行政法院却未以不具产业利用性，直接以不符第二十二条第四项驳回。被告认定 引证案 DE 4020780（WO 92-00108、USP 5409771）所揭示之申请专利范围第１及４项为与本案申请专利范围第１项中之（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）完全相同之成份与比例。原告谓本案特征在于该第１项中（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）成份所形成之聚合物于60g/c㎡ 负荷下对0.9%NaCl溶液的吸收能力为至少 12g/g聚合物，惟不愿将达此功能且异于前案之技术揭露，即其成份（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）所形成的聚合物中成份（ａ）之使用有改进功效且异于前案之盐离子种类及发泡剂等并未于申请专利范围第１项中界定，而就前案与本案之申请专利范围所界定之（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）成份完全相同，其可产制具相同功能性之聚合物乃无庸置疑，两者之专利范围并无法完全区分。所以以原告提出的申请专利范围所界定之发明，是不具新颖性，应依第二十条第一项第一款驳回才对，想不通为何智能局以申请专利范围无法由实施例支持，以不符第二十二条第四项及第二十条第一项前段驳回。
前开判决基本上是属于申请专利范围太广，在发明说明没有相对应的实例支持，而不是产业利用性之问题。
4. 同时引第二十二条第三项及第四项
以申请专利范围无实施例支持而同时引用第二十条第一项第二十二条第三项与第四项的判决计有: 89判116号、90判140、90判903、90判954、90判960、 90判2284、90判2580号及91判716号。
89判116号，原告申请一种「含有活性剂之多晶型海绵」系提供伤害包扎及＼或移植材料之用，包括基质结构、次结构及药理活性剂，基质结构及次结构由生物易于吸收之生物聚合体材料形成，次结构之组成可包含深埋于基质结构之海绵中之生物聚合体膜、薄片、纤维或多晶体，药理活性剂组成可包括防腐剂、抗生素、镇痛剂、一或多种活性剂，可分别加入该基质及＼或该次结构，使经控制或相脱离之活性剂进入伤口」。行政法院强调「被告于八十六年三月十二日之再审查核驳理由先行通知书已指出本案说明书未界定组成物之组成比及其配比，亦欠缺实质特征之情形，原告并未予以修正。又本案所请之多晶型海绵之组成特征为降低习知骨胶原浓度（由0.45％ W\V 降至0.3％ W\V本案骨胶原浓度），另加入甘油（0.02％ W\V），其具有快速释离药理活性化合物之功效，惟申请专利范围第六项所请之制法显然忽略降低习知骨胶原的浓度可达成之效果，及加入甘油可增进的功效，未依实例３之技术特征界定所请之制法，是原处分认本案专利之申请违法专利法第二十二条第三项、第四项之规定，尚非无稽。又本案所请多晶型海绵之骨胶原含量为 0.3％ W\V，习知同晶型海绵骨胶原含量为0.45％ W\V，其中之差异达 50％（（0.45％ －0.3％ ）\0.3％＝50％），非如原告所谓「两者所使用骨胶原之浓度并无显着之差异」，至少多晶型海绵释离药理活性化合物（如双氯苯双胍已烷 50％ ）仅需时５分钟，较习知同晶型海绵需时?至?分钟，其速率快３至４倍，惟本案欠缺适当之比较例（如体外试验及＼或临床试验数据），以具体明确支持所请之实质技术特征（如组分浓度的影响），故不符专利要件。可能原告在发明说明部份揭露其它实施例，但这些实施例审查人员认为没有药理实验证明其疗效，所以没有产业利用性 。所以本质上本案系争问题是产业利用性之问题。
90判2580号乙案行政法院谓;「被告于再审查案核驳理由先行通知书已指明本案申请专利范围第一项所请内容过于含糊笼统，乳液所含之蛋卵磷脂、甘油及大豆油（或 Miglyol 812）应依实例所述明确界定其组分及配比，所请二氢啶化合物仅有Ｂ、Ｃ有实例支持，应重予界定，然原告并未据以修正，被告认本案有违专利法第二十条第一项前段及第二十二条第三项及第四项规定，并非无见。」
90判954号判决，行政法院重复被告之说明「本案申请专利范围第八项至第十项所请标的乃物而非方法，自应具体界定所请物品之结构及组成，惟第八项至第十项仅为概念性之叙述，并未明确界定所请波导结构内外层玻璃之组成分种类及组成比例，且就此三项而言，内外层玻璃之组成正是其技术特征，故该三项所请笼统过广，且无法具体界定所请之技术特征，实已明显，且该三项所请于说明书中并无任何实施例或实测数据可证实其功效。?本案申请专利范围第八项至第十项非但未具体界定内外层玻璃之组成分种类及组成比例，且未界定该内外层玻璃系如申请专利专利范围第一项至第七项所述；所请之波导结构乃由内外层玻璃组成，其功效应从整体组合之表现观之，说明书之表Ⅰ及表Ⅱ各范例乃单一玻璃之成分，非如申请专利范围第八项至第十项所请由内外层玻璃组合而成之波导结构」，被告智能局核驳的理由很多，其中所谓「本案申请专利范围第八项至第十项所请标的乃物而非方法，自应具体界定所请物品之结构及组成，……本案申请专利范围第八项至第十项非但未具体界定内外层玻璃之组成分种类及组成比例，且未界定该内外层玻璃系如申请专利专利范围第一项至第七项所述」，似属第二十二条第四项请求项未具体明确记载。既然不具体明确自无法判断有无可实施性以及产业利用性等问题。
90判903号判决乙案智能局是以本案申请专利范围第一项并未明确界定其透析溶液组成成分之特征，所谓过于含糊笼统，难谓可供产业上利用，因而依专利法第二十条第一项前段、第二十二条第三项及第四项规定不予专利。本案所请之腹膜透析溶剂，实际上系一种组成物，其成分共十七种胺基酸，所请之胺基酸组成系由习知改良而来，其胺基酸之组成具有一特定之范围为一种提供腹膜透析患者适当营养之溶液，并可降低陈新代谢酸中毒的现象，「本案说明书仅有实例?、?揭示胺基酸组成分及其配比具有提供腹膜透析病人营养及降低新陈代谢中毒的功效，天冬胺酸和谷胺酸（酸中和性胺基酸）与所混合之胺基酸以一定之含量范围及＼或配比组成透析液后，才具有减少酸中毒及营养患者之功效，为本案较佳之实施样态，原告未以较佳之实施样态为申请专利范围，亦未依再审查核驳理由先行通知书所述之理由修正，仅以毋需加上所界定五要素外之限定为申复理由。?、申请专利范围第一项虽已列出胺基酸组成及界定在上述五个要件，但并未明确就各个胺基酸之成分列出组成比例，致各种胺基酸组成比例均在本案申请专利范围之列，显然过于含糊笼统，无法明确界定各组成分之比例范围，无法使熟习该项技术者了解其内容并可据以实施，况且酸中和性胺基酸如何达成酸中和作用，说明书欠缺具体明确的揭示，申请专利范围中「酸中和性胺基酸」亦未依实例合理界定胺基酸之组分，自不符组成物请求规范，本案申请专利范围第一项之界定方式，含盖各种胺基酸组成物，但实施例仅有一组组成分，亦难以支持其广泛范围之请求。加上鉴定机构之鉴定意见，即判定被告审查及再审查均不予专利之处分经核于法尚无不合，诉愿决定及再诉愿决定递予维持，并无违误，所以原告起诉意旨本无理由，应予驳回。」本案所请既然是供腹膜透析病人治疗之改良式胺基酸溶液，大胆地说应该是有产业利用性，真正的争议问题可能是请求项所请求之发明不是审查人员认定的发明，审查人员所认定的发明似乎是本案说明书仅有实例才是本案较佳之实施样态，原告未以较佳之实施样态为申请专利范围。
90判2514号判决，申请人请求「于锑钒混合触媒的存在下将硫化氢选择性氧化成硫磺的方法」，智能局坚持申请专利范围第一项所述锑原子对钒原子的莫耳比介于1：20至20：1 为实施例所无法支持者，本质上似非产业利用性之问题。90判2580 也是如此。笔者纳闷的是从再审查到行政诉讼，原告的解释为什幺都无法说服智能局审查人员，因为判决书对请求项以及有争议的表四均未揭露，实无从探讨。
91判716号判决，本案的法律问题是请求项主张的发明是否大于说明部份所揭露的发明 ，与产业利用性完全无关。本案的事实争议如上述是请求项的组件是否应进一步限定，然审查人员在审定书仅以「所述并无法由实例所支持，应属技术内容未完全揭露，难符专利要件」交代。
观察89判116、90判954、90判960、 90判2284与90判2580等判决都有一个共同特征，就是智能局都要得以实例或实验数据证明其功效，90判960若无具体且具代表性之实施例，以实际之实验加以证明，难谓所请之化合物皆可依其所述之一般合成法予以合成。90判2284认申请专利范围必须是说明书及实例之例示所能合理推衍者，且结构式具有代表性之化合物必须经生物试验，证实其药理活性。91判2421判决书的答辩理由似可代表智能局认为不符合第二十二条第三项也是不符合第二十条第一项前段的逻辑。其说辞是「专利制度旨在鼓励、保护、利用发明，以促进产业发展，故藉由赋予专有排他性之专利权，以代偿公开其发明，而使得第三者能够得知该发明之技术内容，并进而利用之，以从事新发明，促进产业发展，因此说明书之揭示若非充分、完整，自无法令熟知此项技艺人士得以据以实施，更遑论利用其发明以从事新发明及促进产业发展。」。其实申请人在申请专利范围所谓请求大于其所揭露的，就不是其发明。此时可能有两种情形:所请求的发明属于已知技术，就应以欠缺新颖性依第二十条第一项相当条款驳回; 另一种情形是不属于已知技术但也不是申请人在申请日或其它优先权日时发明所拥有，即应依第二十二条第三项驳回，因为申请专利范围界定的发明太广，相对的说法就是申请人在说明部份未揭露发明的特征以及制造及使用发明的过程与方法使熟悉该项技术者得据以实施。而不是申请专利范围未具体指明申请专利之标的、技术内容及特点，所以不应依同条第四项驳回。 太广的争议问题不在于有无产业利用性，而是在于申请人有无权利得到专利权。二者是性质不同，立法目的相异的两个要件，两者间没有任何必然的关系。太广的发明可能有产业利用性，熟悉该项技术者也可能依申请人在说明书揭露的制造方法的信息实施该发明，也可能有可信靠的用途，而具有产业利用性。当然，虽然可以制造但如不知其用途，仍然不具产业利用性 。另没有产业利用性的发明，其申请人也无法揭露其制造或使用的方法与过程。参考美国实务，审查人员如以不具产业利用性之事实驳回，在审定书必须同时引第101条及第112条第二项，但如果请求项客观上有有产业利用性，但申请人在说明部份没有充份揭露制造与使用发明的方法及过程的信息，致使熟悉该项技术者不必经进行过度实验无法据以实施者，则应以第112条第二项欠缺可实施性驳回。
出处:知识产权法学 |
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原作者：郑中人台湾世新大学兼任副教授
第三节、常与产业利用性相混淆之其它要件
产业利用性是发明取得专利的要件之一，在国内实务上常与进步性之要件混淆，尤其在新型专利申请案，以为申请案的发明必须比现有产品能增进功效的具有实用性 。除了与进步性混淆外，常和专利说明书的要件: 充分揭露、可实施性、以及请求项必须明确等要件搞不清。简单分别说明如下:
一、充份揭露与产业利用性
充份揭露在美国一般称为书面说明(written description)，其立法目的在于确定申请人所主张的发明是发明人所创造发明的，而非社会上现有的公共财产，以防发明人将公共财据为己有。其道理很简单，如系发明人自己发明的，发明人一定会以文字或符号描述其发明，不会描述的就不是其发明。所以各国专利法皆规定专利说明书必须完整详实描述其发明，包括发明的目的、功能及效果，现有技术的问题或不足或缺点，发明与现有技术的差异，以及发明的可能实施例。
说明书有三大部份发明说明、图式及申请专利范围。发明说明又可分为书面说明与可实施性 。国内学者与实务界似乎统称为充份揭露，未再当分为书面说明兴可实施性，然两者的立法目的并不相同，既然规范目的不同，理应分开说明较好。书面说明之立法目的在熟习该项技术者辨识、确认申请专利范围上所请求的发明是否为申请人的，即在申请日(或优先权日)申请人是否拥有发明 。至于可实施性之立法目的是在确保申请人揭露交付其发明技术予社会。现行专利法第二十二条第三项规定第一项之说明书，除应载明申请专利范围外，并应载明有关之先前技术、发明之目的、技术内容、特点及功效，使熟习该项技术者能了解其内容并可据以实施。依条文解释也是可以分为二个要件，「能了解其内容」以及「据以实施」。九十二年初修正的专利法第二十六条，第二项修正为发明说明应明确且充份揭露，使该发明所属技术领域中具有通常知识者，能了解其内容，并可据以实施。
书面说明必须叙述发明的技术特点、目的与功效，这部份的作用除使社会大众了解发明的技术本身外，主要是用来检视申请专利范围界定的发明是否为申请人在申请日所拥有，是否大于其在书面说明上所揭露的，以及作为判断产业利用性之基本资料。有无产业利用性，即申请人在申请专利范围所请求的发明是否达成发明人预定的目的或功效。产业利用性是关于发明能否运作(制造与使用)以及对现实社会有无用途。发明的技术能否将发明商业化而为市场所接受，并不是检验有无产业利用性之标准或尺度；有无产业利用性也与是否比现有产品更有功效或技术更进步无涉。产业利用性是指依发明人所主张或请求的申请专利范围，能否运作(work)以达到其在专利说明书所述的目的或功能，换言之，能否解决发明人所欲解决的技术问题或满足其技术需求，且发明祇要能在实验室运作即可，专利法并未要求商业化的技术，所以纵使要商业化时仍然有些技术上的缺点，祇要申请专利范围所构成的组件能依发明人所述的目的或功能运作，就符合产业利用性的要件。盖专利法所要鼓励的是解决技术问题或新产品的技术概念，而不是商业化的工程技术，同样地，如能达到发明人在书面说明介绍的目的，除化学医药品发明外，其主张之发明即应已满足专利法产业利用性之要件。
书面说明所揭露的发明与申请专利范围以及产业上利用性有关。书面说明揭露的发明必须能支持申请人所请求的专利范围，如书面说明揭露的发明范围小于申请人所请求的申请专利范围，则其申请专利范围没有书面说明的支持，该申请专利范围因过广而无效 ，因为其所请求的发明超越申请人的发明，甚至可以认为不是申请人自己的发明。总之，申请人必须依据书面说明揭露的发明才可主张与申请专利，所以申请专利范围所界定的发明必须在书面说明揭露的发明范围之内。
但要注意的是，审查人员不能以发明说明没有揭露发明之目的或功效之事实，径自认定其申请案不具产业利用性，必须依发明说明所揭露的发明特征判断申请案之发明是否具有众知周知的产业利用性。
二、可实施性与产业利用性
可实施性是详细完整叙述制造以及使用发明的方法与过程，使相关技术领域内具有一般技术水准的人能够依据此叙述不必经过创造发明性质的实验，就可以制造或使用申请人的发明 。可实施性是确保申请人履行交付移转其发明技术给社会大众的机制。关于揭露发明的深度与详细，在申请人的立场是愈浅显愈简单愈好，即能不揭露的就不说出，可取得专利权又可以保留技术不致完全公开，失去领先地位；但从专利法的目的即从社会的立场而言，发明人的技术必须完全公开揭露，盖国家给予发明人专利独占权，以换取发明人的发明，专利应可解释为社会与发明人间之技术买卖契约，发明人取得专利时，负有交付其技术给社会的义务，如不完全履行其交付义务时，其契约无效。因此，专利法上必须有一机制确保发明人履行其交付义务，实现此一机制的规定就是可实施性。依此规定，发明人必须详细、完整、清楚地揭露(1)制造以及(2)使用发明的(1)方法以及(2)过程，足以使相关领域的一般技术人员能依该揭露制造与使用发明。一般技术人员如能依其揭露制造和使用发明，即代表社会已受领出卖人交付的技术 (即技术已移转给社会)。是以，申请人所揭露的技术当然要使审查人员了解，审查人员才能初步判断是否符合专利要件。不但如此，还要更进一步使相关产业具有普通水准的一般技术人员非仅了解，更能依据所揭露的技术资料制造以及使用该发明。因此，审查人员在审查说明部份时还要了解与发明相关产业的一般技术水准，以该产业的普通技术人员的立场，判断申请人的揭露是否充份、完整、详尽、浅显与易懂，依据这些数据就能够制造并使用该发明。
揭露之可实施性常与二个概念混淆。一是发明专利要件的产业利用性，另一是实施例(working example or embodiment)。发明是否具备产业利用性，是指申请专利范围所界定的发明是否客观上是否能运作及有无日常生活上之用途。能否运作或有无用途，基本上是依书面说明记载的有关功效目的，以及叙述的发明的制造与使用的方法与过程判断。当然如果书面说明与可实施性的资料无法说服审查人员时，应可以外部资料来补强说明说服审查人员其主张之产业利用性是可靠的 。产业利用性是测试发明人所请求的发明是否具有如其所称的功能或达到其所述的目的，所以不是以一般技术人员的技术能力判断;可实施性是确保社会是否取得发明人交付的技术，所以依相关技术领域的一般技术人员的能力去判断；既然判断的标准不同，则申请专利范围具有产业利用性，并不表示专利说明书揭露的资料必然具有可实施性。反之，如申请专利范围之发明欠缺产业利用性，则发明说明必然不具备可实施性，因为没有产业利用性不是无法制造就是没有实际用途，客观上既然不能制造或用途不明时申请人当然无法告诉社会大众制造与使用方法 。所以如以申请案没有产业利用性之事实为依据，则审查人员核驳的法条必须同时引新专利法第22条(现行专利法第20条)第一项前段以及第26条(现行专利法第22条)第二项。同理如审查人员认为申请案界定的发明有部分不符可实施性者，审查人员就不能以不具产业利用性核驳，仅能以欠缺可实施性核驳。
最重要的不同是，可实施性的判断完全依专利说明书为准，而且以申请日(或优先权日)之专利说明书包括发明说明与图式，不得补正修改更不能补充 。另一个相异之点也许在台湾的意义不大，但在美国就非常重要，即产业利用性是事实问题，可实施性是法律问题。产业利用性是事实问题所以申请案是否具备产业利用性有争执时由陪审团裁定，可实施性有争执时则由法官判定。
可实施性与实施例之概念也有区别。实施例是发明的特定应用的具体例子，即以文字叙述发明的特定应用的实际产品或制程。可实施性是比较抽象的叙述发明的制造与使用的方法与过程。说明书上有实施例的介绍说明仅表示申请人可以实施，申请人可以实施发明并不表示相同产业的普通技术人员可以据以实施，因为技术能力水准不一定相捋。而且判断有无产业利用性除了依可实施性的资料外，还有书面说明，不能完全以实施例为凭。
三、申请专利范围
给予专利的是发明的概念，不是实现发明概念的特定物品，发明概念虽然是无形的，是可得确定的具体的概念。专利权的范围不是发明人实现其发明概念的特定物品，而是能实现该概念的所有物品。有体物是以物体本身的占有为公示，无体物则必须藉助象征的文字，所以专利法规定以文字界定其发明，界定发明以及确定其权利范围的部份在国外称为请求项(claim)，我国称为申请专利范围，习惯上还是称为请求项，新修正的专利法似乎以请求项表示申请专利范围的各个发明 。
专利法要求申请专利范围必须确定外，另要求申请专利范围不得过广(undue breadth)，即条文所称的必须为发明说明及图式所支持 。请求是否过广是对专利说明书之说明部份而言，即不得超过发明人在说明部份所描述的发明。换言之，专利说明书发明说明部份所描述的发明必须足以支持申请专利范围界定的发明。特别提醒的是，专利法规定是发明说明及图式所支持，不是实施例所支持。目前实务的见解尤其是审查人员，却一致地要求申请专利范围必须有相对应的实施例支持。实施例在国内实务上占有相当重要的角色，不仅用来证明产业利用性，更要支持申请专利范围，这是其它世界各国所无的现象。就笔者研究所知没有国家的专利法要求必须撰写实施例，只有可实施性的规定，即只要详实地将制造及使用发明的过程与方法揭露，使熟习该项技术者不必过度实验即可依据其揭露制造及使用发明即可。至于申请专利范围是否太广，主要是以发明书面说明来判断，即请求项界定的发明之每一个特征是否在书面说明上出现或叙述。换言之，书面说明叙述的实施发明的必要组件或其它限制，未在请求项界定的发明出现，该请求项就太广，而不是以实施例来判断。
第四节行政法院专利判决分析
本研究主要以最高行政法院近年来相关判决为主，89年度有89判1、89判116、89判500、89判640、89判2040、90年度有90判140、90判773、90判903、90判954、90判960、90判903、90判1079、 90判1682、90判1793、90判1883、90判2009、90判2284、90判2416、90判2514、90判2580、91年度有91判43、91判414、91判553、91判789、91判1501等判决 。这些判决除了90判1079、90判2416、 91判414三判决是关于物品结构之新型发明以及91判1501关于数字相机之发明专利与89判1、90判2009两判决关于通讯系统的发明专利外其余都是属于医药化学技术领域的发明。关于医药发明有六判决中有一判决是中药。这些化学医药发明的行政诉讼除二判决原告是行政院国家科学发展委员会外，其余都是外商尤其是美商 。
一、产业利用性与可实施性混为一谈
关于化学医药的发明的判决绝大多数的真正问题是实施例是否足以支持申请专利范围的问题，电子或机械的非化学医药技术的判决除91判1502号判决是产业利用性之问题外，其余都是可实施性的问题。是智能局将产业利用性与可实施性混为一谈，以下先就产业利用性与可实施性混淆的判决说明。
几乎新型专利的判决或电子机械技术的发明专利的判决，都是把可实施性第二十二条第三项的问题误为产业利用性的争议。其实如同前述任何物品本身一旦存在就有其存在的价值，所以只要能依申请人在说明书上所叙述的方法达到其所说明的功能或目的或结果，就具备产业利用性，符合第二十条第一项前段或第九十八条第一项前段。但审查人员一直认为必须可依其揭露据以实施，否则属于未完成之发明，即未达到产业上可以实施的阶段，所以是欠缺产业利用性。误认的症结是未将产业利用性与可实施性区分。例如90判1079，判决谓「本案申请人申请锁心卡梢防拨、防敲结构改良追加专利，经被告编为第八三二一五八七追加一号审查，准予专利，于审定公告中，经关系人黄女珍以本案卡梢向内缩合时，由于斜面太短使卡梢无法完全收合于锁体内，锁杆无法插扣于锁体上，本案斜面应设于卡梢凹槽之另侧，而非卡掣块上，本案无法依其创作说明据以实施；又本案卡梢末段具倒钩斜面，使卡梢穿经之穿槽必须加大，将使卡梢产生上下晃动，无法有效顶撑卡梢端面，进而造成锁具损坏，不具进步性及产业利用性，有违专利法第九十七条、第九十八条第二项及第一百零五条准用第二十二条第三项规定云云，对之提起异议」。被告重行审查「则以本案卡梢之防敲、防晃动，主要在穿槽对卡梢之导引与支撑，若穿槽加大，必使卡梢晃动，而无防敲之支持能力，易使锁具损坏，因为若穿槽对卡梢无法支撑，而仅靠较远处之带动块顶住，则必会晃动，防敲功能亦大为退步，显然本案未能达成其预期之防敲、防盗之创作功效，不具进步性，乃依专利法第九十八条第二项规定，为「本案异议成立，应不予专利。」。原告即申请人不服，自诉愿一直打到行政法院。本案举发的理由之一是卡梢向内缩合时，由于斜面太短使卡梢无法完全收合于锁体内，锁杆无法插扣于锁体上，本案斜面应设于卡梢凹槽之另侧，而非卡掣块上，本案无法依其创作说明据以实施。无法依其创作说明据以实施应属违反第二十二条第三项之事实施性之规定，而非产业利用性之问题，即不是该发明无法依其请求达到其所宣称的功效。
90判2416则是异议人即原告在公告期间以申请专利范围内之界定与说明书内之记载冲突，认为又要轮座与转轮及箱体成为一体，无法随意取出，还要轮座与转轮可便捷取出，就结构实施方面而言是不可能达成的。如判决之认定为真，则不但违反专利法第九十八条第一项前段产业利用性之规定，同样这也是第二十二条第三项之问题。
91判414是异议案，原告以本案申请专利范围第一项内陷状槽、长条槽的构件名词未于说明书之创作说明中予以说明，所以申请专利范围所用名词未能具体指明申请专利之标的……且说明书前后名词不一致无法使熟习该项技术者能了解其内容而据以实施，有违第九十八条第一项第一百零五条准用第二十二条第三项第四项，被告以说明书第三页之实施例有记载，且在所附第一图内也有明确描述已充份揭露其技术内容，尚难以此理由认本案不具产业利用性。本案被告之答辩正好可以证明，第二十二条第三项不可实施与产业利用性之关系。原告以申请专利范围所用之说明书内未交待申请专利范围主张之发明在说明书是否有揭露，而不是可否可实施的问题。
此外，89判1以及其再审判决90判2009，被告、诉愿机关以及行政法院就是将可实施性与产业利用性混为一谈。本案申请专利范围是「次轨道、高高度的通讯系统」系包括至少两个地面站以及至少一个高空中继站。地面站包含用以传送及接收电信信号之装置。中继站包含用以接收及传送来自并发至地面站及其它中继站之电信信号之装置。并提供装置，用以控制中继站之横向及垂直运动，可达成并保持每一中继站之预定高度及位置；提供装置用以回收中继站，以使中继站可被维修而重复使用等情，智能局坚持本案仅属概念性陈述，以高空汽球或无人飞机为无线中继站之载具，提供现有地面中继站台及卫星中继站外另一型态之中继站，惟对于如何将高空汽球或无人飞机维持一定高度与位置、如何提供足够浮力以搭载通讯器材，如何提供无人飞机上螺旋桨喷射器或火箭推进定位之可靠能量来源及如何解决汽球之热胀冷缩使高度飘移等均无具体可行技术揭露，因此援引专利法第二十条第一项前段及第二十二条第三项予以核驳。」，行政法院对此完全支持智能局未曾表示意见。智能局在申覆书要求申请人提供确实数据及确实文献左证本发明之产业利用性兴可实施性，原告在行政诉讼则争执「盖依专利法之规定，实验数据非发明具可实施性之必要条件，查专利法有关发明可实施性之规定见于第二十二条第三项，依其规范，说明书应记载「有关之先前技术、发明之目的、技术内容、特点及功效」等事项，以使熟习该项技术者能了解其内容并可据以实施所请发明。按实验数据之于专利申请案属证据之一种，而非前开法条所规定说明书之必要记载事项，….盖发明可否实施系取决于说明书教示之整体内容足否使技艺人士了解该发明内容并据以实施，实验数据之提供固便于左证一发明确可实施，惟若说明书已完整记载前开法条规定之事项而独未具实验数据，当亦不损其可实施性。是专利申请案所发明之可实施性，当重说明书整体内容之审，自不应以实验数据为驳回之理由 。」，在再审之诉原告也是如此主张，其谓「查一专利申请究有无产业利用性之判断，系需就该申请案本身所揭露之技术内容，能否使熟习该项技术者所能了解其内容并据以实施而为论断(专利法第二十二条第三项参照)。析言之，申请案有否产业利用性，只与该案内容相关，而与其它技术文件是否较该申请案有更为详尽之数据说明等无关 。」。本案(行政诉讼)与其再审之诉可以充份说明产业利用性兴可实施性之不同。产业利用性属于一般所谓的专利要件，可实施性则属申请要件。前者是申请案申请专利范围所请求的发明在客观上有无产业上的利用价值，后者是申请人是否在说明书说明部份充份揭露请求项主张的发明的制造与使用方法与过程，完整详细到足以使熟习该项技术者不必进行研发性的实验即可制造使用该发明。其立法目的是在判断发明人是否交付移转其发明技术给国家，以避免其取得专利权且未付出对价。可实施性是只能依内部证据即专利说明书来判断，判断的标准是熟习该项技术者，其代表与申请案之发明相关之技术领域具有一般技术水准的技术人员，熟习该项技术者可以依申请人在说明书所揭露的资料去实施，即表示社会已取得该项技术。熟习该项技术者不是不必进行实验即可制造使用，依据说明书之揭露数据还是必须进行技术人员日常一般的实验，但非创造发明的研究性实验。产业利用性是客观的问题，是能不能依发明人所发明的技术达到其在说明书所说的目的或功效以及实用性，可以用外部证据即说明书以外的资料补充证明。所以两者的关系只有充分条件的关系，不是充要条件的关系。客观上有产业利用性的发明，申请人在说明书揭露的资料不一定符合专利法上可实施性的要求。理由很简单也常发生，即申请人不愿揭露详细的资料使竞争者不费吹灰之力取得其技术，但其请求的发明客观上是可以运作且有实用的。以本案为例，审查人员实际上是质疑二件事，即产业利用性以及可实施性。欠缺可实施性的事实是「以高空汽球或无人飞机为无线中继站之载具，提供现有地面中继站台及卫星中继站外另一型态之中继站，惟对于如何将高空汽球或无人飞机维持一定高度与位置、如何提供足够浮力以搭载通讯器材，如何提供无人飞机上螺旋桨喷射器或火箭推进定位之可靠能量来源及如何解决汽球之热胀冷缩使高度飘移等均无具体可行技术揭露。」，总而言之，只是概念性的陈述没有制造与使用申请专利范围所请求的发明的方法与过程。说明书的记载就无法使审查人员相信申请专利范围所请求的发明可以实施，即审查人员依该表面证据质疑其产业利用性时，要求申请人提供数据等其它资料说服审查人员，即举证责任将由申请人负担，申请人如无法提出相当证据证明有产业利用性时当然承受无法取得专利权的不利益结果。原告补充的资料无法说服审查人员申请人所揭露的制造所请发明可以运作，遑论其有客观的产业利用性。本案原告自己也不了解产业利用性与可实施性之区别，一再强调其偏见指摘「原判决忽略各国专利制度对于产业利用性及可实施性要件有相似要求之事实，单纯援用行政机关见解，而径为本案不具产业利用性及实施性之认定 」，似亦有误解。各国专利制度有相似要求之事实，应指一般情形如说明书记载可以做熟习该项技术者据以实施，在非化学医药或生物领域，原则上该发明即具备产业利用性。医药化学或生物技术领域，产业利用性的要求除了可以制造外，还必须要有实用性(实际用途practical use)或实质可靠的用途substantial and creditable use)。无产业利用性的发明必然是无可实施性，因为无产业利用性的原因可以是客观上无法制造或欠缺实用性，既然客观上无产业利用性，申请人如何在说明书上教导熟习该项技术者制造使用该项发明。
笔者发现前开行政法院判决中，实质争议是产业利用性的判决只有91判1502。本案申请人申请具有可调整焦距及光圈之调整装置的数字相机。无法想象的是审查人员竟然以本案设计之二种拍摄模式(光线亮、距离远)与情况三(光线暗、距离近)的情形，并不符合一般使用者可用来拍照之标准及达到方便性及准确性，自然无法处理大多数使用者拍照时而遇到之周遭环境状况。首先笔者要指出的是系争案所请发明之可实施性智能局并不争执，其谓「系争相机仅系一种可实施之发明而已」，如依智能局一般想法，既然可以实施自应有产业利用性，可是其结论竟是「难谓具有产业利用性即非可供产业利上利用之发明。」。本案也不例外地援例请工业研究院鉴定，其鉴定结果「本案数字相机仅设计两种拍摄模式，即以被摄体远近（物距）作为判断决定光圈口径大小，此设计理念完全不符摄影原理及光学理论。进光量（光圈口径大小）的判断及调整完全与物距远近无关，其祇有跟被摄体反射的亮度有关。且以数字相机之单焦点镜头其等效焦距值大都小于10mm，若采用中低阶画素CCD时，其景深分段大都约从二米到无穷远为第一段，也就是将二米以后的物距视为与无穷远相同。因此若以拍摄二米物距的情形，武断的断定此时是在室内或室外时，显然若以仅设计两种拍摄模式（即以被摄体物距为无穷远时设定为小光圈而被摄体物距近时设定为大光圈）的数字相机拍照时，如此所拍摄影像的失败率至少达50%。因此本案并不符合可用来拍照的标准，而且也无法处理较多数使用者拍照时会碰到的状况。．．．」 ，行政法院也就不查直接就「足征系争相机设计之二种拍摄模式即情况一（光线亮、距离远）及情况三（光线暗、距离近）的情形，其设计理念不符摄影原理及光学理论，自不符合一般使用者可用来拍照之标准，及达到方便性、准确性之要求，难谓可供一般人随时拍照使用。」。笔者直觉提出很简单的问题就可以反驳，如果设计理念是依摄影原理及光学理论就认为设计是发明吗? 本来系争发明的目的就不是针对一般使用者，自然不符合一般使用者可用来拍照之标准，诚如被上诉人诉讼代理人所说是「由消费者就其使用需求与相机价格考量是否决定购买，此部份应留给消费者决定」，不是智能局或行政法院应决定的事。另外，与本文无关，但必须一提的是鉴定机关的角色问题，以本案系争问题是产业利用性之问题，鉴定机关应以熟习该项技术者之立场以鉴定是否可依申请人所揭露的技术制造，而不是探究该发明之理论或原理是否符合摄影原理及光学理论，或其它技术的事实问题，更不是请鉴定机关判断是否有产业利用性或其它法律问题。
二、申请专利范围过广与产业利用性之混淆
最常见等一个问题是申请专利范围所请求的发明范围太广，太广的原因是说明书所揭露的实施例(或实例)不足以支持，或而无实施例支持，所以该部份发明没有产业利用性，但智能局或行政法院常常并未交待清楚依据，仅笼统含混地引用专利法第二十条第一项(应更具体引用该条项前段)，第二十二条第三项及第四项。理论上应就事实分别引用不同法条，如果是申请专利范围所请求的发明具体明确只是因说明部份无相对应的实施例支持，是专利法第二十二条第三项未充份揭露之问题，不是同条第四项请求项不具体明确之问题。例如:请求项有溶济的组件，但未限制其范围，表面上是请求范围太广未为实施例所支持，也可能误解为可实施性的问题，即说明部份是否揭露发明的制造及使用方法与过程详细到足以熟悉该项技术者，是否能了解其内容并可据以实施。其实请求范围太广与可实施性是两件不同的事，立法目的不同，所以规定在不同的条项。请求项是定义请求的发明以及专利权的范围，所以第二十二条第四项规定前项申请专利范围，应具体指明申请专利之标的、技术内容及特点。同条第三项第一项之说明书，除应载明申请专利范围外，并应载明有关先前技术、发明之目的、技术内容、特点及功效，使熟悉该项技术者能了解其内容并可据以实施。此项包括两要件:书面说明(充份揭露)以及可实施性。书面说明的立法目的是在确认申请专利范围所界定的发明是否是发明人在申请日时已拥有之自己发明，所以熟悉该项技术者下说明书的书面说明所述的特征可以辨识认定申请专利范围所主张的发明的确是申请人所有。因此如果申请人在申请专利范围栏界定的发明超出其在说明书所揭露的，就不是发明人的发明，可能是已知技术，可能是发明人未发明的。前者应以欠缺新颖性第二十条相关项款驳回，后者应以第二十二条第三项驳回。
属于本类的有89判1、89判116、 89判640 、89判2040、90判140、90判903、90判954、 90判1079、90判960、90判1682、 90判1793、90判2009、90判2284、90判2416、90判2514、90判2580、91判553、91判716 、91判789、91判1502、91判2421。
这类又可依智能局或行政法院引用第二十二条第三项或第四项或同时引第三项及第四项。另医药相关发明申请人被要求证明疗效以符合产业利用性，以下先说明关于医药发明的判决，再分别论述第二十二条三项与第四项之问题。
1.医药相关发明之产业利用性
属于医药相关发明的判决有89判116、90判903、90判1793、90判2284、90判2580、91判43、91判553、及91判2421。医药发明是个特定用途或功效的发明，也就是其用途或功效就是疗效。申言之，发明人必须指出其特定活性成分有什幺疗效。申请人能证明特定活性成分具有疗效就满足产业利用性之要件。申请专利范围是否大于说明书所揭露的发明，应属熟习该项技术者判断申请专利范围用以界定发明的技术特征通常是组件或限制条件，书面说明是否有相对应的说明或解释，即熟习该项技术者依说明书所揭露的发明特征可否辨识确认申请专利范围。至于熟习该项技术者可否依说明书所揭露的制造与使用发明的方法与过程资料据以制造使用发明，应属第二十二条第三项可实施性之问题。专利法并未规定说明书必须记载实施例，但一般实务都是以叙述实施例以代可实施性与书面说明，一举两得。
91判43判决是关于中草药发明的行政诉讼案，申请人申请求具有止血、消炎、消肿、止痛、止泄、驱风、促进消化、降卫、解热、里表、….多种疗效之生药剂。被驳回后变更为一种治疗产后低血压、腹痛、产后子宫出血、恶露、发炎、胃肠出血、伤风、伤寒、结膜炎、眼睛因受伤引起之白内障、急慢性肝炎、失眠及不眠等多重症将之生药剂。判决书未明文直接记载其请求项界定发明的方法，仅说明本案以三七、肉桂、丁香与白及等药物，依特定比例调配而成立内服用生药剂。显然本案涉及中草药以传统生药配方之发明如何界定的问题应属于第二十二条第四项请求项是否以具体明确方式界定发明，再来就是在说明书如何制备这些生药材的方法应为第二十二条第三项可实施性的问题，以及如何证明其疗效的产业利用性问题。本案申请人在这三方面都有问题，但智能局与行政法院没有将各个问题分别认定事实适用法律，笼统含糊地一起陈述与论结。
90判903乙案请求的是供腹膜透析病人治疗之改良或胺基酸溶液，大胆地说，改良发明之产业利用性基本上依被改良的发明即原发明而定，原发明如有疗效，原则上改良药品就有疗效。本案智能局未就疗效提出质疑，怀疑的是所请求的发明是否有相对应的实施例支持。
其余的判决智能局也不曾挑战其认为属于申请人的发明的疗效，只是认定申请人所请求的发明太广，认定太广的事实与理由是说明书所举的实施例或没有实验数据证明其功效。
2. 只引第二十二条第三项
有些判决同样是申请专利范围无法由实施例所支持，属于技术内容未完全揭露，违反第二十二条第三项，同时亦属未完成之发明不具产业利用性，但判决仅引用第二十二条第三项，如: 89判1、 90判1682、90判2009、90判716及91判2421。
在此以91判2421为例说明。本案的事实争点是本案申请专利范围第十五项之溶剂是否应予界定，原告即申请人本案之特征并非在于所使用之溶剂。就适用于本案方法之「溶剂」而言，其为任何可适用者。熟悉此技艺者均可以毫无困难选择适用于本案之溶剂种类。换言之，先前技艺中已有相当多专利或文献资料显示溶剂之溶解参数和非电解质之溶解度，此项技艺人士可据此选择任何合适之溶剂种类。被告即智能局的坚持是「本局前述通知书第一点理由指出本案实例中用于溶剂合中间相沥青之『溶剂』仅四氢、、二甲苯等，八十六年五月二十三日补充说明书所述作为溶剂的芳族烃混合物之芳香环结构计有、、菲、苯并、芘、 及二芋并吩，而仅修正申请专利范围第１、?、?项之溶剂，对于第?项之溶剂并未指出申复及修正，故所述并无法由实例所支持，应属技术内容未完全揭露，难符专利要件。」。
行政法院是依工研究化学所的鉴定报告认定第十五项之溶济是显而易知，所以依据审查基准解说，申请专利范围指明之技术内容，须使用习知技术者，该习知技术本非取得专利对象，纵未记载指明，于熟习该项技术者而言，仍能了解其内容并据以实施，自不影响发明之可专利性及确定取得发明专利之范围。被告颁布之专利审查基准（一－三－一五页）明示申请专利范围「独立项须记载之构成之必要技术内容、特点事项中，若有部分依申请当时之技术知识以观，系显而易知的技术内容者，该部分可省略不予记载」。
查被告不予审定的真正理由不是第十五项的溶济是否显而易知足使熟习该项技术者而言，仍能了解其内容并据以实施，应该是请求项界定的范围太广，换言之，说明部份所述的实施例无法支持请求项主张的发明。审查人员的理由非常强而有力 ，惜原告与行政法院似未了解其真义。由于判决书未将争议的相关请求项记载在判决书上，无法了解审查人员所持的理由加以判断工研院化学所的鉴定有无问题。
91判2421乙案智能局主张「非可供产业上利用之发明」包含未完成之发明、非可供营业上利用之发明、实际上显然无法实施之发明。而发明技术内容揭示不充分、完整，不但不符专利法第二十二条第三项有关专利申请要件之规定，同时亦属「非可供产业上利用之发明」中之「未完成之发明」。换言之，被告并非将不同要件之规定混为一谈，而是本案同时不符专利「申请要件」及「专利要件」 。
3. 引第二十二条第四项
同样是申请专利范围无法由实施例所支持，但引第二十二条第四项及第二十条第一项的有89判2040 以及其再审判决91判789，另有91判553。
值得一提的是89判640号判决，所述的理由类似，仅只引用第二十二条第四项，没有引用第二十条第一项前段。惟本案行政法院之判决部分似有待商榷，被告驳回申请人分别就申请专利范围的第一请求项、第七请求项及第九请求项论述。第一请求项是因无法与引证案区分，申请专利范围第七项及第九项并未删除与引证案重迭部分及限在实施例所能支持且具改进效果之范围内，依专利法第二十条第二项及第二十二条第四项规定，仍应不予专利。行政法院似只对其中第一项表示意见。审查机关认为该第一项请求显然无法与引证案DE4020780之专利范围区分，应属不具新颖性，必须适用第二十条第一项第一款，但行政法院的意见是「中标局认为申请专利范围第１项显然无法与DE 4020780之专利范围区分，且未载明其构成及实施之必要技术内容特点，与前案比较并无进步之处，且所界定之范围又不能限定在实施例可合理支持具改进功效范围内，与习知技艺无法区分，因此依违反专利法第二十条第二项及二十二条第四项规定驳回，于法并无不合」。另从判决书也看不出行政法院对第七项与第九项被告与原告之争点有何裁判。
89判2040乙案申请人请求「制备脂族α，Ω－胺基之方法」系于高温及超计大气压下、溶剂与触媒存在下，行脂族α，Ω－二之部分氢化作用被告即智能局认为「(本案(原告)虽将申请专利范围中不具新颖之已知有效成分铑排除，但由此推知其它VIIIB 族之铁、钴、镍、钌等乃属一般具化学常识可轻易知悉。依审查基准所述以一般基本知识为核驳理由，并不一定要提出引证说明，更何况熟知此技术者更能加以应用以求得最符合所需)」。前开说法实在不易了解被告的真义，倒是原告在再审之诉的叙述比较易懂，即「本案申请专利范围中虽已排除不具新颖性、以铑为单独活性成份之触媒，然含其余第ⅧＢ族元素（例如铁、钴、镍、钌等）之触媒于本案所请方法中之应用及所达成之功效，对熟悉此项技艺之人士而言，皆属基于前述触媒（即铑为单独活性成份者）所易于推知。」。智能局显然认为「铑」与「铁、钴、镍、钌」等同属元素周期表中之第ⅧＢ族元素，同一族之元素理应有相似之物性及化性，故于一相同方法中当然会表现相似之功效」。就此事实而言，似应属进步性之问题，是选择发明有无进步性之问题，而非请求项太广无实施例支持之问题。所以原告律师找出许多论文，想证明由某一第VIIIB族元素之适用可推知其余第VIIIB族元素亦可适用」第VIIIB族元素之作用并非厉行轻易推知者，第VIIIB族中各元素之属性并非等同，其作用结果亦非可预期者。原告律师对于没有实施例之争执，仍然坚持「关于本案申请专利范围之范围，其确实为本案实例所合理支持」，并提出「理由如下：如申请专利范围第一项所界定，本发明所用触媒以镍、钴、铁、钌与铑为主成分成分（a），且其亦必须含有成分（b）以改良所用触媒。再者，本发明所用触媒方可视情况含有成分（c ），其亦仅用以改良所用触媒。本发明之主成分确为本案实例所充分支持如下：镍为实例3 所支持、钴为实例1、2、4与6 所支持，铁为实例5所支持、且铑为八十六年十月所呈补充之实例所支持。」原告的理论是「本案界定使用之触媒镍、钴、铁、钌之活性成分，系基于实施例所为之合理延伸，并无笼统过广之情事」，但原告对于被告主张的「本案在申请专利范围第一项之主项中，对于主成分之种类皆未明确界定，……，且对于制备方法之反应条件等用以规范甚不明确处之技术特点，亦未依本局再审查核驳理由先行通知书所示予以明确界定，故所请笼统过广之范围实难符专利要件。」在再审之诉未予理会说明。笔者从判决书所述观察，本案的主要争执点应是申请专利范围太广，发明说明的揭露无法支持，也就是申请人无法证明其拥有申请专利范围上所界定的发明，而非熟习该项技术者无法依其所揭露的制造与使用方法制造与使用其发明的问题，所以应属第二十二条第三项之问题。智能局与行政法院适用法条似有误。
91判553号判决被告似以申请专利范围欠缺实施例支持，笔者再三研读判决，觉得似是申请人所举之实施例(二、三、四、十一、十四)对其所主张的功效即加入阳离子交联剂后缓释作用时快时慢，所以无法说服审查人员相信黄原胶与半乳糖甘露聚糖胶混合后是否具缓释作用，所以是产业利用性欠缺之问题。其余九个实施例是否可以证明，或是与引证案相同而欠缺新颖性，或可由引证案推知不具进步性，判决书并未交待，诚属可惜。
89判640号和91判553号判决案情类似，但智能局与行政法院却未以不具产业利用性，直接以不符第二十二条第四项驳回。被告认定 引证案 DE 4020780（WO 92-00108、USP 5409771）所揭示之申请专利范围第１及４项为与本案申请专利范围第１项中之（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）完全相同之成份与比例。原告谓本案特征在于该第１项中（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）成份所形成之聚合物于60g/c㎡ 负荷下对0.9%NaCl溶液的吸收能力为至少 12g/g聚合物，惟不愿将达此功能且异于前案之技术揭露，即其成份（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）所形成的聚合物中成份（ａ）之使用有改进功效且异于前案之盐离子种类及发泡剂等并未于申请专利范围第１项中界定，而就前案与本案之申请专利范围所界定之（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）成份完全相同，其可产制具相同功能性之聚合物乃无庸置疑，两者之专利范围并无法完全区分。所以以原告提出的申请专利范围所界定之发明，是不具新颖性，应依第二十条第一项第一款驳回才对，想不通为何智能局以申请专利范围无法由实施例支持，以不符第二十二条第四项及第二十条第一项前段驳回。
前开判决基本上是属于申请专利范围太广，在发明说明没有相对应的实例支持，而不是产业利用性之问题。
4. 同时引第二十二条第三项及第四项
以申请专利范围无实施例支持而同时引用第二十条第一项第二十二条第三项与第四项的判决计有: 89判116号、90判140、90判903、90判954、90判960、 90判2284、90判2580号及91判716号。
89判116号，原告申请一种「含有活性剂之多晶型海绵」系提供伤害包扎及＼或移植材料之用，包括基质结构、次结构及药理活性剂，基质结构及次结构由生物易于吸收之生物聚合体材料形成，次结构之组成可包含深埋于基质结构之海绵中之生物聚合体膜、薄片、纤维或多晶体，药理活性剂组成可包括防腐剂、抗生素、镇痛剂、一或多种活性剂，可分别加入该基质及＼或该次结构，使经控制或相脱离之活性剂进入伤口」。行政法院强调「被告于八十六年三月十二日之再审查核驳理由先行通知书已指出本案说明书未界定组成物之组成比及其配比，亦欠缺实质特征之情形，原告并未予以修正。又本案所请之多晶型海绵之组成特征为降低习知骨胶原浓度（由0.45％ W\V 降至0.3％ W\V本案骨胶原浓度），另加入甘油（0.02％ W\V），其具有快速释离药理活性化合物之功效，惟申请专利范围第六项所请之制法显然忽略降低习知骨胶原的浓度可达成之效果，及加入甘油可增进的功效，未依实例３之技术特征界定所请之制法，是原处分认本案专利之申请违法专利法第二十二条第三项、第四项之规定，尚非无稽。又本案所请多晶型海绵之骨胶原含量为 0.3％ W\V，习知同晶型海绵骨胶原含量为0.45％ W\V，其中之差异达 50％（（0.45％ －0.3％ ）\0.3％＝50％），非如原告所谓「两者所使用骨胶原之浓度并无显着之差异」，至少多晶型海绵释离药理活性化合物（如双氯苯双胍已烷 50％ ）仅需时５分钟，较习知同晶型海绵需时?至?分钟，其速率快３至４倍，惟本案欠缺适当之比较例（如体外试验及＼或临床试验数据），以具体明确支持所请之实质技术特征（如组分浓度的影响），故不符专利要件。可能原告在发明说明部份揭露其它实施例，但这些实施例审查人员认为没有药理实验证明其疗效，所以没有产业利用性 。所以本质上本案系争问题是产业利用性之问题。
90判2580号乙案行政法院谓;「被告于再审查案核驳理由先行通知书已指明本案申请专利范围第一项所请内容过于含糊笼统，乳液所含之蛋卵磷脂、甘油及大豆油（或 Miglyol 812）应依实例所述明确界定其组分及配比，所请二氢啶化合物仅有Ｂ、Ｃ有实例支持，应重予界定，然原告并未据以修正，被告认本案有违专利法第二十条第一项前段及第二十二条第三项及第四项规定，并非无见。」
90判954号判决，行政法院重复被告之说明「本案申请专利范围第八项至第十项所请标的乃物而非方法，自应具体界定所请物品之结构及组成，惟第八项至第十项仅为概念性之叙述，并未明确界定所请波导结构内外层玻璃之组成分种类及组成比例，且就此三项而言，内外层玻璃之组成正是其技术特征，故该三项所请笼统过广，且无法具体界定所请之技术特征，实已明显，且该三项所请于说明书中并无任何实施例或实测数据可证实其功效。?本案申请专利范围第八项至第十项非但未具体界定内外层玻璃之组成分种类及组成比例，且未界定该内外层玻璃系如申请专利专利范围第一项至第七项所述；所请之波导结构乃由内外层玻璃组成，其功效应从整体组合之表现观之，说明书之表Ⅰ及表Ⅱ各范例乃单一玻璃之成分，非如申请专利范围第八项至第十项所请由内外层玻璃组合而成之波导结构」，被告智能局核驳的理由很多，其中所谓「本案申请专利范围第八项至第十项所请标的乃物而非方法，自应具体界定所请物品之结构及组成，……本案申请专利范围第八项至第十项非但未具体界定内外层玻璃之组成分种类及组成比例，且未界定该内外层玻璃系如申请专利专利范围第一项至第七项所述」，似属第二十二条第四项请求项未具体明确记载。既然不具体明确自无法判断有无可实施性以及产业利用性等问题。
90判903号判决乙案智能局是以本案申请专利范围第一项并未明确界定其透析溶液组成成分之特征，所谓过于含糊笼统，难谓可供产业上利用，因而依专利法第二十条第一项前段、第二十二条第三项及第四项规定不予专利。本案所请之腹膜透析溶剂，实际上系一种组成物，其成分共十七种胺基酸，所请之胺基酸组成系由习知改良而来，其胺基酸之组成具有一特定之范围为一种提供腹膜透析患者适当营养之溶液，并可降低陈新代谢酸中毒的现象，「本案说明书仅有实例?、?揭示胺基酸组成分及其配比具有提供腹膜透析病人营养及降低新陈代谢中毒的功效，天冬胺酸和谷胺酸（酸中和性胺基酸）与所混合之胺基酸以一定之含量范围及＼或配比组成透析液后，才具有减少酸中毒及营养患者之功效，为本案较佳之实施样态，原告未以较佳之实施样态为申请专利范围，亦未依再审查核驳理由先行通知书所述之理由修正，仅以毋需加上所界定五要素外之限定为申复理由。?、申请专利范围第一项虽已列出胺基酸组成及界定在上述五个要件，但并未明确就各个胺基酸之成分列出组成比例，致各种胺基酸组成比例均在本案申请专利范围之列，显然过于含糊笼统，无法明确界定各组成分之比例范围，无法使熟习该项技术者了解其内容并可据以实施，况且酸中和性胺基酸如何达成酸中和作用，说明书欠缺具体明确的揭示，申请专利范围中「酸中和性胺基酸」亦未依实例合理界定胺基酸之组分，自不符组成物请求规范，本案申请专利范围第一项之界定方式，含盖各种胺基酸组成物，但实施例仅有一组组成分，亦难以支持其广泛范围之请求。加上鉴定机构之鉴定意见，即判定被告审查及再审查均不予专利之处分经核于法尚无不合，诉愿决定及再诉愿决定递予维持，并无违误，所以原告起诉意旨本无理由，应予驳回。」本案所请既然是供腹膜透析病人治疗之改良式胺基酸溶液，大胆地说应该是有产业利用性，真正的争议问题可能是请求项所请求之发明不是审查人员认定的发明，审查人员所认定的发明似乎是本案说明书仅有实例才是本案较佳之实施样态，原告未以较佳之实施样态为申请专利范围。
90判2514号判决，申请人请求「于锑钒混合触媒的存在下将硫化氢选择性氧化成硫磺的方法」，智能局坚持申请专利范围第一项所述锑原子对钒原子的莫耳比介于1：20至20：1 为实施例所无法支持者，本质上似非产业利用性之问题。90判2580 也是如此。笔者纳闷的是从再审查到行政诉讼，原告的解释为什幺都无法说服智能局审查人员，因为判决书对请求项以及有争议的表四均未揭露，实无从探讨。
91判716号判决，本案的法律问题是请求项主张的发明是否大于说明部份所揭露的发明 ，与产业利用性完全无关。本案的事实争议如上述是请求项的组件是否应进一步限定，然审查人员在审定书仅以「所述并无法由实例所支持，应属技术内容未完全揭露，难符专利要件」交代。
观察89判116、90判954、90判960、 90判2284与90判2580等判决都有一个共同特征，就是智能局都要得以实例或实验数据证明其功效，90判960若无具体且具代表性之实施例，以实际之实验加以证明，难谓所请之化合物皆可依其所述之一般合成法予以合成。90判2284认申请专利范围必须是说明书及实例之例示所能合理推衍者，且结构式具有代表性之化合物必须经生物试验，证实其药理活性。91判2421判决书的答辩理由似可代表智能局认为不符合第二十二条第三项也是不符合第二十条第一项前段的逻辑。其说辞是「专利制度旨在鼓励、保护、利用发明，以促进产业发展，故藉由赋予专有排他性之专利权，以代偿公开其发明，而使得第三者能够得知该发明之技术内容，并进而利用之，以从事新发明，促进产业发展，因此说明书之揭示若非充分、完整，自无法令熟知此项技艺人士得以据以实施，更遑论利用其发明以从事新发明及促进产业发展。」。其实申请人在申请专利范围所谓请求大于其所揭露的，就不是其发明。此时可能有两种情形:所请求的发明属于已知技术，就应以欠缺新颖性依第二十条第一项相当条款驳回; 另一种情形是不属于已知技术但也不是申请人在申请日或其它优先权日时发明所拥有，即应依第二十二条第三项驳回，因为申请专利范围界定的发明太广，相对的说法就是申请人在说明部份未揭露发明的特征以及制造及使用发明的过程与方法使熟悉该项技术者得据以实施。而不是申请专利范围未具体指明申请专利之标的、技术内容及特点，所以不应依同条第四项驳回。 太广的争议问题不在于有无产业利用性，而是在于申请人有无权利得到专利权。二者是性质不同，立法目的相异的两个要件，两者间没有任何必然的关系。太广的发明可能有产业利用性，熟悉该项技术者也可能依申请人在说明书揭露的制造方法的信息实施该发明，也可能有可信靠的用途，而具有产业利用性。当然，虽然可以制造但如不知其用途，仍然不具产业利用性 。另没有产业利用性的发明，其申请人也无法揭露其制造或使用的方法与过程。参考美国实务，审查人员如以不具产业利用性之事实驳回，在审定书必须同时引第101条及第112条第二项，但如果请求项客观上有有产业利用性，但申请人在说明部份没有充份揭露制造与使用发明的方法及过程的信息，致使熟悉该项技术者不必经进行过度实验无法据以实施者，则应以第112条第二项欠缺可实施性驳回。
出处:知识产权法学
