标题: 商业方法专利的扩展[1]（上） [打印本页] 作者: [db:作者] 时间: 2014-3-24 22:36 标题: 商业方法专利的扩展[1]（上） 原作者：约翰.W.芭格比
冯晓青 胡少波 译导 言美国专利法第101条允许下列在某种程度上具有重叠性而范围（类型）广泛的四种可专利性的发明:方法、机器、制造品（如产品） 、物质合成。在传统意义上,商业方法不具有可专利性。也就是说,从事商业活动的方法（MoDB）没有被看成依据专利法第101条“法定主题”能够直接提出专利主张。因此,人们主张否定商业方法作为可获得潜在有利的专利垄断的直接主题,这样就在专利保护范围上产生了所谓的商业方法例外。然而,这一例外却从来没有被明确地描述过。专利律师界许多人士认为描绘从事商业活动的专利申请权利要求不是“直接地倾向于（法定的可被允许的） 标的”。根据现行法律,因为由缺乏新颖性和（或）非显而易见性而导致的不可专利性,驳回商业方法的权利要求仍然是比较合适的。本文将论证有关商业方法存在另外一些有关制度和公共政策的争论。在正浮出水面的有关商业方法的争论中将审视这些制度和公共政策。这些争论点包括:（1）商业方法专利的范围； （2）商业方法专利指控和侵权诉讼的难度； （3）对商业方法进行有效界定的发展； （4）维持对知识产权进行强有力的保护而产生的革新刺激与社会对公共领域的充分需要之间的有效平衡。在20世纪,这种商业方法专利保护之例外是双重的。首先,商业管理领域内的许多革新很快进入公用领域。其次,这些革新除具有作为商业秘密的条件外,没有作为知识产权而受到有效保护。许多著名的和有价值的商业运作技巧已为商业界所通用,所以它们应该是公共领域中值得考虑的部分。例如,二次记账法、存货及时控制技巧、经济次序量化（ EOQ）方法技巧、折扣现金流动技巧（体现价值） 、复本位制中金银的法定比价分析和自由选择定价法。在此仅仅引述了一些,它们现在应不具有可专利性。任何人都应可以运用公共领域的商业方法。近些年,因为商业方法的不可专利性,大量的新技艺被排除于授予与可专利性有关的相当大的利益,这些新技艺存在于金融服务、运作最优化系统、战略计划和协议方法中。上述内容并不表明具有重大商业价值的智慧财产不能获得专有权。首先,人们公认制造方法（如生物技术） 、制成品（如特定产品）和物质合成（如化学制剂、药品）具有可专利性。其次,被保密的具有经济价值的商业方法根据州法律可以作为商业秘密使用。再次,自从1994年作为分水岭的因喏·阿拉琶特案以来,软件既可以被看做一种产品也可以被看做一种方法控制设施,因而在经济上是有利于商业活动的。最后,长期以来,著作权法和商标法为具有重要商业价值的软件、表达方式、娱乐活动、角色与商业符号提供了具有重要意义的专有权。在20世纪的大部分时间里,有关商业方法专利保护例外被认为有利于商业活动。然而,在1998年联邦巡回上诉法院判决州街道银行诉西格纳契金融集团案以后,这一观点几乎被完全改变。美国最高法院拒绝复审该联邦巡回法院的有关州街道案的判决,在现在看来似乎是确认了商业方法的可专利性。然而,商业方法的可专利性仍然存在争论,而压力集中于国会对州街道案进行修正。如果舆论发展到认为商业方法专利施加了实质性的社会成本或实质性地抑制革新,关于恢复一些形式的商业方法例外的政策争论有可能被强化。考虑一下一些形象好的商业方法专利。在派恩、崴伯和杰克荪·比·曲逖斯诉迈乐尔·兰恩畦案中,主张迈乐尔·兰恩畦的现金管理记账法是法定（可专利）主题,这加速了商业与投资业之间界限的模糊。在线商务领域中的商业方法专利的数量也正在增长。Priceline. com的“反向拍卖”第207号专利明显保护一种由买方启动的网络商务出价技巧。该“双击”第061号专利使对网站一流的广告的反应措施更便利。对Amazon. com的有关电子合同同意的“一次点击”方法已存在相当大的争议。下文有关对商业方法专利保护例外历史发展的回顾,可以提供一些有用的见解。商业方法例外的背景从历史上看,方法专利在获得可专利主题地位的过程中曾遇到困难,方法发明者经常会遇到几个障碍。英国早期的判例一般坚持一项发明要具备可专利的资格需要是可被商业利用的、可被普遍接受的物质具体化的实体。当方法的发明人以一个有关自然规律的伟大科学发现者、以一个新思想的创始人或者以一个数学算法的创造者的身份出现,而不是以一个有关实用事物的更世俗的创造者的形象出现时,其有可能容易遭受责难。方法发明者在方法专利的合法性得到承认以前,需要克服两个主要的概念上的困难。首先,方法经常被看成仅仅是一组没有有形体现的观念、自然规律和（或）算法的集合体。直到18世纪末法院才勉强地承认方法专利,这样有关专利的制定法最终明确了方法的可专利性。其次,其他发明者仍然可以用其他方式使用公共领域的“建筑材料”（如观念、自然规律和算法） ,这曾是难以被接受的。然而,自1980年具有里程碑意义的戴尔盟德诉恰克那巴逖案以来,几乎“太阳底下任何人造的事物”都是可专利的主题。不过,商业方法通常具有利用这些建筑材料的特点,这使得确认商业方法可专利性与过去在确认方法和计算机软件中的专利性问题遇到的困难不相上下。在相关评论者中, 关于商业方法例外的起源存在某种不确定性。早在19世纪晚期美国就主张商业方法不具有可专利性。一个早期的判例似乎无条件主张记账方法和系统是不可专利的。另一个判例宣布对一种方法的权利要求无效,该方法用来组织坏账记录（本质上是一个记账系统） ,然后给该坏账提供保险,也就是签订合同以转移坏账风险,结果该系统的特征是一种不可专利的“通用的交易方法”:通常适合对被记录的事实进行分类的主题,在对其进行准备的过程中没有东西具有特殊性或新颖性, 并且在该案中主题不论具备什么样的特殊性,该特殊性来自于交易本身。没有人会提供一个完整的商业保险记录??而不用记录专利权人所说的包含页码和账簿的交易的同样细节。假定有一系列的交易活动,在对它们进行记录的过程中没有任何可专利的新颖性??仔细审查发现这些早期的案例与许多后来的商业例外判例相似:它们没有使这些权利要求无效据说是因为它们没有指向法定标的。相反,商业方法例外判例一般主张商业方法的权利要求是普遍的以及广为人知的。这意味着当商业方法缺乏新颖性或非显而易见时商业方法的权利要求无效。另一个分析表明利用印刷材料的商业方法由著作权领域的知识产权保护比较好。旅馆安全检查公司诉拉娜廷公司案人们一般认为旅馆安全检查公司诉拉娜廷公司案（下称旅馆安全案）创造了对有关商业方法例外被最普遍理解的概念,在该例外中商业方法不是法定（可专利）主题,也就是说它不是适合专利保护标的的类型。根据这种观念,商业方法应是“本质上具有不可专利性”的。在旅馆安全案中,该专利权利要求涉及到一个系统,该系统用来监视和协调饭店的食物订单与配送和顾客付账的关系以阻止服务员和出纳员的贪污行为。它要求服务员领班把显示有服务员的食物订单和编了号的纸条与从厨房运走的食物和顾客实际的付费进行比较。这些权利要求不属于有关机器、制成品或物质合成的传统种类。尽管在那时,方法正日益成为另一分类“新的和实用的技艺”中的可专利主题,但根据当时有效法律,方法并不是明确可专利的主题。旅馆安全案仍然通过排除没有物质或有形机制的方法限制了商业方法正浮出水面的增长。云袄尔多·戴尔·盖罗发现旅馆安全案通过给可专利的方法强加一种具有创造性的物质转化或执行任务的有形方法的要求,而忽略了“技艺”显而易见的含义。很明显的结果是,旅馆安全案在宣布“建议不具有可专利性”时,抢先对可专利性——商业技巧这一最有效的方面进行了具有决定意义的分析。旅馆安全案被错误地解释为通过无条件排除商业方法作为可专利主题创造了商业方法本身的专利例外。然而,通过更仔细地审视旅馆安全案,可以清楚地发现该饭店的监视系统更有可能是因为缺乏新颖性而没有获得专利,也许甚至是因为具有显而易见性。主审法院指出:“该系统的基本原则和记账法（即把雇主的商品记在取走该商品的代理商的名下）一样陈旧。”进一步说,“如果在申请该专利时,在饭店中还没有任何种类的记账系统,我们将面临一个问题,即根据法律规定,一个新颖而实用的记账和查账系统是否是一个具有可专利性的技艺”。对于当代商业方法专利的泛滥, 新颖性和非显而易见性作为一种起限制作用的原则将最终起关键性作用。不幸的是, 20世纪早期, 关于方法专利合法性的不确定性以及持续拒绝承认无形的精神活动步骤在定义方法中的创造性作用共同加强了对旅馆安全案的持续误解。随后的商业方法例外判例和美国专利与商标局指南明显加强了对旅馆安全案的误解, 以致限制了商业方法成为法定（可专利） 主题。旅馆安全案的结果强化了商业方法例外旅馆安全案以后的判例总是发现商业方法不具有可专利性主要是因为缺乏新颖性、非显而易见性或者是这两个标准的范围都具有模糊性。这样,像旅馆安全案一样,以后的一些案例被错误地解释为因为商业方法专利是非法定（可专利）主题而排斥它。因悦威特案,作为一个有影响的判例和旅馆安全案一道因为它们的非法定（可专利）主题地位而被专利审查指南（MPEP）和专利与商标局指南引用。威特案涉及到一种方法,该方法远程公布商品和证券的一种约定价格、召集买卖双方完成交易并最终公布该已完成的交易。就现代电子证券和商品交易系统而言,该系统似乎是一个先驱者。威特案的判决即使承认在该出价系统中可能存在潜在的有效性,但不承认该系统的新颖性:该方法除了作为一方当事人给予公众以买卖或交易的开价,由此被另一方接受并记录下这笔交易以外似乎不包含其他任何东西??诚然,在所有的交易中,这些是,甚至已经是基本的步骤??甚至承认,但不主张,一些进行商业活动的方法可能呈现出可专利的新颖性,我们认为仅仅在本案中的商业方法缺乏新颖性。看起来很明显的是,在威特案件的最后部分被错误地引用用以支持商业方法是非法定（可专利）主题。另外,该案最后部分似乎支持法官在有关商业方法新颖性或非显而易见性的案件中对现存的商业方法进行司法通知。乐威斯室内影院诉帕克因室内影院案是另一个根据缺乏新颖性或创造性而判决的案件,它被引证以说明商业方法是不可专利式主题这一神话。乐威斯是霍利犀德的专利（第‘537号专利）的受让人,该专利可用于在车内观看的露天电影院的设计。该第‘537 号专利大体上描述了一种方法,该方法被用来对可以在车内观看的露天电影院的停车位分等级并让它们整齐排列,这样车主们就可以为了进行一次娱乐活动而把他们的车排列在一个大的户外电影屏幕前。帕克因电影院经许可用该第‘537号专利开一家可以在车内观看的露天电影院。在开业的第一年以其总收入的百分之一交付了专利使用费。帕克因电影院在1938年中止交付专利使用费,于是乐威斯以未付专利使用费和侵权为由提起诉讼。很明显,作为1938年中的一个新颖的设计,在车内观看的电影院是对同时代的室内电影院的明显改进:“作为获得水平视角的方法,把电影院内的拱行排列的座位加以改变以使其适合于停车场中的汽车没有任何创造性的地方。”尽管乐威斯案明显缺乏创造性,但其最有影响的部分是法官对它的关于有物质性体现要求的意见。该法官的意见被引证来支持商业方法例外,但在商业方法作为专利标的不适应性方面,乐威斯案是不适合的。其他一些商业方法例外的判例详细列举了从事商业活动的方法缺乏物质具体化的体现。这已经被归纳来支持商业方法的明显的甚至其本身不具有可专利性。这样的理由明显假定所有的商业方法都是“非物质性的措施”。不妨思考一下因喏派峒案。在该案中,一个标准化的消防系统被认为是不可专利的法定主题,除非有实施该系统的措施:一个商业交易系统,除了执行该系统的措施以外,没有处于§4886所规定的范围之内,也不是一种抽象的观念或理论,无论其多么重要,也无论是怎样足智多谋地构想出这些观念和理论,除非有把这些观念或理论有效实施的手段,该手段是可专利的主题。然而,仔细审查派峒判例中的行文,可以发现其清楚地阐明了没有必要创设一个分开的商业方法例外,因为其他的可专利标准如新颖性和非显而易见性已经是足够的条件了。关于物质性体现或物质性改造的相似问题在福闾门——沃尔特——银白杨实验中曾延缓了人们对软件可专利性的认识。抵制把数学算法或公式从公共领域移走,明显是为了构成充分的物质体现所要求的“后决行为”,这样最终承认了软件的可专利性。专利与商标局现在主张在整个20世纪商业方法被授予了专利,但直到1998年州街道案判决为止,还没有关于商业方法可专利性的一般性的共同认识。州街道银行诉西格纳契金融集团案商业方法例外尽管被定义为非法定可专利主题,但在1998年作为分水岭的州街道银行诉西格纳契金融集团案中被否定了。在州街道案中, 联邦巡回法院法官洁乐·斯·悦郄的意见很可能将在几个根本的方面影响知识产权实践、经济和电子商务:第一,州街道案可能标志着把数学算法排除在具有可专利性的主题之外的福闾门——沃尔特——银白杨实验的最终让位。第二,州安全案正打开商业方法专利的大门,同时正刺激它们的发展,也正引起相当多的诉讼,并普遍地促使很多实体进入陌生的知识产权领域,这些实体的专利开支将增加,而且必须给知识产权以必要的关注。第三,该影响将使生物技术专利化和软件专利化在过渡期所经历的制度上问题的历史重演。第四,商业方法专利必须有一些有形的或物质化的效果,特别表明商业方法在软件中体现出来,至少是与软件接近的媒介使之具体化。第五,商业方法的可专利性将激发一个针对与知识产权有关的诉讼膨胀和诉讼费用扩张的公共政策争论。可以看出,这些费用对大企业来讲是陌生的负担,对一些粗心大意的小企业来讲是隐蔽的陷阱。在州街道案中,该联邦巡回法院推翻了马萨诸塞州地区法院的判决。该判决允许州街道银行与信托公司适用部分简易判决,并宣布第5、193、056号专利（第‘056专利）因为不是法定可专利主题而无效。西格纳契金融集团拥有被授予的该第‘056号专利,其名称为“毂辐式金融服务结构的数据处理系统”,该专利于1993年3月9日颁发,并由发明人南·沱德·柏斯转让给西格纳契。西格纳契已获得该软件来管理毂辐式交叉的单个的基金参与者。在该“毂辐式”系统中,几家小投资公司,即该“辐”把它们的顾客的资本投入到一种单一的业务,即该“毂”。把这种业务组织成一种合股关系,以利用合伙关系的同一所得税待遇,因而避免了对红利的全部双重征税。该第‘056号专利中的商业方法使得每天对该业务得失的处理更便捷。用这种算法来计算每一天每一位投资者的资产价值、收益、开支、已经（或未）实现的盈亏,从而给每一个投资公司分配它们项目的份额。该软件计算年度合计的收入、开支和投资盈亏的数量。从根本上讲,该信息便于快速分配,并便于每天精确地把这些金融变化送到每一单个投资者的账户中去。当和西格纳契谈判不能达成协议许可州街道使用该“毂辐式”系统时,州街道提起诉讼并宣称该第‘056号专利无效。该第‘056号专利的权利要求用方法和仪器设备两种平行的模式来表达。专利与商标局的审查员允许以（手段加功能）文字对这六个权利要求加以分类整理,从而使它们能够在一种仪器设备中以物质形式体现。但是,审查员驳回了这六个几乎相同的有关方法的权利要求。该地方法院适用了三个观念来主张该第‘056号专利没有可专利性以及不是法定的可专利主题。第一,根据最高法院的三步审查法,即本森——佛罗克——迪尔,此案中没有物质性的转化。第二,根据为数学算法所做的福闾门——沃尔特——银白杨实验,该第‘056号专利的权利要求是抽象的观念。第三,依据当时存在的有关“方法的机器或制造体现”的专利与商标局的审查指南,那将不存在可专利性。在上诉审理中,联邦巡回法院法官专门小组发现第‘056号专利令人满意地描绘了一种机器,但也可以用方法术语对这样的权利要求进行描述,这表明该审查员错误地驳回了这些平行的方法权利要求。该法院主张对专利法第101条所规定的专利法的主题进行限制性理解是不合适的。当权利要求,像该第‘056号专利的权利要求,直接针对一个计划使用该“毂辐式”软件并确实产生了一种“有效的、具体的和有形的结果”,那么该权利要求是针对法定可专利主题,“即使该有用的结果是用数字表达的,如价格、利润、百分比、费用或损失”。该地方法院为排除抽象观念在适用福闾门——沃尔特——银白杨的实验时犯错误,因为该实验“如果有的话,对确定法定可专利主题的存在只有少量的适用性”。只有在这些要求是纯粹的,包括未具体化概念的抽象观念,或者是不具有“有用性”的原理时,该实验的结果（数学算法例外）应该使这些权利要求不具有可专利性。如果该种算法被用一种“有用”的方式适用,那么包括该算法的发明具有可专利性,正如有关第‘056号专利的“毂辐式”系统的操作一样。现在,我们认为把表示一些不连续的现金数量的数据,通过一系列数学算法用机器转换成一种最终的股票价格,这样构成一个有关数学算法或计算的有效申请,因为它产生了“一种实用的、具体的和有形的结果”——一种为记录和报告目的而短暂固定的股票价格。像上述Rich法官预期的那样,用该第‘056号专利中的金融服务技术对股票价格进行暂时性的固定,似乎进一步限制对有形体现或其他物质化体现的要求。州街道案的最重要的裁定可能是它对商业方法例外的彻底排斥。法官Rich承认由于该世纪对商业方法判例的一贯误解,使得州街道的权威性不高。该观念缺陷长期存在的更可能的原因来自于对已被推迟了一个多世纪的公共政策结果的理解。正如地方法院所困扰的一样,“如果西格纳契的发明具有可专利性,任何想要任意模仿‘毂辐式’结构的多重本息复合系统的金融机构在开始这一项目前将被要求获得西格纳契的许可” 。在修订的专利与商标局的审查指南中,可以发现对排斥商业方法例外的支持。法官Rich发现专利与商标局在1996年的做法是正确的,那时该被不适当构造出来的商业方法例外被从专利审查程序指南的最近文本和专利与商标局1996年的与计算机有关的发明的审查指南中删除。该第‘056号专利基本上描述了一个记账系统,用系统来确定金融方面的可变物的价值,该可变物根据投入的交易量按比例分配。该系统按合同要求分配数量,该合同的要求是使混合资产的股份成比例,该资产由中间人持有并最终由中间人的顾客拥有。该第’056号专利作为一个记账系统最终是具有可专利性的主题。在记账系统允许较小单位间规模经济在一个最适宜的组织结构中运作,以取得有利的税收地位并因为需要维持与大企业的竞争力而快速与各成员取得谅解。沃特·比特公司诉伊克塞尔通讯有限公司案紧跟着州街道案,又有一个重要的联邦巡回法院的判例沃特·比特公司诉伊克塞尔通讯有限公司案。在该案中,一个由三个法官组成的专门小组进一步澄清并有效地放松了有关商业方法、软件和数学算法的可专利性标准。沃特·比特对在其指控侵犯其专利（‘184号专利）的诉讼中法院给予伊克塞尔的即时裁决提起上诉。就其基本要点而言,该专利仅仅对数据库的蓬勃发展起了一定的作用,该专利伴随着长途电话使各种各样的市场计划成为可能,例如,像迈西艾的“朋友与家庭”规划的打折,各种各样的记账革新,据以在各种各样的运输者、零售商以及当地服务提供者进行联系的其他费用和价格形式。在伊克塞尔案中,该联邦巡回法院再次列举专利法第101条的例外规定,即“自然规律、自然现象和抽象思想”以后,发现专利法能够适应“法律和技术方面的显著变化??要求??新的和革新的概念,同时仍然坚持其基本原则”。它严格限制司法定义中把可专利的算法排除到抽象的数学算法中。通过引证州街道案,该法院发现包括算法在内的发明具有可专利性,只要遵循阿拉派特案的处理方法该算法能够以“一种有用的方式被应用”和“作为一个整体以一种有用的方式被应用”。无论该发明的形式是机器还是方法,专利法第101条的范围是一致的。“有形转化”的观念有可能被误解。首先,它不是一个不可变的要件,而仅仅是一个数学算法如何可以导致一个有效申请的例子。正如最高法院本身所宣称的那样:“当一个被请求的发明正执行一种功能,而专利法对该功能给予保护（例如,把一种物品处理或转化为一种不同的状态或事物） ,那么该请求满足第101条的要求。”该“例如”中的信号提供了一个事例,而不是一个排他性的要求。在迪尔案和阿拉派特案以后,福闾门——沃尔特——银白杨实验所要求的有形限制的分析,如果有的话,也是少量的。注意到这一点,该法院进一步宣称:所申请的发明涉及输入、计算、输出和储存数据,仅仅该事实不会使它成为非法定（可专利）主题；当然,除非它的运作不产生一种“实用的、具体的和有形的结果”。这样一来,伊克塞尔案似乎解决了对抽象思想的有形体现的难题,该难题已经困扰描述方法、数学算法、商业方法和软件的可专利性请求超过一个世纪。在伊克塞尔案中,联邦巡回法院法官裴拉格通过主张主要的调查不是在于“是否有一个正在起作用的数学算法而是该包含发明的算法作为一个整体是否产生一个有形的和实用的结果”而再次关注很多这样的方法的专利性问题。应当事人的要求,特拉华州地区法院裁定伊克塞尔应负侵权责任,不过因为可预见性和显而易见性而使该第184号专利无效。该领域将可能仍然是概念上和“法理学上的一个困境”。尽管对联邦巡回法院有关知识产权的解释给予极大的尊重,至少有两个较高的权威机构能进行解释性或政策性的决断,该决断将取代州街道案和伊克塞尔案。首先,下面讨论的有关商业方法的竞争政策问题可能引起对专利法第101条的修正。其次,最高法院法官斯戴文斯采取了一个超常的措施以急切地使最高法院认识到在伊克塞尔案中拒绝发给向下级法院调取案卷的令状不是很适当的。这似乎是一个清楚的信号,它表明最高法院至少可以重新考虑州街道案和伊克塞尔案的某些方面。最具有重大意义的主张似乎是对第101条的标的的适当分析,该分析在存在一个“起作用的数学算法时不是根据其物质性,而是根据包含数学算法的发明,作为一个整体是否产生一个有形的和实用的结果”。界定商业方法既然商业方法已在更广范围内被理解为可专利的主题,那么准确地讲什么是商业方法？ 对商业方法进行准确的界定是困难的,但自从旅馆安全案以后,为排除可专利性的模糊性,该界定已呈现出极大的重要性。直到州街道案为止,对商业方法的模糊性界定强化了商业方法不具有可专利性这样一个被广泛接受的观念。在专利实践中创造、使用和不断更新有关可专利主题的分类,这是一个牢固的传统。一个界定良好的专利分类系统对几个重要的目的有用。首先,在解释该发明的几乎所有方面,它都有帮助作用。它对研究、发现和知识产权工作最有效,这些工作由训练有素的以及在与该发明特别有关的技术设备上具有优势的人员进行。为了生效,而由在相关技术不熟练的人所书写、审查或考核的专利更有可能是“坏专利”,这些专利是基于设计差的权利要求以及抽回被忽略的来自于公共领域的在先技术,因而对不值得授予的申请授予了垄断权。为了便于有效和充分地检索,通过对在先权利的整体进行组织,分类和定义直接有助于发明者和专利审查机构确定发明的新颖性。定义也保护了公共领域并保留在先的发现、思想、自然规律和算法,以便于所有的发明者可以把它们用作发明的建筑材料。既然商业方法是可专利的,对商业方法进行定义有助于识别可被保护的资产并使它们融入到金融财务报表中,以至于知识产权资产取代有形资产而被作为一个公司价值的最主要来源。 注释:
本文原载于: JohnW. Bagby,BusinessMethod Proliferation: Convergence of TransactionalAnalytics and Technical Scientics1The BusinessLawyer,Nov. 2000, 56, 1。本中译本通过书面通信解决了著作权问题。
35 U. S. C. §101 （1994） 1第100条（ b）把“方法”定义为一种“过程、工艺或方法,并且包括一种对已知的方法、机器、制成品、物质合成或材料的新的使用”
Rinaldo Del Gallo, III,Are“Method ofDoingBusiness”FinallyOut ofBusiness as a Statutory Rejection？ 38 IDEA 403 （1998）（下称Del Gallo） .
35 U. S. C. §102 （1994） 1新颖性是“一项发明或发现可专利性的基本要求”。“在专利申请者发明或发现以前,其他人不知道和没有使用过一种设备或方法”,该种设备或方法就具有新颖性。BALLENTINE‘S LAW D ICTIONARY 869 （3d. 1969） .
35 U. S. C. §103 （1994） &Supp. IV （1998） 1非显而易见性要求是针对具有与该发明相关的技术领域的普通技术人员而言的。一项显而易见的发明基本上是一个小幅度的发展进步,而一项非显而易见的发明则具有比较大的重要意义。该发明必须满足Graham v. John Deere,383 U. S. 1, 17 - 18 （1996）案所提出的要求: （1）确定在先技术的范围和内容； （2）确信在先技术与所讨论的权利要求的区别； （3）解决相关技术领域中普通技术的水平； （4）评估次要考虑的证据。
35 U. S. C. §101 （1994）.
33 F. 3d 1526 （ Fed. Cir. 19940）.
149 F. 3d 1368 （ Fed. Cir. 1998 ） , cert. denied 525 U. S.1093 （1999）.
知识产权界一般认为联邦巡回上诉法院是具有有关知识产权专业知识的最主要的联邦法院。
国会议员Rich Boucher （Va. ）和Howard Berman （Cal. ）在2000年10月——正好在第106届国会第二次闭会前——提出了《2000年商业方法专利改进法案》（见第5364号国会报告）第5364号国会报告主要是一个被设计用来限制颁发质量不好的商业方法专利的质量控制措施。该法案有两个关键性的规定,即第2条和第3条,它们引起了几个针对商业方法的独特后果。第2条将修改35 U. S. C. §100以界定“商业方法”,参看从注释101到第131相应的内容。第3条将要求专利与商标局决定在一个专利申请中所主张的任一发明是否是商业方法发明。第3条还包含以下几点: （1）专利与商标局必须在专利申请18个月以后公布商业方法专利申请； （ 2）邀请公众以不同的方式参与质量监督；（3）设立一个专门异议程序以复审所颁发的商业方法专利的可专利性； （4）在有关商业方法专利的法定异议中举证责任由清楚的和确信的证明标准转化为占优势的证明标准； （5）有一个新的假设,即对一个现存的商业方法纯粹的计算机执行是显而易见的； （ 6）商业方法申请人必须披露其在申请的准备过程中对在先技术的搜索范围。
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U. S. PatentNo. 5, 960, 411 （《经由通信网络启动购买的方法和系统》, 1999年9月28日颁布） ,参看。
参看IW ILL IAM C. ROB INSON, THE LAW OF PATENTS FOR USEFUL INVENTIONS §160 （1890）（下称ROB INSON） 。
O, Reilly v. Morse, 6 U. S. 62, 199 - 20 （1853） （主张自然规律是不可专利的主题） 。根据这种观点爱因斯坦提出的公式E =Mc2 是不可专利的主题,因为对这样的发现“任何人都可以自由使用??而且任何人都不能对其加以专有”。Funk B ross. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co. ,333 U. S. 127, 130 （1948） .
Rubber - Tip Pencil Co. v. Howard, 87 U. S. 498, 507 （1874） （“一种观念本身不是可专利的,但通过这种观念而产生的新的设计可以在实践中具有有用性”） .
Gottschalk v. Benson, 409 U. S. 63, 71 - 72 （1972） （主张数学算法不是可专利的主题） .
“（该）使橡胶硫化的巧妙的新方法的创始人甚至不被认为是发明者,而是自然规律的发现者。”DelDallo,同前注释2,第404页（引自ROB INSON,同前注释15,第405页,注释8——“技艺的发明者仅仅是自然操作力的发现者,除非他已设计了使该自然操作力得以具体应用的仪器”（原文加了着重号） 。
参看ROB INSON,同前注释15,第232页,注释l, 讨论Boulton 与Watt v. Bull （1795）案, 2 H. B I. 463 （确认为更有效利用水泵中的水流而授予JamesWatt以改进方法专利） 。
如35 U. S. C. §101 （1994） 。
In re Bergy, 596 E2d 952, 965 （1979） （指出不可专利的主题包括“原则、自然规律、精神活动过程、智力概念、观念、自然现象、数学公式、计算方法、基本事实、最初原因、动机、勾股定理和Benson与Tabbot所要求的由计算机所执行的方法权利要求”） 。另可参看下文注释56和讨论数学算法以及为确认软件的可专利性而抛弃该Freeman /Walter/Abele试验的相应内容。
447 U. S. 303 （1980） , 309.
447 U. S. 303 （1980） , 309.
Ex parte Abraham, 1869 Dec. Comm, r Pat. 59 （1869） （“而且,正如官方多年来所主张的一样,授予记账方法以专利与法律精神相悖,而所讨论的记账系统与该记账方法十分相似。”） .
United States Credit Sys. Co. v. American Indem. Co. , 53 f.
818, 819 （C. C. S. D. N. Y. 1893） , aff, d 59 F. 139 （ 2d Cir1893）.
United States Credit Sys. Co. , 59 F, at 143.
Claus D. Melarti, State Street Bank &Trust Co. v. SignatureFinancial Gronp, Inc. : Ought The Mathematical AlgorithmAnd BusinessMethod Excep tions Return To Business As Usual？, 6 J. INTELL. PROP. L. 359, 364 （ 1999） （下称Melarti）.
“需要把一定的创造引导到专利法领域,而把另一些创造（那些显然是用书面形式表达的）引导到著作权法领域。”ROBERT P. MERGES, INTELLECYUAL PROPERTY NTHE NEW TECHNOLOGICAL AGE 155 （1997） .
160 F. 467 （2d Cir. 1908）.
Hotel Security, 160 F. at 469. 因为根据有效专利法包含着这样的要求:“根据法定语言,按照现行专利法的规定它必须是作为一种新的和有用的技艺”。
“根据对该条款的最严格的字面解释,不与执行该系统的手段相连的商务处理系统不是一种技艺。”
Del Gallo,同前注释2,第407～408页。Hotel Security本质上主张方法发明必须指向一种物质手段。同上,第408页。
Hotel Security, 160 F. at 469.
In reWait, 73 F. 2d 982 （C. C. P. A. 1934）.
Hotel Security, 160 F. at 469, 472.
Hotel Security, 160 F. at 469, 472.
Geo. E. Tew,Method of Doing Business, 16 J. PAT. OFF.SOC, Y 607, 607 （Aug. 1934 ）.
参看In re Howard, 394 F. 2d 869, 871 - 72 （1968） （确认“因为该权利要求没有定义一种新颖的方法,上诉委员会的决定使得它没有必要考虑进行商业活动的方法是否本质上是不可专利的这一问题”） 很明显,这被驳回的申请揭示了零售标价的一种先兆:
每一不同种类或类型物品的标签上分开的条码加上能够识别和利用这些条码的仪器,在商店的出口柜台处提供可适用的零售价格??转换器把每一种输入信号的代码与储存在储存器中的代码和价格数据进行比较,并把信息反馈给登记者。
同上,第870页,另参看Munson v. City of New York, 124 U. S. 601, 604 （1888） （主张在一个记账系统中没有可专利的新颖性,该系统用来记录、排列和指明付费,并且清除有关债券的息票,并用于防止欺诈） 。
参看Hocke v. New York Cent. & H. R. R. Co. , 12 F. 467, 469 （2d Cir. 1903） （主张通过使用文件存储和复原方法来解决损失的安全保障手段；因为缺少发明而无效的权利要求,对非显而易见性和新颖性的在先要求,借助于为避免错误而对现实所进行的必要提炼的行业预测而产生的公认的显而易见性） ； Dann v. Johnston, 425 u. s. 219, 229 - 30 （1976） （主张一种把顾客付费分类的银行代码系统因为显而易见而不具有可专利性） 。
参看Ex parteMurray, 9 U. S. P. Q. 2d （BNA） 1819, 1820 （ P. T. O. 1988） （主张一种“仅仅记录开支、把开支分类、把开支记入借方和统计开支的记账方法”缺乏新颖性和非显而易见性） ； In re Chatfield, 545 F. 2d 152, 159 （C. C. P. A. 1976） 。
参看In re Schraeder, 22 F 3d 290, 296 - 97 （ F ed. Cir. 1994） （主张一种报价最优化系统缺乏法定可专利主题） （Newman法官反对） 。
Newman法官指出:实施数学计算的过程不排除可专利性??而且我不赞成所请求权利的发明仅仅是一个数学算法??一种法定方法仅仅因为它必须在技术上有效而受到限制。一个方法不能因为它所适用主题的性质而成为不合法的可专利主题??。
我认为使一个界定差的、多余的和没有必要的“商业方法”例外长期存在,甚至通过在该判例中应用它来扩大这一概念（并加强模糊性）是没有意义的。如果使用第35章更清楚的概念,所有这些“进行商业活动”案件都应审理完了。专利性不会因为所申请的方法是商业方法而不是其他而有所改变,但会因为该方法作为一个整体是否满足专利性的要求而有所改变。
同上,第298页。
73 F. 2d 982 （C. C. P. A. 1934）.
《专利审查程序指南》在其第706 条03款a项中指出:从表面上看起来,在方法或方法的种类中,一种进行商业活动的方法因为其不属于法定种类而被驳回。参看Hotel Security Checking Co. , 160 F. at 469 andWait, 73 F. 2d at 983, 24 U. S. P. Q. （BNA） 88, 89 （1934） , 22 C. C.P. A. 822 （1934） 。
Wait, 73 F. 2d at 982.
同上,“通过该系统预防破坏,也像代理人一样对发生的交易很快地进行记录并准确地保存该记录,以及其他优点”。
同上,第983页。该申请人试图通过把它们应用于一种仪器,但由于不及时而被驳回。
174 F. 2d 547 （1 st Cir. 1949）.
同上,第550页。Hollingsheadde的权利要求揭示了对可以在车内观看的电影院的停车场的现在著名的设计:一种以某种方式在一个户外场所停放汽车的规划,以这种方式,坐在车里面,无论是前排还是后排,都能看见屏幕或舞台,而没有来自停在离屏幕或舞台较近的汽车的遮挡,也没有来自进出场地的汽车的遮挡。
同上。
在专利说明书中, Hollingshead陈述道:把屏幕前的场地表面以一种微小的总体上向屏幕方向下降的坡度筑成小坡度交替的精确停车位和行车位总体上围绕作为该场地中心的屏幕排列着。停车位以一个较小的角度向上倾斜着而行车道可以是水平的,行车位的后部分界线的高度低于与之相连的停车位的前部分界线的高度。汽车位的微幅向上倾斜,以至于汽车向上倾斜一定的角度以达到视角的要求??
同上,第550～551页。
同上,第552页。被描绘成“‘巧妙的’、‘实用的’、‘一个好的商业投资’、‘有关把娱乐给予这些并不经常去电影院的人们的一种全新观念’,并且‘对于电影的展示方法来说是一个有益的帮助’”。
“Hollingshead解决改编性问题花费了很长的时间。”同上,第553页。
“进行电影院商业活动的户外车内看电影系统,除非有使该系统实际有效的手段并将其实施,否则无论多么新颖、实用和在商业上成功都没有可专利性。”同上,第552页（引自In re Patton, 127 F. 2d 324 （C. C. P. A. 1942） and Hotel Sec. Checking Co. v. Lorraine Co. , 160 F. 467（2d Cir. 1908） ） 。
参看Berardini v. Tocci, 190 F. 329, 332 （C. C. S. D. N. Y. 1911） （为国际电报传输设计代码的系统——电报汇款额） ；“该专利真正是建议性的。它只是在某人谈起绘画技艺的含义上或者雕刻所掷的垒球的意义上,是一种技艺。这样的技艺,无论多么巧妙,多么难以做到或令人愉快,都不是可专利的??”同上,第333页。
Patton, 127 F. 2d at 327 - 38.
Patton, 127 F. 2d at 327 - 38.
参看In re Shrader, 22 F. 3d 290, 298 （ Fed. Cic. 1994） （“法理上并不要求为商业方法不可专利的主题创设一个独立的种类”） 。
配套判例的三个部分构成了这个实验: In re Freeman, 573 F. 2d 1237 （C. C. P. A. 1978） ； In reWalter, 618 F. 2d 758 （C. C. P. A. 1980） ；In re Abele, 684 F. 2d 902 （C. C. P. A. 1982） 。
一般性参看Melarti,同前注释28和相关内容（比较商业方法物质体现和软件物质体现的概念性问题） 。
参看Automated Financial orManagementData ProcessingMethod （BusinessMethod） ,美国专利与商标局白皮书（2000年7月） （2000年8月7日访问） ,参看http: / /www. usp to. gov/web /menu /busmethp > （下称专利与商标局商业方法白皮书） 。
149 F. 3d 1368 （ Fed. Cir. 1998） , cert denied525 U. S. 1093 （1999）. 1374, 1377.
149 F. 3d 1368 （ Fed. Cir. 1998） , cert denied525 U. S. 1093 （1999）. 1374, 1377.
149 F. 3d 1368 （ Fed. Cir. 1998） , cert denied525 U. S. 1093 （1999）. 1374, 1377.
927 F. Supp. 502 （D. Nass. 1996）.
同上,“Hub and Spoke”是Signature的财产标志； State Street称之为“多重基金混合物”。同上。第‘056 专利能够从IBM的下列URL知识产权网查看（2000年8月7日访问） : 。
State Steet, 149 F. 3d at 1371.
Gottschalk v. Benson, 409 U. S. 63 （1972） （主张“将一种物品的改造和变形转化为‘一种不同的状态或事物’是一种方法权利要求具有可专利性的思路,该方法中不包括特定的机器”） ； Parker v. Flook, 437 U. S. 584, 595 n. 18 （1978）（指出“一种对已改进的的计算方法的权利要求即使在与一种特定的终端用途相连时,根据§101的规定是不可专利的主题”） ； Diamond v. Diehr, 450 U. S. 175, 192 （ 1981） （主张“物质化”要件,如果权利要求中包含一个数学公式,而这个公式正在履行一项功能的结构或方法中被执行或应用,该项权利要求被承认。
State Street, 927 F. Supp. at 508 - 09.
State Street, 927 F. Supp. At 510 - 11.
In re Freeman, 537 F. 2d 1237 （C. C. P. A. 1978） ； In reWalter, 618 F. 2d 758 （C. C. P. A. 1980） ； In re Abele, 684F. 2d 902 （C. C. P. A. 1982）.
《与计算机有关的发明审查指南》, 61 Fed. Reg. 7478, 7484 （1996） （下称《审查指南》） 。如果被主张权利的方法的“行为”仅仅处理数字、概念、观念或代表它们的任何符号,那么这些行为将不适合于可专利的主题。因而仅仅包括数学运算,即把一组数字转化成另一组数字不构成合适的标的,因而也不能构成法定方法。
同上。
State Street, 927 F. Supp. at 512.
State Street v. Signature Fin. Group, 149 F. 3d 1368,
1371 （ Fed. Cir. 1998） , 1373.
State Street v. Signature Fin. Group, 149 F. 3d 1368,
1371 （ Fed. Cir. 1998） , 1373.
149 F. 3d at 1375 （ citing In re Alappat, 33F. 3d 1526, 1544 （1994））.
149 F. 3d at 1375 （ citing In re Alappat, 33F. 3d 1526, 1544 （1994））.
149 F. 3d at 1375 （ citing In re Alappat, 33F. 3d 1526, 1544 （1994））.
149 F. 3d at 1375 （ citing In re Alappat, 33F. 3d 1526, 1544 （1994））.
同上,第1375页。商业方法例外是“对专利法第101条法定可专利主题进行规定的一个无根据的障碍物,它有错误的倾向,而且多余和过时,所以应该被抛弃”。同上。（引自In re Schrader, 22 F. 3d 290, 298 （ Fed. Cir. 1994） （Newman, J. , dissenting ） ）
State Street v. Signature Fin. Group, 927 F. Supp. 502, 516（D. Mass. 1996）.
U. S. PATENTAND TRADEMARK OFF ICE,MANUAL OFPATENT EXAM ING PROCEDURES § 706. 03 （ a ） （ 7 thed. 1998）.
《审查指南》,同前注释70,第7479页,声称“专利与商标局的工作人员针对进行商业活动的方法的权利要求有困难。不应该把权利要求划归进行商业活动的方法。相反,应像对待其他方法的权利要求一样对待这样的权利要求”。
172 F3d 1352 （ Fed. Cir. 1999） ； cert. Denied 120 S. Ct.368 （1999）.
U. S. PatentNo. 5, 333, 184 （“电话系统来电显示记录”,1994年7月26日颁发）.
AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc. , 1998 U. S.Dist. LEXIS 5346 （D. Del. Mar. 27, 1998）.
更准确地说,该第‘184号专利描述了一种长途电话信息记录,该记录中加入一种原始存储（ PIC）指示器,这是一种附加的数据因素。
该PIC允许对电话用户给予有差别的出价对待,区别对待的依据是在几个潜在的长途电话服务提供者中该电话用户已选择了谁为最初的服务提供者。可将该长途系统结构描述如下:
直接拨号的长途电话的结构——长途通话的成功取决于下列几个前提条件的合作与物质或电子的中介连接: （1） 在电话的接入端该电话用户有一个当地的交换承载器（LEC） ； （2）一个长途交换承载器（或中间交换承载器） （ IXC） ； （3）在电话的终端（接受端） 有另一个当地交换承载器（LEC） 。有线或无线的当地服务的电话用户为了当地的通话有一个当地交换承载器,而且每一个电话用户为了其主要的长途通话服务选择一个中间交换承载器作为其主要交换承载器。像AT&T这样提供当地交换承载器服务的公司拥有自己的城市间连接线路和交换（中间连接）设备。像MCI或Srint这样的公司自己拥有一部分设施但还必须租用其他公司的设施。像因为作为转卖人和转卖的承担者而著名的Excel这样的公司必须购买在批发市场中的所有设备,经常租用其他中间交换承载者的设施。通过数字“1 - 800”或“10 - 10??”可以进入产生感应电流或使用信用卡的中间交换承载者的设施,因为无线当地承载器的公司已经成长,他们越来越多地提供长途电话服务。
电话连接方法——当一个电话用户拨直接拨号的长途电话时,依照三步法的方法执行下列步骤: （ 1）当地交换承载者网络把该电话发送到一个转换器,该当地交换承载者识别该电话用户的主要交换载体,然后自动把该电话接通到该主要承载体的设施上； （ 2）主要交换载体的设施把该电话转送到该电话的接受者的当地交换载体上； （3）该电话接受者的当地交换承载者在当地把该电话传送到接电话人的话筒里面。
电话记录/出价方法——物质的或电脑转换器监视并记录通话数据以产生一个“自动的信息账目”（AMA） ,其基本上是一种电子信息记
录,其中包含几个信息领域（如打电话与接电话的电话机号码、通话时间长度、时间或日期标志,以及在第‘184号专利中的主要中间交换载体
中的数据） 。这些信息记录对账单的精确具有基本作用。为了进行处理把自动信息账目从转换器发送信息收集系统,这些自动信息账目经常
被转换成行业标准（即“交换信息界面”）形式,然后把它们发送到一个比率系统并最终把它们发送到一个叫价系统,把数据储存在该系统直到
对其进行处理以产生“硬拷贝”账单,用人工将该账单寄送给电话用户（也可以用电子邮件发送给电话用户或把它们寄送到一家经办信用证的
公司） 。
Excel, 172 F. 3d at 1355 （ citingDiamond v. Diehr, 450 U. S. 175, 185 （1981） ）.
Excel, 172 F. 3d at 1355 （ citingDiamond v. Diehr, 450 U. S. 175, 185 （1981） ）.
Excel, 172 F. 3d at 1355 （ citingDiamond v. Diehr, 450 U. S. 175, 185 （1981） ）.
Excel, 172 F. 3d at 1355 （ citingDiamond v. Diehr, 450 U. S. 175, 185 （1981） ）.
Excel, 172 F. 3d at 1355 （ citingDiamond v. Diehr, 450 U. S. 175, 185 （1981） ）.
Excel, 172 F3d at 1358 - 59 （ quoting Diehr, 450 u. s. at 192）.
Excel, 172 F3d at 1358 - 59 （ quoting Diehr, 450 u. s. at 192）.
Excel, 172 F3d at 1358 - 59 （ quoting Diehr, 450 u. s. at 192）.
Excel, 172 F3d at 1358 - 59 （ quoting Diehr, 450 u. s. at 192）.
AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc. , 52U. S. P. Q. 2d （BNA） 1865 （D. Del. Oct. 25, 1999 （“该被指控的方法从字面意思上说满足第184号专利的各项限制”） 。
AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc. , 52U. S. P. Q. 2d （BNA） 1865 （D. Del. Oct. 25, 1999 （“该被指控的方法从字面意思上说满足第184号专利的各项限制”） 。
AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc. , 52U. S. P. Q. 2d （BNA） 1865 （D. Del. Oct. 25, 1999 （“该被指控的方法从字面意思上说满足第184号专利的各项限制”） 。
927 F. Supp. At 506。“自从大约三十年前计算机进入市场以来,由以数学为基础的软件驱动的与计算机相关的发明是否值得受联邦专利法提供的市场保护已经使理论学者和实践者伤透脑筋。”（引自John A. Buttis, Towards a Rational Jurisp rudence of Computer - Related Patent2ability in Light of In re Alappat, 79 MINN. L. REV. 1129, 1129 （1995） ）“它正在这个法院必须解决的法理学困境中。”同上。
Excel Communication, Inc. v. AT&T Corp. , 120 S. Ct. 368 （1999） （ Stevens, J. ） 。在拒绝下级法院调取案卷令状请求的过程中,最高法院法官Stevens认为“在该调取令状的请求书中所呈现出的问题的重要性使得反复讲以下事实是合适的,即拒绝批准该请求是适当的。同上。引自Carpenter v. Gomez, 516 U. S. 981 （1995） （ Stevens讨论拒绝颁发调取案卷令） andMaryland v. Baltimore Radio Show, Inc. , 338 U. S. 912, 917 -19 （1950） （ Frankfurter大法官尊重拒绝颁发调取令） 。
Excel, 172 F. 3d at 1361.
一般参看Lester Thurow,Needed: A New System of Intelectual Property Rights, HARV. BUS. REV. , Sep t. - Oct. 1997, at 95, 96. 现行记账实践严格限制知识产权资产的金融记录,除非它可被看做相同的交易对象。
出处:《河南省政法管理干部学院学报》2007年第4期（总第103期）